Para nosotros la Patria es América

Año XXXIV – Número 3020

Lima, 22 de mayo de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 257-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente Interno del Consultante: 304/2008. Referencia: Signos involucrados: SUAVITY (denominativo) y SUAVITEL (denominativo) ........................................................................... 2

PROCESO 548-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 1008/2013. Referencia: Signos involucrados: CUBATA (denominativo) y CUBA LIBRE (mixto) ................... 17

PROCESO 653-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República de Perú. Expediente interno del Consultante: 07735-2013-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Signos involucrados: MERIK (mixto) / MERCK (mixto) y MERCK (denominativo) ........................................................................... 29

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de marzo del 2017

Proceso: 257-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente Interno del Consultante: 304/2008

Referencia: Signos involucrados: SUAVITY (denominativo) y SUAVITEL (denominativo)

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio C.A.C. 090/2015 del 13 de mayo del 2015, recibido por este Tribunal vía courier el 28 de mayo del 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 304/2008; y,

El Auto de 12 de noviembre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: Colgate Palmolive Company

Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) delEstado Plurinacional de Bolivia.

GACETA OFICIAL 22/05/2017 2 de 56

Proceso 257-IP-2015

2. Hechos Relevantes

2.1. El 1 O de noviembre del 2005, Industria de Comercio Santa Thereza Ltda. solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) el registro como marca del signo SUAVITY (denominativo) para identificar productos en la Clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)1

.

2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 28782, Colgate Palmolive Company (en adelante, Colgate) formuló oposición en contra del registro solicitado sobre la base de su marca previamente registrada SUAVITEL (denominativa) para distinguir "suavizador de tela" de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 11 de mayo del 2007, la Dirección de Propiedad Industrial SENAPI mediante Resolución 203/07 resolvió declarar infundada la oposición planteada por Colgate y concedió el registro de la marca SUAVITY (denominativa).

2.4. El 5 de julio del 2007, Colgate presentó recurso de revocatoria.

2.5. El 3 de agosto del 2007, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI emitió la Resolución 051/2007, mediante la cual resolvió el Recurso de Revocatoria formulado, rechazando el recurso planteado y confirmando la Resolución 203/07 de 11 de mayo de 2007.

2.6. El 18 de septiembre del 2007, Colgate interpuso recurso jerárquico.

2.7. El 24 de enero del 2008, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI procedió a emitir la Resolución J-004/2008, mediante la cual resolvió el Recurso Jerárquico formulado, mismo que rechazó el recurso planteado y confirmó la Resolución 203/07 de 11 de mayo de 2007.

2.8. Colgate presentó Demanda Contencioso Administrativa.

2.9. Mediante Resolución 42/2015 de 3 de febrero de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1 Clase 3: "( •. .} Cremas hidratantes para cuerpo y rostro - Cremas humectantes; desodorantes personales -Crema y Rol/ On; Cremas para pies; Cremas para manos; Cremas para cara; Jabones lfquídos de baño; Aceite corporal; Champües para cabello; Acondicionadores capilares; Jabones de baño; Máscaras de tratamiento capilar. Gel capillar. Gel hidra/ante corporal; Suero cap,llar - 'mouses de bálsamo; lociones, tónicos y cremas para el cuidado y tratamiento del cabello� Exfoliador facial y limpiador facial; Espuma para baño; Perfumes y colonias-desodorante o aguas de colonia; Sales de baño: Almohadillas perfumadas�

2 25 de abril de 2006.

2

GACETA OFICIAL 22/05/2017 3 de 56

Proceso 257-IP-2015

3. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa

Colgate en su Demanda Contencioso Administrativa expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. El signo solicitado a registro no cumple con el requisito de distintividad al evidenciarse la existencia de una similitud con su marca registrada, lo que provocaría confusión en el público consumidor.

3.2. Se comprueba fácilmente que el signo solicitado presenta gran semejanza con la marca de Colgate, generando asf con ella una identidad visual, gráfica e ideológica que, en caso de concederse su registro, el consumidor caería en error, seria engañado cuando aprecie las marcas en su conjunto pues tendría la creencia de que se trata del mismo titular.

3.3. Se ha demostrado evidentemente que entre los vocablos SUAVITY y SUAVITEL, tan solo hay diferencia en las terminaciones entre una y otra de las letras UEL" y uTY", aspecto que las autoridades administrativas del SENAPI reconocieron en la Resolución 05172007, esto es, que Industria de Comercio Santa Thereza Ltda. tan solo tuvo que reemplazar dos letras y adjudicarse el reconocimiento que adquirió la marca SUAVITEL con el público consumidor.

3.4. En ninguna de las Resoluciones fueron considerados los criterios doctrinales en lo referente a lo que debe entenderse por confusión. Cada una de las Resoluciones sostiene que el signo SUAVITY (denominativo) cuenta con la distintividad requerida para ser considerada como marca, pese a ser evocaliva de muchos productos.

3.5. El signo SUAVITY (denominativo) no cuenta con la distintividad requerida aunque la autoridad demandada haga la diferenciación de distintividad intrínseca o extrínseca ya que se ha demostrado que ésta no cuenta con los elementos diferenciadores que lo distingan de la marca SUAVITEL.

4. Argumentos de la Contestación a la Demanda ContenciosoAdministrativa

El SENAPI en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1. Conforme a la causal invocada por la demandante, se han realizado las consideraciones tanto técnicas como legales llegándose a determinar que la solicitud de registro de la marca SUAVITY (denominativa),

3

GACETA OFICIAL 22/05/2017 4 de 56

Proceso 257-IP-2015

cumple con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4.2. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

4.3. El lexema "SUAVI" en productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza como cremas, cosméticos, suavizadores de telas, etc., hacen que la marca sea evocativa.

4.4. La marca solicitada si cumple con lo señalado en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y este análisis estaría incompleto si no se amplía el mismo respecto del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 que establece que un signo no puede ser registrado como marca cuando distingue los mismos productos o servicios en el mercado, determinándose que la solicitud efectuada es para el rubro de cosméticos y la registrada SUAVITEL es para suavizante de tela.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal Consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de losArtículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina3 ,

3 "Artfculo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguirproductos o seNicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o seNicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entra otros, los siguientes signos:

a} las palabras o combinación de palabras;

b} las imágenes, figuras, sfmbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c} los sonidos y los atores;

d} las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f} la forma de los productos, sus envases o envolturas;

gJ cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Articulo 135.- No podrán n,gistrarse como marcas los signos que:

a} no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior;

b} carezcan de distintividad;

c} consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas ocaracterísticas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al seNicio al cual se aplican;

4

GACETA OFICIAL 22/05/2017 5 de 56

Proceso 257-IP-2015

eJ consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para desaibir la calidad, ta cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristícas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f} consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto oservicio de que se trate;

gJ consistan exclusivamente o se hUbieran convertido en una designación común o usual del producto oservicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma especifica:

i) puedan engañar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la procedencia geográfica, la

naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servieios de que se trate;

JI reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implrcase un aprovechamiento Injusto de su notoriedad;

k} contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

1) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto alos productos o servieios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas. bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de annas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y da garantla de los Estados y toda fmitaclón desde el punto de vista heráldico, asl como tos escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Palses Miembros;

o} reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un Pafs Miembro oen el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

pJ sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a /as buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los 11/erales b), e}, f}, g} y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pals Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriOrmente solieitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el usode la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b} sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseñe, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

cJ sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias suuso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido unrepresentante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurldicas con o sin fines de lucro, opersonas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma. titulo, hipocorfslico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, sí hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f} consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un temero, salvo que medie el consentimiento de éste;

5

GACETA OFICIAL 22/05/2017 6 de 56

Proceso 257-IP-2015

de los cuales se interpretará únicamente el Artículo 136 restringido a su Literal a) por ser pertinente su análisis para resolver el caso concreto.

No se interpretarán los Artículos 134 y 135 pues no se discuten las características que debe poseer un signo para ser registrado como marca y tampoco se hace referencia a alguna de las prohibiciones absolutas de registro establecidas en la precitada norma.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética,ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo deconfusión y de asociación.

2. Comparación entre signos denominativos.

3. Los signos evocativos.

4. La conexión competitiva entre productos de la Clase 3 de laClasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. SimilitudFonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica oconceptual. Riesgo de confusión y de asociación

1.1. En el proceso interno se discute si los signos denominativos SUAVITY y SUAVITEL son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(. . .)

g) consÍSt811 en el nombre de las comunidades indigenas. afroamericanas o /oca/es. o las denominaciones,las palabras. letras. caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o fa forma de procesarlos. o que constituyan fa expresión de su cultura o práctica, salvo que fa solicitud sea presentadapor la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción. imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial. de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero. cualesquiera que sean los productos oservicios a los que se aplique el signo. cuando su uso fuese susceptible de causar un nesgo de confusión ode asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio delsigno; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

6

GACETA OFICIAL 22/05/2017 7 de 56

Proceso 257-IP-2015

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgode confusión o de asociación;( ... )".

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, unorigen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

1.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:5

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros

4 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP· 2015 y66S-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016.

5 lbidem.

7

GACETA OFICIAL 22/05/2017 8 de 56

Proceso 257-f P-2015

elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signosen conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable uobvio.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de loselementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuentalos trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:6

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir,cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo encuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) yconceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejosucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. Noes procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lohará en momentos diferentes.

e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar deladquirente del producto o servicio, pues un elemento importantepara el examinador es determinar cómo dicho producto o servicioes captado por el público consumidor, el cual puede ser medio oespecializado dependiendo del tipo de producto que secomercializa. El consumidor medio es el común adquiriente de

6 Ibídem.

8

GACETA OFICIAL 22/05/2017 9 de 56

Proceso 257-IP-2015

cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas: en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercaderla7.

1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrla incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos SUAVITY y SUAVITEL, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas8:

2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora

7 Ver lnterprelación Prejudicial recaída en al Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001.

8 A modo de referencia se deberán tener en cuenla varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Juslicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-IP-2015, 200-IP-2013 y 438-IP-2015.

9

GACETA OFICIAL 22/05/2017 10 de 56

e

Proceso 257-IP-2015

en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.1.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.9 Como ejemplo tenemos el lexema "deport" en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 10

•

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

2.1.2.1. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

2.1.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

2.1.2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

2.1.3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

9 RAE: unidad mlnima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o queposeyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterréis.

10 RAE:

"( ... ,

1. m. Gram. Unidad minima aisfable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y-es

2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej.. de, no, yo, el, ar, ·S, -ero.

J. m Gram. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona,primera y número. plural".

10

GACETA OFICIAL 22/05/2017 11 de 56

Proceso 257-JP-2015

2.1.4. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

2.1.5. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado.

2.2. Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos SUAVITY y SUAVITEL.

3. Los signos evocativos

3.1. El SENAPI en su contestación a la demanda manifestó que el "( .. .) inicio "SUAVI" en productos de la clase internacional 3 como cremas, cosméticos, suavizadores de telas, etc. Hacen que la marca sea evocativa, ya que evoca "suavidad" es decir, que el consumidor a través de un proceso deductivo puede llegar a la conclusión que la marca identifica alguna de sus características o finalidades del producto':

3.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativaal signo, también lo toman especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 11

3.3. Cosa distinta ocurre cuando el signo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

3.4. Corresponde entonces establecer si existe algún grado evocativo en el prefijo SUAVI que conforma el signo SUAVITY del signo solicitado y posteriormente registrado; y, si puede tener fuerza distintiva considerando los productos de la clase internacional que pretende distinguir, o si por el contrario no existe proximidad entre "signo-

1t Revisar a modo de referencia la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 410-IP-2015, de fecha 25 de febrero de 2015, marcas FRUTIBOM y FRUTI.

11

GACETA OFICIAL 22/05/2017 12 de 56

r

e

Proceso 257-IP-2015

producto", para llegar a deducir que resulta evidente un elevado grado de cercanía entre el signo y el producto para poder concluir válidamente que resulta débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca autónoma con ciertos rasgos parecidos.

4. La conexión competitiva entre productos de la Clase 3 de laClasificación Internacional de Niza

4.1. En el presente caso, se discute si es que existe o no conexión competitiva entre los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, consistentes en "( ... ) Cremas hidratantes para cuerpo y rostro - Cremas humectantes; desodorantes personales -Crema y Rol/ On; Cremas para pies; Cremas para manos; Cremas para cara; Jabones liquidas de baño; Aceite corporal; Champúes para cabello; Acondicionadores capilares; Jabones de baño; Máscaras de tratamiento capilar; Gel capillar; Gel hidratante corporal; Suero capil/ar - "mouses de bálsamo; lociones, tónicos y cremas para el cuidado ytratamiento del cabello':· Exfoliador facial y limpiador facial; Espumapara baño; Perfumes y colonias-desodorante o aguas de colonia; Salesde baño; Almohadillas perfumadas" distinguidos por el signo solicitadoy posteriormente registrado SUAVITY (denominativo); y, el productoconsistente en "suavizador de tela" distinguido por la marcadenominativa previamente registrada SUAVITEL (denominativa).

4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.12

4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza,

12 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Arlfculo 151.- Para clasílicar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas. los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida par el Arreglo de Níza del 15 de junio de 1957, con sus modif,caciones vigentes.

Las cJases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no detenninarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios iQdieados exD@Samente. •

(Subrayado agregado)

12

GACETA OFICIAL 22/05/2017 13 de 56

f

Proceso 257-IP-2015

asi como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 13

4.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

13

a) El grado de sustitución entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor. es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

b} La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de losproductos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.

13

GACETA OFICIAL 22/05/2017 14 de 56

ó

Proceso 257-IP-2015

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o decomercialización; los medios de publicidad empleados; latecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; ola misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Es más, dos productos completamente disímiles (los chocolates y los neumáticos) pueden tener el mismo canal de comercialización (supermercados) y compartir el mismo medio de publicidad (un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.14

4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podrf a considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el Proceso Interno 304/2008, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

14 Lo mismo puede decirse de los clavos y el veneno para ratas, que si bien ambos se comercializana través de ferreterías, no por ello existe conexión compelillva entre ambos.

14

GACETA OFICIAL 22/05/2017 15 de 56

I

il i1 l /H G

Cecilia Luisa A�interosMAGISTRADA

--

Hem mero Zambrano�AGl/0

Proceso 257-IP-2015

-

Luís Rafael Vergara QuinteroMAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez ApacMAGISTRADO

De a�on el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

\((�i Cecilia Lu sa Ayll�os

PRESIDENTA

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presenteInterpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andinapara su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

15

GACETA OFICIAL 22/05/2017 16 de 56

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 05 de abril de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

548-IP-2015

1 nterpretación Prejudicial

Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia

1008/2013

Signos involucrados: CUBATA (denominativo) y CUBA LIBRE (mixto)

Dr. Hernán Romero Zambrano

El Oficio 098/2015, de 6 de octubre de 2015, recibido vía courier el 16 de octubre de 2015, mediante el cual, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1008/2013; y,

El Auto de 19 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: CUBA LIBRE PRODUCTS INC.

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL(SENAPI) - ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

GACETA OFICIAL 22/05/2017 17 de 56

2. Hechos Relevantes

Proceso 548-IP-2015

2.1. El 9 de marzo de 2011, BODEGAS MARIANI S.R.L. solicitó el registro como marca del signo CUBATA (denominativo)1 para distinguir productos de la Clase 332 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)

2.2. El 26 de septiembre de 2011, la solicitud de registro del signo fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia 298, bajo número de publicación 145955.

2.3. El 8 de noviembre de 2011, CUBA LIBRE PRODUCTS INC., presentó oposición a dicha solicitud argumentando que es titular de la marca CUBA LIBRE (mixta)3 la cual protege productos de la Clase 334 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. El 5 de abril de 2012, la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el SENAPI) mediante Resolución Administrativa 106/2012 declaró improbada la oposición planteada por la firma CUBA LIBRE PRODUCTS INC., en consecuencia, otorgó el registro como marca el signo "CUBATA" (denominativo) a favor de BODEGAS MARIANI S.R.L.

2.5. El 24 de mayo de 2012, CUBA LIBRE PRODUCTS JNC., interpuso Recurso de Revocatoria contra la referida Resolución Administrativa 106/2012.

2.6. El 25 de junio de 2012, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución DPI/OP/REV-259/2012 resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la firma CUBA LIBRE PRODUCTS INC., en contra de la Resolución Administrativa 106/2012.

2.7. El 13 de julio de 2012, CUBA LIBRE PRODUCTS INC. interpuso Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-259/2012.

3

Expediente Administrativo 145955.

Clase 33: bebidas alcohólicas (con excepción de ce,vezas).

Registro: 84846-C.

Clase 33: bebidas alcohólicas, especialmente ron y preparados de ron.

2

GACETA OFICIAL 22/05/2017 18 de 56

Proceso 548-IP-2015

2.8. El 19 de diciembre de 2012, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución Administrativa DGE/DEN/J-362/2012 rechazó el Recurso Jerárquico interpuesto por CUBA LIBRE PRODUCTS INC. y confirmó de forma total la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-259/2012.

2.9. El 8 de noviembre de 2013, la firma CUBA LIBRE PRODUCTS INC. formuló demanda Contencioso Administrativa contra la Resolución DGE/OEN/J-362/2012 emitida por la Directora General Ejecutiva del SENAPI.

2.1 O. El 3 de julio de 2014, la Directora General Ejecutiva y representante del SENAPI contestó la demanda Contencioso Administrativa.

2.11. Mediante resolución de 23 de septiembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la demanda Contencioso Administrativa

CUBA LIBRE PRODUCTS INC., en su escrito de demanda expresó, enlo principal, los siguientes argumentos:

3.1. "( .. .) /as resoluciones son lesivas a /os derechos e intereses de mis mandantes porque, como resultado de un cotejo marcaría incoherente e incompatible con las normas aplicables, autorizan el registro de la marca CUBATA, Clase 33, Pub. 145955. similar y por lo tanto confundible con la marca CUBA LIBRE de mis mandantes".

3.2. "( ... ) la concesión del registro de la marca CUBA TA, Clase Internacional 33 está prohibida por la Decisión 486 por su similitud a la marca CUBA LIBRE Clase Internacional 33 registrada a nombre de mis mandantes".

3.3.

3.4.

"( ... ) Además de la evidente similitud entre ambos signos, la marca solicitada CUBATA está dirigida a distinguir Vinos espirituosos y licores, mientras que la marca de mis mandantes distingue: "BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ESPECIALMENTE RON Y PREPARADOS DE RON': ( ... ) por lo cual que los productos de ambas marcas, además de estar previstos en la misma Clase Internacional, tienen directa conexión competitiva y son susceptibles de ser confundidos o asociados por el consumidor':

"( ... ) Al conformar una marca, su creador se puede valer de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individua/mente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna·:

3

GACETA OFICIAL 22/05/2017 19 de 56

ó

Proceso 548-IP-2015

3.5. "( ... ) Ciertamente, "CUBA" no es una palabra que en Bolivia se use de manera generalizada para distinguir de forma genérica productos de la Clase 33 por lo tanto no puede ser considerada como signo de uso común, por el contrario, el término evoca el reconocido producto "CUBA LIBRE" que fundó la oposición contra la solicitud CUBA TA".

3.6. "( ... ) si se excluye "CUBA" de "CUBATA': queda la silaba "TA': ( ... ) Ciertamente, la silaba "TA" no es suficientemente distintiva para distinguir el producto que pretende comercializar BODEGAS MARIANI S.R.L., por tanto, aun si se presume que CUBA es un signo de uso común, se infringe la jurisprudencia del Tribunal Andino en el sentido de que el resultado de la exclusión debe ser de por sí solo suficientemente distintivo•:

4. Argumentos de la contestación a la demanda ContenciosoAdministrativa

El SENAPI, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1. "( ... ) al comparar /os productos de los signos confrontados "CUBA LIBRE" (denominativa y diseño) y "CUBATA" (denominativo), se evidencia la pertenencia de ambos a la Clase lnt. 33: bebidas alcohólicas, concurriendo por ello las circunstancias establecidas para la conexión competitiva, sin embargo, evidenciado la disimilitud de la parte denominativa de los signos, su conexión competitiva no resulta suficiente la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el Art. 136 inciso a) de la Decisión 486 de la CAN':

4.2. "( .. .) como consecuencia de la distintívidad nominativa del signo solicitado frente a la marca registrada a nombre del opositor, la marca solicitada a registro "CUBA TA" (denominativo) Clase lnt. 33, puede coexistir en el mercado con la marca "CUBA LIBRE" (mixta) Clase lnt 33, y otras marcas registradas que tengan el termino CUBA en la composición de sus marcas, no hallándose inmersa dentro la causal de irregistrabilidad relativa establecida en el Art. 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina·:

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de losArtículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del Artículo 135 Literal b) pues no está endiscusión la falta de distintividad de un signo.

4

GACETA OFICIAL 22/05/2017 20 de 56

Proceso 548-IP-2015

Únicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a)5 por cuanto en la controversia se discute el riesgo de confusión y/o asociación entre dos signos.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica,fonética, figurativa o gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa,indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos con partedenominativa compuesta.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, fonética, figurativa o gráfica e ideológica. Riesgo deconfusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar elcotejo de signos

1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca CUBA TA (denominativa), solicitada por BODEGAS MARIANI S.R.L. y la marca CUBA LIBRE (mixta), registrada a favor de CUBA LIBRE PRODUCTS INC., a quien se le rechazó la oposición planteada.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;

( ... )"

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva

Articulo 136 .• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. para los mismos productos o servicios, o para productos o servieios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

5

GACETA OFICIAL 22/05/2017 21 de 56

Proceso 548-IP-2015

extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.6

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.4. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

1.5. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

1.6. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:7

6

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidenciaen las rafees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados.

b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signosen conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones

Procesos 691 ·/P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP·2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016.

lbfdem.

6

GACETA OFICIAL 22/05/2017 22 de 56

Proceso 548-IP-2015

comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan.

1.7. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa} y conceptual oideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar deladquirente del producto o servicio, pues un elemento importantepara el examinador es determinar cómo dicho producto o servicioes captado por el público consumidor, el cual puede ser medio oespecializado dependiendo del tipo de producto que secomercializa. El consumidor medio es el común adquiriente decualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume unconocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no sedetiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio,el consumidor especializado es el adquiriente de productosselectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos porprofesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidadomucho mayor al bien que piensa adquirir.

lbfdem.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención.

7

GACETA OFICIAL 22/05/2017 23 de 56

Proceso 548-IP-2015

Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería9•

1.8. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos con partedenominativa compuesta

2.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, la marca CUBATA (denominativa), solicitada por BODEGAS MARIANI S.R.L., y la marca CUBA LIBRE (mixta), registrada a favor de CUBA LIBRE PRODUCTS INC., sobre la base de la cual se denegó, de oficio, el registro solicitado.

2.2. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión entre un signo denominativo y uno mixto, es necesario que el Tribunal consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.

2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras

Q -.,,. 9-IP-211111 dol Z7 de ...... 2001.

8

GACETA OFICIAL 22/05/2017 24 de 56

Proceso 548-IP-2015

características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso1º.

2.4. En consecuencia, al realizar la comparac1on entre marcas denominativas y mixtas, el Tribunal consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

'º

"

12

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistirpacíficamente en el ámbito comercia111, salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en elriesgo de confusión12 .

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas parael cotejo de signos denominativos: 13

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseenuna función diferenciadora en el conjunto, debido a que estoayudaría a entender cómo el signo es percibido en elmercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydifícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

Procesos SS.IP-2013, p. 12; 178-IP-2015.

Proceso 129-IP-2015.

En lo que concierne al cotejo entre marcas midas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c}, la siguiente precisión: ·salvo que puedan suseitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incumr en el riesgo de confusión� Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indieaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrfa lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir paclficamente en el ámbito comercial� Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de tos supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.

Proceso BB·IP-2015.

9

GACETA OFICIAL 22/05/2017 25 de 56

Proceso 548-IP-2015

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.

(v) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten unmismo lexema. Una palabra puede estar constituida porlexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elementoque no cambia dentro de la palabra cuando se hace una listaléxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyosignificado se encuentra en el diccionario.14 Como ejemplotenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport­istas, deport-ólogo, depon-e, deporl-ivo, deporl-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresarun significado y que unido a un lexema modifica sudefinición 15

.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica,se debe tener en cuenta lo siguiente:

Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.

2.5. En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 16

14

15

'º

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.

RAE: unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej .. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis.

RAE:

1. m. Gram. Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es

2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el. ar, ,s, ,ero.

3. m Gram. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.

Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

10

GACETA OFICIAL 22/05/2017 26 de 56

Proceso 548-IP-2015

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podria tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidadcon los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor seala proximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, lapalabra débil no tendria relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.

2.6. Se debe verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos CUBATA (denominativo) y CUBA LIBRE (mixto). Para su análisis, el Tribunal consultante debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 1008/2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO

11

GACETA OFICIAL 22/05/2017 27 de 56

Herná . amero Zambrano

�

Proceso 548-IP-2015

Hugo Rami Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

it!� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

PRESIDENTA

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

12

GACETA OFICIAL 22/05/2017 28 de 56

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de marzo de 2017

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

653-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Quinta Sala Especializada en Jo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República de Perú.

07735-2013-0-1801-JR-CA-25

Signos involucrados: MERIK (mixto) / MERCK (mixto) y MERCK (denominativo)

Dr. Hernán Romero Zambrano

El Oficio 7735-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ, de 2 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República de Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07735-2013-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: MERCKKGaA

1

GACETA OFICIAL 22/05/2017 29 de 56

e g

Demandado:

Proceso 653-IP-2015

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero interesado: MERIK S.A. DE CV.

2. Hechos relevantes

2.1. El 4 de febrero de 2010, MERIK S.A. de C.V. (en adelante, MERIK S.A.) solicitó el registro como marca del signo MERIK (mixto)1 para distinguir productos de la Clase 92 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano"; el 20 de abril de 2010, MERCK KGaA (en adelante, MERCK) presentó oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas en Perú:

2.2.1. Denominativa MERCK (certificados 63652, 63708, 15644 y 67077), que protegen productos de las Clases 33, 44 , 55 y 96 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expediente 411949-2010/DSD.

Clase 9: Equipos y dispositivos manuales y electrónicos a control remoto para el control de accesos, y para puertas de garajes residencia/es e industriales automáticas eléctricas.

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otréls sustancias pélía lavar la ropa: preparaciones para limpiar. pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería. aceites esenc,ales. cosmélteos. lociones capilares; dentlfricos.

Clase 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; compos,ciones para absorber, rocrar y asentar el polvo, combustibles (rnclurda la gasolina para motores) y matenales de alumbrado, velas y mechas de

iluminación.

Clase S: Productos farmacéuticos. preparaciones para uso médico y vetennano; productos higiénicos y sarntanos para uso medico; alimentos y sustancias d1etel1cas para uso médico o vetennano alimentos para bebes: complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, matenal para apósitos: material para empastes e improntas dentales desinfectantes, productos para elrminar ammales da1li11os: fungicidas, herbicidas.

Clasa 9: Aparatos e instrumentos cientlficos, náuticos, geodésicos. fotográficos. cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición. de se,ialización, de control (inspeccionl. de salvamento y de enseñanza; aparatos e mstromenlos de conduccion. distribución. transfonnación, ac11mulación. regulación o control de la

electnc1dad: aparatos de grabacrón, transmisró11 o reproducc,011 de sonrdo o imagenes, soportes de registro

2

GACETA OFICIAL 22/05/2017 30 de 56

'º

"

12

1l

,.

15

'ª

11

Proceso 653-IP-2015

2.2.2. Mixta MERCK (certificados 77784, 77626, 77627, 77785, 77628, 77629, 77906, 77630, 77631, 28265 y 28353), que protegen productos de las Clases 1 7

, 2ª, 39, 510, 9,11 1012, 1513, 2914, 301s yservicios de las Clases 3516 y 4217 respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza.

MERCK

magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y Olros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago: cajas registradoras. máquinas de calcular, eqwpos de procesamiento de datos, ordenadores: software: e)(tintores.

Clna 1: Productos químicos para la industria. la ciencia y la fotografla. asi como para la agricultura. la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en broto, materias plásticas en broto. abonos para el suelo; composiciones extintoras: preparaciones para templar y soldar metales; productos qulmicos para conse,var aflmentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos} para ta industria.

Clase 2: Pinturas. bamíces, lacas: productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; roordientes; resinas naturales en broto: metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración. la imprenta y trabajos artisticos.

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para llmpiar, pulir, desengrasar y raspa,; jabones; productos de peñumeria. aceites esenciales, cosméticos. locrones capilares; dentífricos.

Clase 5: Productos farmacéuticos. preparaciones para uso medico y vetennario; productos higiénicos y sanitarios para uso medico. alimentos y sustancias d1eteticas para uso médico o veterinario. alimentos para bebes: complementos alimenticros para personas o animales; emplastos, mater,al para apósitos: material para empastes e improntas dentares; desmfectantes: productos para eliminar animales dat1ínos: fung,c1das. herbicidas.

Clase 9: Aparatos e rnstrumentos c1ent1ficos, náuticos, geodésicos, fotograficos. cinematográficos. ópticos, de pesaje, de medición. de se1ialiwción, de control (inspeccionl, de salvamento y de enseñan,:a; apararas e instrumentos de conducción, distribución. transfonnación, acumulación. regulación o control de la electricidad: aparatos de grabación, transmisión o reproduccion de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos. discos acusticos: discos compactos. DVD y otros soportes de grabación digitales: mecanismos para aparatos de previo pago; ca1as registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; softivare; extintores.

Clase 10: Aparatos e instromentos qwrúrg1cos, médicos. odontológicos y veterinarios: miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; matenal de sutura.

Clase 16: Papel y car1ón; prodtictos de imprenta; matenal de encuadernación; fotograflas· artículos de papelería; adhesivos (pegamentos} de papelería o para uso doméstico: material para artrstas; pinceles: máquinas de escribir y artlcutos de oficina /e)(cepto muebles), material de mstrucción o material didáctico (e)(cepto aparatos/; materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta: clichés de imprenta.

Clase 29: Came. pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de cama: frutas y verduras. hortalizas y legumbres en conserva. congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras. compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz: tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelerla y confitería: helados; awcar, miel, jarabe de melaza; levadura. polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, llíelo.

Clase 35: Pt1bflcidad; geslión de negocios comen;1afes; adm1mstrac,on comercial; trabajos de oficina.

Clase 42: Se,v1c1os c1ent1ficos y tecnológicos, as/ como se,v1c,os de mvestigacrón y diseño en estos ámbitos; serv1cros de análisis e invesligac1ones rndustriales. d1se1io y desarrollo de equ,pos rnformátrcos y de software.

3

GACETA OFICIAL 22/05/2017 31 de 56

"

IP

2•

2Z

23

21

z,

21

za

Proceso 653-IP-2015

2.2.3. Mixta MERCK (certificado 77632, 77633, 77634, 77786, 77635, 77636, 77637, 77638, 77639, 2866 y 28395), que protegen productos de las Clases 11a, 219, 320,521, 9,22 1023, 1624, 292s, 302sy seivicios de las Clases 3527 y 422a respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza.

1

11

',MERCK 11

2.2.4. Mixta MERCK (certificados 109582, 109584, 109585 y 109586),

Clase 1: Productos qufmicos para la ,ndustrra, la c,enc,a y la fotografía. as, como para la agricultura, la hort1ct1//11ra y la s1lv1cultura, resmas artifrciales en broto. materias plasticas en bruto: abonos para el suelo; composiciones extintoras: preparaciones para templar y soldar metales; productos qufmicos para conservar alimentos; materias cut1ientes; adhesivos (pegamentos¡ para la industna.

Clase 2: Pinturas, barnices. lacas: productos contra ta herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bn1to: metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración. la imprenta y trabajos artlsticos.

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir. desengrasar y raspar; jabones; productos de perfllmeria. aceites esenciales. cosméticos. lociones capilares; dentífricos.

Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso medico y veterrnano; productos lligrémcos y sanitarios para uso medico: alimentos y sustancias dietetícas para uso médico o veterrnano, alimentos para bebes: complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, matenal para apósitos: material para empastes e improntas dentales: desinfectantes: productos para eliminar animales dañinos· fung,cídas. herbicidas.

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotograficos. cinematograficos. ópticos. de pesaje, de medición. de se,lalización, de control (inspeccion). de salvamento y de enseilanza, aparatos e instromentos de conducción, distn'bución. transfonnación, acumutacrón. regulación o control de la electricidad: aparatos de grabación, transmisión o repro<1uccio11 de sonido o imagenes: sol)O(tes de registro magnéticos. discos acústicos: discos compactos. DVD y Olros soportes de grabacion digitales: mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras. maquinas de calcular, eq11ipos de procesamiento de datos. ordenadores; softivare: extintores.

Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicas, médicos. odontológicos y veterinarios: miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutu,a.

Clase 16: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotograflas: at1iculos de papelería: adhesivos (pegamentos} de papelerla o para uso doméstico: material para artistas: pinceles: máquinas de escribir y artlculos de oficina (e,ccepto mueblesl; material de mstrucción o material didáctico (excepto aparatos}: materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta: clichés de imprenta.

Clase 29: Came, pescado, came de ave y carne de caza: extractos de carne: frotas y verduras. hortalizas y legumbres en conserva. congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos. leche y productos lácteos: aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz: tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de paste/erla y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura. polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre. salsas (condimentos}; especias; hielo.

Clase 35: Publicidad: gestión de negocios co,rrerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 42: Servicios ciemificos y tecnológicos. así como servicios de invest1gac1ón y drseño en estos ámbitos; serv,c,os de aná/1s1s e investigaciones industriales· diseño y desarrollo de equipos mformáticos y de software.

4

GACETA OFICIAL 22/05/2017 32 de 56

2.3.

2.4.

31

31

"

6

Proceso 653-IP-2015

que protegen productos de ras Clases 129, 330, 531 y 9,32 respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2.5. Mixta MERCK (certificado 12631), que protege productos de la Clase 133 de la Clasificación Internacional de Niza.

-

2.2.6. También sostuvo que es tnu1ar ae marcas en distintas clases que incluyen la palabra MERCK, registradas en Bolivia, Colombia y Ecuador.

El 25 de abril de 2012, mediante la Resolución 1425-2012/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición presentada por MERCK y concedió el registro como marca del signo MERIK (mixta) a favor de MERIK S.A.

El 22 de mayo de 2012, MERCK interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 1425-2012/CSD-INDECOPI; el cual fue resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante

Clase 1: Productos químicos para la industria. la ciencia y fa fotografla, así como para la agn·cultura, la hortícul/ura y la silvicultura: resinas artificiales en bruto. materias plásticas en bruto: abonos para et suelo; COITlp{)síciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales: productos químicos para conservar alimentos: materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir. desengrasar y raspar; jabones: productos de perfumería. aceites esenciales, cosméticos. lociones capilares: denl/fricos.

Clase 5: Productos famJBcéuticos. preparaciones para uso médico y veterinario: prodvclos higiénicos y sanitarios para uso médico: alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario. alimentos para bebés: complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos: material para empastes e improntas dentales: desinfectantes; productos para eliminar anímales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 9: Aparatos e instrumentos cíentfficos, náuticos, geodésicos, folograficos, cinematográficos, ópticos. de pesaje. de medición, de señalización, de control (111specc1ón), de salvamento y de enseñanza: aparatos emstrumell/os de conducc1on. distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad: aparatos de grabación, transmisrón o reproclucc,on de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos. discos acust,cos, discos compactos. DVD y otros soportes de gr.ibacíon digit a/es: mecanismos

para aparatos de previo pago; ca¡as registradoras, maquinas de calcular, eqwpos de procesamiento de datos, orctenadores; soflware; extmtores.

Clase 1: Productos qufmicos para la industria. la ciencia y la fotografra, asf como para la agricultura. la

horticultura y la sílv1cu//ura: resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto: abonos para el suelo: composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos. maten·as curtientes: adhesivos (pegamentos) para la industria.

5

GACETA OFICIAL 22/05/2017 33 de 56

\

Proceso 653-IP-2015

Resolución 2246-2013/TPI-INDECOPI de 1 de julio de 2013, confirmando la decisión inicial de conceder el registro como marca del signo MERIK (mixta) a favor de MERIK S.A.

2.5. MERCK interpuso Demanda Contenciosa Administrativa el 24 de septiembre de 2013 contra la Resolución 2246-2013/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 1425-2012/CSD-INDECOPI la misma que otorgó el registro como marca del signo MERIK (mixta) a favor de MERIK S.A.

2.6. El 29 de octubre de 2013, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por MERCK.

2.7. El 30 de octubre de 2013, MERIK S.A. presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por MERCK.

2.8. El 6 de julio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece declaró infundada la demanda.

2.9. El 21 de julio de 2015, MERCK presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia.

2.1 O. Mediante auto de 4 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa

MERCK, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. "La principal protección que se concede a una marca notoria está en relación al riego de confusión entre ella y cualquier otra marca y que el análisis de confusión debe ser más estricto que el que se realiza entre marcas simples. Ello equivale a decir, que cualquier similitud superficial o imperceptible que no sería considerada causal de confusión entresignos simples, será considerada causal de confusión cuando una de /asmarcas objeto de la comparación es notoria·:

3.2. "Los signos comparten la vocal E ubicada en la misma posición secuencial, vocal fuerte, relevante fonéticamente. Esta característica es indicio de que las denominaciones son semejantes a nivel fonético

6

GACETA OFICIAL 22/05/2017 34 de 56

t

Proceso 653-IP-2015

porque tratándose de expresiones cortas las vocales fuertes fijan su sonoridad global, que es la que se graba en la mente del consumidor. Además, comparten, igualmente las consonantes M y R en idéntica posición secuencial a Jo que hay que agregar que la tercera consonante C en la marca registrada y K en el signo solicitado, tienen la misma notoriedad, circunstancia que incrementa la semejanza".

3.3. "Se debe resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que bastará tan sólo la existencia de riesgo de confusión en un solo aspecto, ya sea desde el punto de vista gráfico, conceptual o fonético para que el signo solicitado deba ser negado':

3.4. "MERCK KGaA es titular de la familia de marcas constituidas por el término MERCK".

4. Argumentos de la contestación a la Demanda ContenciosaAdministrativa

El INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1. "Es de notar que el demandante solicitó que se reconozca a su marca MERCK como marca notoria, solicitud que fue rechazada atendiendo aque las pruebas aportadas al procedimiento no acreditan el carácter extraordinario de su marca".

4.2. "Habiéndose reconocido la existencia de una familia de marcas en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza en torno a la denominación MERCK, ello no determina que necesariamente deba negarse el registro del signo solicitado; antes bien, se deberá hacer un análisis comparativo entre los mismos, teniendo en cuenta, principalmente, el aspecto global de conjunto que es susceptible de suscitar cada signo en la mente de los consumidores".

4.3. "El hecho de que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados, como en el presente caso, no determina per se la imposibilidad de su coexistencia, puesto que debe analizarse principalmente si ambos signos presentan características gráficas, fonéticas y/o conceptuales que, en su conjunto, permitan diferenciarlos y de esta forma, eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores".

4.4. "Si bien ambos signos comparten 4 de sus 5 letras, el signo al incluir la vocal I en lugar de la consonante C, presente en la marca registrada, genera que dicho signo esté compuesto por dos sílabas; ME y RIK, mientras que la marca registrada, compuesta por una sílaba, genera un

7

GACETA OFICIAL 22/05/2017 35 de 56

Proceso 653-IP-2015

sonido de un solo golpe de voz, que puede entenderse como MERK o MERC, generándose un impacto sonoro de conjunto diferente".

5. Argumentos de la contestación a la Demanda ContenciosaAdministrativa del Tercero Interesado

MERIK S.A., en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:

5.1. "La marca MERIK (mixta) comenzó a ser publicada en el Perú desde el año 2005, tanto en conferencias, revistas especializadas, folletos informativos, volantes, avisos en páginas amarillas y periódicos, con lo cual se ha logrado conocimiento del signo MERIK entre el público consumidor".

5.2. "MERCK tiene sus productos en países como Bulgaria y Japón dentro de su canal comercial, países que no forman parte de la Comunidad Andina de Naciones y que no demuestran de manera fehaciente un conocimiento extenso de la marca MERCK por parte del público consumidor del Perú o en algún otro Paf s Miembro de la Comunidad Andina de Naciones".

5.3. "De la documentación presentada por MERCK y sus alegaciones en torno a las características de una marca notoriamente reconocida así como su protección en la normativa comunitaria, resulta evidente que el supuesto de prohibición previsto en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, no es aplicable en el presente caso, por cuanto no se ha acreditado la notoriedad de la marca MERCK".

5.4. "El signo MERIK (mixto) no es confundible con el signo MERCK ya que desde el punto de visto gráfico-fonético el término MERIK se pronuncia en dos golpes de voz y MERK se pronuncia en uno solo':

5.5. "Las marcas bajo análisis tienen elementos figurativos totalmente distintos. El signo MERCK está compuesto por una graff a particular acompañada de rectángulos verticales y líneas horizontales, mientras que el signo MERIK (mixto) contiene un elemento figurativo totalmente diferente y original en color verde y blanco':

5.6. "Dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, no existe riesgo de inducir a confusión al púbico consumidor".

8

GACETA OFICIAL 22/05/2017 36 de 56

t

Proceso 653-IP-2015

6. Sentencia de Primera Instancia

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la CorteSuperior de Justicia de Lima, en su sentencia expresa, en lo principal:

Declara infundada la demanda por considerar que los signosconfrontados contienen una distribución de letras, forma, configuracióny elementos diferentes, por lo tanto, si bien distinguen los mismosproductos, dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entreellas, se considera que el otorgamiento del signo no causa confusión enlos consumidores. Los documentos presentados por la demandante paraacreditar la notoriedad de la marca MERCK no resultaron suficientes porlo que es correcto que la au�oridad administrativa no le reconociera dichacalidad.

7. Argumentos del Recurso de Apelación

B.

1.

2.

MERCK, en su escrito de apelación mantiene, en lo principal, los mismosargumentos planteados en sede administrativa.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136Literales a) y h) de la Decisión 48634 de la Comisión de la ComunidadAndina, el cual será interpretado por ser procedente y se contestarán laspreguntas formuladas.

De oficio se interpretan los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 48635de la Comisión de la Comunidad Andina por ser aplicables al caso.

Articulo 136 .• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en panicular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

h) Constituyan una reproducción, imitación, traduceión, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo: o la dilución de su fuena distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Articulo 228.- Para detenninar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros,

los siguientes factoras:

9

GACETA OFICIAL 22/05/2017 37 de 56

Proceso 653-IP-2015

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión.Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores.3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.4. Familia de marcas.5. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su

notoriedad. La marca notoria extracomunitaria.6. La conexión competitiva (clases 9 / 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 29, 30, 35 y 42).

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos

1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre las marcas previamente registradas MERCK (mixtas) y MERCK SENORO (denominativa) y MERIK solicitada para registro.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro,

incluyendo la publicidad y la presentación en fen·as, exposiciones u otros eventos de los productos oservicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique:

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique:

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad sealega, tanto en el plano intemaciOnal como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección;

J) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo: g) et valor contable del signo como activo empresarial: hJ et volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en

determinado territorio; o,

íJ ta existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o, kJ la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo

distintivo en el Pals Miembro o en ef extranjero.

Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para idenhficar

actividades o estabfecimientos en et Pals Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.• ( ... r

10

GACETA OFICIAL 22/05/2017 38 de 56

Proceso 653-IP-2015

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para /osmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;"

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 36

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.4. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.

1.5. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

1.6.

37

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 37

Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016.

lbidem.

11

GACETA OFICIAL 22/05/2017 39 de 56

6 o/

p

Proceso 653-IP-2015

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados.

b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signosen conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de silabas, las raíces, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan.

1.7. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:38

J�

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar deladquirente del producto o servicio, pues un elemento importantepara el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio

lbldem.

12

GACETA OFICIAL 22/05/2017 40 de 56

Proceso 653-IP-2015

es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa. El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Asi, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercaderia39 ,

1.8. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores

2.1. Como la controversia trata sobre la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles

Proceso 9-IP•2001 del 27 de abril de 2001.

13

GACETA OFICIAL 22/05/2017 41 de 56

Proceso 653-IP-2015

visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracterlsticas que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento caracterlstico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

••

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habrla riesgo de confusión40; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:41

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita enla mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todocaso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

c) Los colores: si el signo solicitado reivindica coloresespecíficos como parte del componente gráfico, al efectuarel respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse encuenta la combinación de colores y el gráfico que lacontiene, puesto que este elemento podría generarcapacidad de diferenciación del signo solicitado a registro42.

Proceso 129-IP-2015 de 20dejulio de 2015, p. 10 .

Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

14

GACETA OFICIAL 22/05/2017 42 de 56

Proceso 653-IP-2015

2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:43

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las silabas o las palabras queposeen una función diferenciadora en el conjunto, debido aque esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido enel mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica omuy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podríaser evidente.

e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que estoindica la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.

e) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten unmismo lexema. Una palabra puede estar constituida porlexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elementoque no cambia dentro de la palabra cuando se hace una listaléxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyosignificado se encuentra en el diccionario. 44 Como ejemplotenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport­istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición45 •

Procesos 1./P-2005 de 9de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014. p. 11.

RAE: unidad mlnima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales: p. ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis.

RAE: 1. m. Gram. Unidad mfnima aisfabfe en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dosmorfemas: mujer y - es2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de. no. yo, el. ar, -s, -ero.3. m Gram. Unidad mfnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural

15

GACETA OFICIAL 22/05/2017 43 de 56

t

Proceso 653-IP-2015

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impactaen la mente del consumidor, lo que se debe verificar alhacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

ii. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

2.4. Se deberá proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto MERIK y MERCK.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3.1. Como la controversia también trata sobre la supuesta confusión de un signo mixto con uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos.

3.2. Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas46 para el cotejo entre los mismos:

...

. ,

a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtospredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugara la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbitocomercia147, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto encuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión4a .

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014 .

Proceso 129./P-2015, p. 10.

En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: ·salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incumr en el riesgo de confusión� Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se delermina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugar a la confusión entre tas marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial� Sin embargo, resulta pertinente adicionar ta precisión planteada debido a que uno de los supueslos en los que podrla suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en /os signos mixtos, es/os podrlan evocar una

16

GACETA OFICIAL 22/05/2017 44 de 56

IJ

Proceso 653-IP-2015

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglasestablecidas en el acápite precedente.

3.3. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos MERIK (mixto) y MERCK SERONO (denominativo).

4. Familia de marcas

4.1. MERCK afirma que es titular de la familia de marcas MERCK registradas en la Clase 9 y otras clases adicionales, por lo que se analizará esta figura.

4.2. La familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial49.

4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión50•

4.4. El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que

misma cosa, caracterlslica o idea. Lo que ocurre, par ejemplo, cuando la pa,te denominativa de una marca describe el gráfico de la olra.

Proceso 23./P-2013 de 15 de mayo de 2013.

Proceso 96./P-2002 de 25 de marzo de 2003.

17

GACETA OFICIAL 22/05/2017 45 de 56

b i

Proceso 653-IP-2015

contenga una partlcula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común51 •

4.5. En relación con lo anterior, se deberá determinar si el signo MERCK pertenece o no a una familia de marcas para así determinar la registrabilidad del signo MERIK.

5. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de sunotoriedad. La marca notoria extracomunitaria

5.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición de marca notoria

5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Titulo XII, Artículos 224 a 236.

5.3. El articulo 224 de la Decisión 486, establece:

nse entiende por signo distintivo notoriamente conocida el que fuese reconocida como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecha conocido".

5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características

51

52

5.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

Los sectores pertinentes de referencia sons2:

Proceso 433-IP-2015 de 7 de dicierrtxe de 2015.

Articulo 230.- Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para detenninar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros. /os siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a /os que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comen;ialización del tipo de productos o

servicios a los que se aplique; o.

18

GACETA OFICIAL 22/05/2017 46 de 56

!)

Proceso 653-IP-2015

5.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

5.4.1.2. las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

5.4.1.3. los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

5.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

5.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo

5.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera:

5.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.

5.5.2. En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el Pafs Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.53

5.5.3. En relación con el principio Registra!: La protección del signo notorio rompe el principio registra!, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no

c) los cfrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o

servicios a /os que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectOles referidos en los literales anteri01eS. Articulo 224.- Se entiende por signo d1st1ntivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se

hubiese hecho conocido.

19

GACETA OFICIAL 22/05/2017 47 de 56

,,..

\

í � t;

Proceso 653-IP-2015

se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero54 ; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro.

5.5.4. En relación con el principio de uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro55.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

5.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos:

S4

5'

5.6.1. Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

5.6.2. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el soto hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero;

Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

b) no haya sido usado o no se es/é usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro

20

GACETA OFICIAL 22/05/2017 48 de 56

I'\

l

Proceso 653-IP-2015

5.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.56

5.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

5.7. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

5.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

5.9. El articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

a) el grada de su conocimiento entre los miembros del sectorpertinente dentro de cualquier País Miembro;

Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTJANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA� Ed. Civitas, Madrid España. 1995. Pág. 283.

21

GACETA OFICIAL 22/05/2017 49 de 56

e

Proceso 653-IP-2015

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización,dentro o fuera de cualquier País Miembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción,dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo lapublicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios, del establecimiento o de laactividad a /os que se aplique;d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o parapromover el establecimiento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en loque respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembro en el que se pretendela protección;f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obteneruna franquicia o licencia del signo en determinado te"itorio; o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación,compras o almacenamiento por el titular del signo en el PaísMiembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud deregistro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

5.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.

La marca notoria extracomunitaria

5.11. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido57

•

5.12. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Artículo

Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Procese, 87-IP-2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23; yel Proceso 67-IP-2015 de 13 de maya de 2015, p. 15.

22

GACETA OFICIAL 22/05/2017 50 de 56

b J

Proceso 653-IP-2015

224 debe leerse de forma sistemática con el Articulo 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:56

a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos quesean notoriamente conocidos en cualquiera de los PaisesMiembros, frente a una solicitud de registro de la marca también encualquiera de los Países Miembros, de un signo que seasusceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución yuso parasitario.

b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en paísesextracomunitarios cuando simplemente se argumente sunotoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de unsigno por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámiteen el País Miembro o en el extranjero59.

5.13. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 48660; asi como cualquier otra circunstanciaque permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artículos 137, 172 y 225 de la Decisión 486.

5.14. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si las marcas extracomunitarias MERCK (mixtas y denominativa) eran notoriamente conocidas al momento de la presentación de la solicitud de registro como marca del signo mixto MERIK, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso y establecer si correspondía su protección de acuerdo con los parámetros establecidos en esta providencia.

SI

eo

lbfdem.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero;

Proceso 67./P-2015, pp. 16 y ss.; 30./P-2014, pp. 24 y ss.; y el Proceso 87./P-2013, pp. 33 y ss� ya citados.

23

GACETA OFICIAL 22/05/2017 51 de 56

Proceso 653-IP-2015

6. La conexión competitiva (clases 9 / 11 21 3, 4, 5, 10, 16, 29, 30, 35 y42)

6.1. Como los signos en conflicto amparan productos de las Clases 1, 2, 3, 4, 5, 1 O, 16, 29 y 30; asi como, servicios de las Clases 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado siguiendo los antecedentes jurisprudenciales que ha adoptado el Tribunal61 •

6.2. Corresponde señalar que el análisis de conexión competitiva debe realizarse si no se prueba la notoriedad de las marcas de MERCK.

6.3.

6.4.

6.5.

df

OJ

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidoss2.

Si estamos frente a productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48663).

Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014.

Et principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: et derecho al uso exclusivo de una man:a se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro def Proceso 148-IP-2005.

Artfcufo 151 "( ... ) Las clases de la Clasificación fntemacional referida en ef párrafo anterior no detenninarán la simifitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.·

24

GACETA OFICIAL 22/05/2017 52 de 56

Proceso 653-IP-2015

6.6. Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes:

6.6.1. La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- Je corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción.

6.6.2. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habria mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación.

6.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva seria menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

6.6.4. Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir.

25

GACETA OFICIAL 22/05/2017 53 de 56

6.7.

�-

t

Proceso 653-IP-2015

6.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro64• Para apreciar la conexión competitiva o sustitución entre productos y/o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus caracterlsticas, su finalidad, tos canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECDNDM(A. MICROECONDM(A � [Versión española traducida por Sonia Benito Muela} Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en fa cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en ténnlnos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en ténnlnos relativos� Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase;<https://books.google.com.ecJbooks?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconom/a+efecto+sus titucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQBAEIJTAC#v--onepage&q=microe conomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visitado el 10 de febrero de 2017).

26

GACETA OFICIAL 22/05/2017 54 de 56

Proceso 653-IP-2015

concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito deestablecer la conexión competitiva65.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinadeja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por elTribunal consultante al resolver el proceso interno 07735-2013-0-1801-JR­CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo deconformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados queparticiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafodel Artf culo 90 del Estatuto del Tribunal.

! L'/ J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero

MAGlrRADO

Hugo Ramiro Gómez ApacMAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Procesos 472-IP-2015 y 473./P-2015 del 10 de junio de 2016.

27

GACETA OFICIAL 22/05/2017 55 de 56

Proceso 653-IP-2015

Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena

28

GACETA OFICIAL 22/05/2017 56 de 56