UNIDAD III

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

MARCARIO

Videos origen de las

marcas: http://www.youtube.com/watch?v

=U8z_TOZCADE

http://www.youtube.com/watch?v=M0dqdy

Em60w

Marcas

Una marca es un signo que permite

identificar ciertos productos y

servicios con los que fabrica o

suministra una persona o empresa. Por

consiguiente, contribuye a diferenciar los

productos y servicios de los de la

competencia.

MARCAS

El artículo 4.1 de la Ley española 17/2001,

de 7 de diciembre, de Marcas establece

que se entiende por marca “todo signo

susceptible de representación gráfica que

sirva para distinguir en el mercado los

productos o servicios de una empresa de

los de otras”.

MARCAS

Ley de Propiedad Industrial

Artículo 27.- Bajo la denominación de marcacomercial se comprende todo signo, figura,dibujo, palabra o combinación de palabras,leyenda y cualquiera otra señal que revistanovedad, usados por una persona natural ojurídica para distinguir los artículos queproduce, aquéllos con los cuales comercia osu propia empresa. (…)

Denominación Comercial

La marca que tiene por objeto distinguir

una empresa, negocio, explotación o

establecimiento mercantil, industrial,

agrícola o minero, se llama

denominación comercial. Ejemplo:

CANTV.

Lema comercial es la marca que consiste

en una palabra, frase o leyenda utilizada por

un industrial, comerciante o agricultor como

complemento de una marca o denominación

comercial. (Ejemplo: Denominación

comercial: MEJORAR. Lemas: Líderes,

organizaciones y comunidades.

MARCAS

Por ejemplo, “DELL” es

una marca que identifica

productos (computadoras

y objetos informáticos). A

su vez, “CITY BANK” es

una marca de servicio

(servicios bancarios y

financieros). (OMPI)

Elementos esenciales de las

Marcas

Así, la doctrina destaca de esta definición

algunas características fundamentales:

- debe tratarse de un signo o medio que se aplica

a un objeto para distinguirlo, debiendo ambos

–en principio- ser independientes. (Excepción

caso galleta OREO)

Elementos esenciales de las

Marcas

En algunos casos, como el de las

marcas tridimensionales, la marca

puede consistir en el propio producto,

por ejemplo, la forma de la galleta

OREO se encuentra protegida como

marca tridimensional, de modo que la

propia galleta es al mismo tiempo

marca y producto. También la botella de

Coca Cola, caja triangular de los

chocolates Toblerone.

Marca Tridimensional

“Marca constituida por la forma particular

o arbitraria del producto o de su envase;

se entiende que se trata de un cuerpo

con volumen, que como tal, ocupa las

tres dimensiones del espacio: altura,

anchura y profundidad.” (Cornejo:2012)

Elementos esenciales de las

Marcas

- ese signo, debe poseer capacidad para

distinguir en el mercado productos o servicios

de una empresa, de los productos o servicios

idénticos o similares ofrecidos por otra empresa

distinta.

- el signo debe ser susceptible de

representación gráfica.

¿Qué tipo de signos pueden utilizarsecomo marcas?

Las marcas pueden consistir en una palabra (por ejemplo, Kodak) o

en una combinación de palabras (Coca-Cola), letras y siglas (por

ejemplo: MGM, IBM, DPZ), nombres (Ford y Dior) o abreviaturas de

nombres (por ejemplo, YSL para Yves Saint Laurent).

¿Qué tipo de signos pueden utilizarse como

marcas?

Pueden también consistir en dibujos (como el

logotipo de la compañía petrolera Shell) o en

signos tridimensionales como la forma y el

embalaje de productos (por ejemplo, la forma

de la botella de Coca-Cola o el embalaje del

chocolate Toblerone). Pueden también

consistir en una combinación de colores o en

un único color (por ejemplo, el color naranja

que utiliza la compañía telefónica ORANGE).

Los signos no visibles, como la música y los

olores, en algunas legislaciones, también

podrían constituir marcas. (OMPI)

Funciones de la Marca Comercial

Autores como Jiménez Sánchez (2008),

comentan como funciones de la marca

además de una función económica y la

mencionada función distintiva de

productos o servicios en el mercado,

otras tres funciones fundamentales:

Funciones de las Marcas

Comerciales

Función atributiva de calidad. Actúa como un signode garantía de una calidad constante, al condensarel compromiso de la empresa con el consumidor.

Función catalizadora de goodwill empresarial de lapersona que la utiliza para distinguir sus productoscon ellas.

Función publicitaria. Al ser un signo decomunicación con el público y soporte para lapromoción y la publicidad.

¿Para qué sirven las marcas? (OMPI)

ayudan al consumidor a identificar y distinguir productos o servicios;

permiten que las empresas diferencien sus productos;

constituyen una herramienta de comercialización y de creación deimagen y reputación;

pueden ser objeto de licencia y constituir una fuente directa deingresos mediante el cobro de regalías;

son un componente fundamental de los activos de las empresas;

estimulan a las empresas a invertir en el mantenimiento y la mejorade productos de calidad; y pueden ser útiles a la hora de obtenerfinanciación.

¿Qué tipo de protección confiere la marca?

El titular de una marca goza del derecho exclusivoa:

utilizar la marca para identificar sus productos oservicios;

impedir que terceros utilicen y comercialicen lamisma marca o una marca similar para los mismosproductos y servicios, o productos y serviciossimilares;

autorizar la utilización de la marca por terceros(por ejemplo, mediante acuerdos de franquicia o delicencia) a cambio de retribución financiera.

Requisitos Generales para el

Registro de una Marca

El signo utilizado debe ser distintivo, de modoque los consumidores puedan diferenciarlo eidentificarlo con un producto particular, y distinguirlode otras marcas que identifican otros productos;

No debe ser contrario al orden público ni a lamoral;

Requisitos Generales para el

Registro de una Marca

No debe inducir a error, es decir, no

debe ser susceptible de confundir al

consumidor en cuanto a la índole o la

calidad del producto;

Requisitos Generales para el

Registro de una Marca

No debe ser idéntico o similar a una marca

existente hasta el punto de crear

confusión. Esa condición puede ser

verificada mediante un proceso de búsqueda

y examen por la oficina nacional. El

incumplimiento de ese requisito puede

suscitar la oposición de terceros que

reivindiquen derechos similares o idénticos.

Uso de los Símbolos

® © TM SM

(www.imarcas.com)

® Marca registrada. El uso del símbolo ®

está extendido por todo el mundo, indica a

los consumidores y a la competencia que su

marca está legalmente registrada y es de

utilidad en algunos países en caso de litigio.

© Copyright

El símbolo ©, en inglés copyright, se utiliza para

advertir al público que la obra es original y su

reproducción está sujeta a derechos de autor.

El uso del símbolo © es libre, usado correctamente,

para advertir al público que no puede reproducir la

obra sin consentimiento del autor o del propietario del

derecho.

Siglas en inglés que significan “Trade

Mark”, indica a consumidores y a la

competencia que la marca corresponde a

una denominación de productos de una

marca de negocios. Se utiliza

principalmente en países anglosajones

para marcas no registradas

oficialmente.

TM

SM

El símbolo SM corresponde a las siglas

del inglés Service Mark. Es el

equivalente al TM y se usa para marcas

de servicios en países anglosajones.

¿Durante cuánto tiempo queda protegida

la marca registrada?

Artículo 30. Ley de Propiedad Industrial

“El derecho de usar exclusivamente una

marca registrada permanecerá en vigor

por el término de quince años, contados

a partir de la fecha del correspondiente

registro.”

¿Se puede renovar el registro

de una marca?

Art. 31. El registro de una marca será renovable por

períodos sucesivos de quince años, siempre que el

interesado solicite la renovación dentro de los seis

meses anteriores a la expiración de cada período.

Cada período de renovación se contará a partir de la

fecha de vencimiento del período anterior.

¿Se puede ceder el uso de una marca comercial, se

requiere alguna formalidad para ello ?

Si. Sin embargo, debe tenerse en cuenta lo

dispuesto en el artículo 89 de la Ley de

Propiedad Industrial: Para obtener el registro de

la cesión de una patente o una marca, el cedente

y el cesionario deberán presentar la respectiva

solicitud firmada por ambos o por mandatarios

especiales a la oficina de registro de la propiedad

industrial.

(…) Dicha solicitud deberá expresar:

a) Nombre, nacionalidad y domicilio del cedente y del cesionario o

de los apoderados especiales, según el caso.

b) Nombre y descripción de la marca o patente; productos que

distinguen la marca; negocio, establecimiento o actividad que

distingue la denominación comercial, o marca o denominación

a la cual acompaña el lema.

c) Número y fecha del registro, y

d) Si el cedente es propietario de otras marcas iguales o

semejantes a la cedida

Junto con la solicitud se acompañará una copia

simple de la misma.

Parágrafo Único: La solicitud podrá ser hecha

por una sola de las partes siempre que ésta

acompañe el documento auténtico de la cesión

y en ésta se exprese lo exigido en la letra d) de

este mismo artículo.

Marca de Fábrica y/o Servicio:

Cualquier signo o combinación de

signos susceptible de

representación gráfica apto para

distinguir los productos o los

servicios de una empresa, de los

productos o servicios de otras

empresas.

CLASIFICACIÓN

(ONAPI)

CLASIFICACIÓN

Marca Colectiva: Una marca

cuyo titular es una entidad

colectiva que agrupa a personas

autorizadas para su uso.

CLASIFICACIÓN

Marca de Certificación: Una

marca aplicada a productos o

servicios de terceros, cuyas

características o calidad han sido

certificadas por el titular de la

marca.

Marcas Notoriamente conocidas:

Un signo distintivo conocido por el

sector pertinente del público o de los

círculos empresariales en el país, o

en el comercio internacional,

independientemente de la manera o

medio por el cual se hubiese hecho

conocido.

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

(Mogollón, 2008)

Genéricas.

Descriptivas.

Sugestivas.

Arbitrarias o aleatorias.

Genéricas:

Se refieren al género al cual el bien o

servicio pertenece. (Ejemplo: plátano, carro,

casa). Se impide su registro como marca,

pues el término genérico usado como signo

distintivo, simplemente define al bien o

servicio de que se trate, sin cumplir las

demás funciones de la marca.

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Descriptivas:

El signo distintivo identifica una característica

significativa de los bienes o servicios de que se

trate. Tampoco con registrables. Art. 33 ord. 9 LPI.

El fundamento de esta prohibición absoluta

es evitar que una

persona monopolice (teniendo en cuenta

que las marcas confieren derechos

exclusivos sobre su uso) términos genéricos

o bien descriptivos, términos que son de

uso común para designar o nombrar los

productos.

Sin embargo, el signo distintivo

genérico o descriptivo, si llega a ser

registrable cuando adquiere con

posterioridad el denominado

significado secundario.

SIGNIFICADO SECUNDARIO

(Distintividad Adquirida)

Un término descriptivo y genérico tiene un significado

entendido por la gente que hace uso de él. No obstante,

cuando un término es asociado a un bien o servicio particular

es posible crear una nueva identidad del término. Esta nueva

identidad será referida como "significado secundario". Esto es,

la clara asociación del término, dibujo o cualquier indicio con

un producto o servicio que permita que dicho término, dibujo o

indicio funja como símbolo del producto o servicio. Un derecho

exclusivo podrá ser creado para utilizar ese indicio como una

marca. El significado de la marca del término, el dibujo o el

indicio es "el significado secundario".

La marca “El Periódico” para identificar periódicos, como esobvio es un genérico puesto que consiste en la palabra quedesigna al objeto que identifica. Lógicamente la concesión deesta marca ofrecería a su titular un monopolio de uso de dichamarca para identificar periódicos, hecho que sería altamenteperjudicial para el resto de periódicos puesto que no podríanutilizar el término periódico en sus marcas.

No obstante, la denominación “El Periódico” ha adquirido ungrado de distintividad notable en ciertas regiones y por lo tantoel nombre que inicialmente era genérico se ha convertido endistintivo y por lo tanto es susceptible de ser registrado. (Mundode patentes y Marcas, 2012)

CLASIFICACIÓN

Marca Sugestiva: Aquella que es

parte descriptiva, pero inicialmente

distintiva; por lo que, si un signo

distintivo nos identifica sobre la

naturaleza del bien, pero solo por

medio del uso de intelecto,

pensamiento o percepción, estaremos

en presencia de una marca sugestiva.

Marca Sugestiva:

Se trata de marcas que hacen referencia a uno o varios de los

atributos del producto. La ventaja de las marcas sugestivas

reside en el hecho de que funcionan como publicidad en sí

mismas y pueden establecer una asociación directa en la

mente de los consumidores entre la marca, ciertas calidades

deseadas y el producto. No describen directamente a los

bienes a los que se refieren, más bien invitan a la reflexión, la

imaginación o la percepción para deducir la índole de los

bienes. (Iglesias, 2008)

Ejemplo:

HÉROE

CLASIFICACIÓN

Marca Arbitraria o Aleatoria: Aquella

que contenga signos distintivos los

cuales, para nada hablarán de la

naturaleza o características del bien o

servicio registrable, y ellas configuran la

inmensa mayoría de marcas que todos

conocemos.

Son palabras, símbolos o dispositivos de

uso común, tienen significado real, pero

que asociados a los bienes del dueño de

la marca ni describen ni sugieren la

calidad de dichos bienes.

Ejemplo:

¿Qué alcance tiene la protección de la marca?

(OMPI)

Prácticamente todos los países del mundo registrany protegen las marcas. Las oficinas nacionales yregionales mantienen un Registro de marcas en elque figuran todos los datos relativos a la solicitudde registro y de renovación, facilitando así losprocesos de examen y búsqueda y de eventualoposición por terceros. Ahora bien, los efectos delregistro se limitan al país (o en el caso del registroregional, a los países) de que se trate.

¿Qué alcance tiene la protección de

la marca? (OMPI)

Para no tener que efectuar un registro ante cada oficinanacional o regional, la OMPI administra un sistema deregistro internacional de marcas.

Dicho sistema se rige fundamentalmente por el Arreglo deMadrid relativo al Registro Internacional de Marcas, y elProtocolo de Madrid. Las personas que tienen vínculos (porconducto de la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento)con un Estado parte en uno o ambos de esos instrumentospueden, sobre la base de un registro o solicitud en la oficinade marcas de dicho país, obtener un registro internacionalque surta efecto en varios o todos los países de la Unión deMadrid.

Venezuela, por su parte, ha suscrito junto con 173 paísesmás, el Convenio de París para la Protección de laPropiedad Industrial (CUP). Estos países poseen unconjunto de normas comunes en materia de registro demarcas y otras figuras de propiedad industrial. Para el casoespecífico de las Marcas, esta normativa común estableceun derecho que tiene efectos para la totalidad de los paísesmiembros del CUP, el Derecho de Prioridad.

Con el Derecho de Prioridad, el solicitante de una marcapuede hacer valer la fecha de su primera solicitud encualquiera de los países miembros del CUP, dentro de losseis (06) meses siguientes a su presentación.

¿Qué son las marcas notoriamente conocidas y cómo se protegen?

Las marcas notoriamente conocidas son marcas que gozan degran notoriedad en el sector pertinente del público del país en elque se solicita protección y suelen gozar de mayor protección quelas marcas en general, es decir:

Pueden estar protegidas aun cuando no se hayan registrado enel territorio de que se trate, y pueden estar protegidas contra lasmarcas que sean tan similares que puedan causar confusiónaunque estas últimas se utilicen en productos o servicios de otrotipo, mientras que las marcas en general están protegidas contralas marcas que sean similares hasta el punto de causar confusiónsólo si estas últimas se utilizan para productos idénticos osimilares.

¿Situación legislación venezolana?

Por ejemplo, la marca Mercedes Benz. Lo normal sería que laempresa propietaria de la marca esté protegida contra lautilización no autorizada de la marca por terceros respecto delos productos para los cuales se haya registrado la marca (Art.32 LPI). En la medida en que Mercedes Benz es una marcanotoriamente conocida, dicha protección se conferirá tambiénpara productos no relacionados con la industria del automóvil.Por consiguiente, puede prohibirse que otra compañía utilice lamarca para otro tipo de productos, por ejemplo, lencería.

¿Cuál es el marco jurídico que regula las marcas, nombres y lemas comerciales

actualmente en Venezuela?

A nivel nacional:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ley de Propiedad Industrial de 1956.

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Ley Orgánica de la Administración Pública.

A nivel internacional:

Convenio que Establece la Organización Mundial de PropiedadIntelectual

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de PropiedadIntelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

Acuerdo de Viena por el cual se establece una ClasificaciónInternacional de los Elementos Figurativos de las Marcas.

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productosy Servicios para el Registro de las Marcas

ELEMENTOS DE REGISTRABILIDAD DE LAS

MARCAS

1. Debe estar compuesta por un signo

distintivo: elementos perceptibles y

suficientemente distintivos de otros

elementos distintivos.

2. Debe ser capaz de representación gráfica para suregistro: en el caso de las marcas sonoras yolfativas se ha resuelto en algunas legislaciones quepueden ser gráficamente representadas siempre quetengan capacidad para distinguir bienes, no menos,un nivel mínimo de precisión establecido sobre labase del signo que tiende a ser representadográficamente, deberá ser implementado de manerasuficinete, con la finalidad de cumplir con losexámenes de forma y fondo en las oficinas deregistro correspondiente.

Para el caso de las marcas sonoras, los

jingles publicitarios pueden ser

registrados por medio del uso del

pentagrama musical y los sonidos no

musicales pueden ser descritos en

términos propios de la musicología.

En el caso de las marcas olfativas se ha

considerado en el derecho europeo que la

representación gráfica está limitada a una

descripción fácil y entendible sobre la base

de las sensaciones que el ser humano

puede llegar a percibir, ya sea por la visión,

el olfato o la audición. (Casos Sieckman y

el aroma a hierba recién cortada)

Debe ser capaz de distinguir en el

mercado los productos o servicios

producidos o comercializados por una

persona de los productos o servicios

idénticos o similares de otra.

ELEMENTOS DE REGISTRABILIDAD DE

LAS MARCAS

Objeciones al registro de la marca

(Art. 33 y 34 LPI)

- Motivos Absolutos: se relacionan con objeciones

inherentes al carácter distintivo del signo en sí mismo

considerado, junto con ciertas objeciones pertinentes al

orden público.

- Motivos relativos: objeciones inherentes a conflictos

posibles con un solicitante o propietario, quien tendrá un

derecho anterior de registro, el cual entrará en conflicto

con un solicitante posterior del signo en cuestión.

¿Qué relación existe entre los nombres

de dominio y las marcas?

Los nombres de dominio son direcciones de Internetque se usan por lo general para localizar sitios Web.En los nombres de dominio se utilizan a veces losnombres de marcas. En esos casos, y cuando lapersona que haya registrado el nombre de dominio nosea el titular de la marca cuyo nombre ha registradocomo nombre de dominio, cabe hablar de mala fe.Esos actos son conocidos por “ocupación ilegal delciberespacio” o “ciberocupación”.

En un gran número de leyes y jurisdicciones,el registro de la marca de otra compañía opersona como nombre de dominio seconsidera una infracción de la marca. En esecaso, la persona que haya elegido la marcade terceros como nombre de dominio puedeverse obligada no sólo a transferir o invalidarel nombre de dominio sino a pagar unaindemnización por daños y perjuicios o unamulta elevada.

Política Uniforme de Resolución de Controversias

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

Si la marca de una empresa está siendo utilizada como nombre dedominio por otro individuo o empresa, puede tomar medidas para ponerfin a tal uso ilegítimo de los derechos de la empresa. Una de lasopciones posibles en esos casos es recurrir al procedimientoadministrativo por Internet que ofrece la OMPI para la solución decontroversias en materia de nombres de dominio, remitiéndose a lasiguiente dirección:

arbiter.wipo.int/domains/index-es.html. En esa página figura unformulario tipo de demanda así como un índice de los miles de casosrelativos a nombres de dominio resueltos por la OMPI hasta la fecha.

¿Cómo demostrar la mala fe?

a) El nombre de dominio infractor es idéntico o capaz deinducir a confusión con una marca comercial similarpropiedad del titular.

b) El titular del nombre de dominio no posee interéslegítimo y directo sobre el nombre de dominio en sí.(extorsionador comercial).

c) El nombre de dominio ha sido empleado de mala fe, alos meros efectos de evitar que su competidor directoemplee tal nombre para publicitar su marca.

¿Cómo se registra una Marca?

Ver guía SAPI(Mostrar certificados)

FIN