Universitatea Babes BolyaiCluj-Napoca

Acţiunea în contrafacere

Prof. Coordonator:Kocsis JosefStudent: Gherasim Cosmina

2010

I. Consideraţii introductive

Marca reprezintă acel semn susceptibil de reprezentare grafica,menit sa deosebeasca produsele sau serviciile unei persoane fizicesau juridice de cele apartinand altor persoane.

Contrafacerea se defineste ca fiind incalcarea drepturilorexclusive de care beneficiaza titularul obiectului de proprietateindustriala.

Încălcarea drepturilor asupra mărcilor a devenit un fenomen cuconsecinţe grave, producând titularilor prejudicii considerabile,contrafacerea căpătând proporţii industriale şi internaţionale.

Adesea, terţii încearcă să profite de distinctivitatea uneimărci inregistrate, de clientela şi vadul comercial formate caurmare a utilizării marcii de către titular, aceasta practică fiindcontrară uzanţelor comerciale şi având efecte negative asuprasiguranţei şi încrederii consumatorilor în produsele sau serviciilece le sunt oferite pe piaţa, titularul suferind la rândul luiprejudicii însemnate. Titularul dreptului asupra mărcii are posibilitatea de asolicita repararea acestor pagube fie în cadrul acţiunii penaleprin care se constată contrafacerea, fie separat, pe calea uneiacţiuni civile în contrafacere.

Legea nr.84/1998 vorbeşte despre contrafacere ca infracţiune.Este însa evident că aceasta poate atrage şi o raspundere exclusivcivilă, victima contrafacerii putându-şi valorifica pretenţiileprin acţiunea civilă atunci când actul de încălcare nu îmbracăforma ilicitului penal.

2

Forma tipică pe care o îmbracă contrafacerea constă înreproducerea identică sau quasi identică a uneimarciprotejate. Folosirea fără drept a mărcii altuia, imitarea, punerea încirculaţie a unor produse purtând mărci identice sau similare suntforme distincte de încălcare a drepturilor asupra mărcii, şi carepot fi sancţionatedreptinfracţiuni. Acţiunea civilă în contrafacere are ca obiectsancţionarea delictului civil prin care se încalcă dreptul deproprietate industrială asupra invenţiei. Ea are o sferă deaplicare mai largă decât aceea a acţiunii penale în contrafacereîntrucât, pe când acţiunea penală sancţionează numai infracţiunilede contrafacere care presupun forma de vinovăţie a intenţiei şicare întrunesc pericolul social al unei infracţiuni, delictul civilde contrafacere priveşte şi încălcările drepturilor asuprainvenţiei săvârşite din culpă şi, indiferent de gradul lor depericol social.Acţiunea civilă în contrafacere poate fi introdusă pe cale separatăsau, dacă este cazul, poate fi alăturată acţiunii penale.

Conform reglementărilor impuse prin lege şi cu respectareaprincipiilor generale de drept, titularul este singurul îndreptaţitsă utilizeze marca înregistrată aşa cum crede el de cuviinţă şi săculeaga beneficiile rezultate în urma acestei utilizari.Orice altă persoană, alta decât titularul, nu poate efectua acte defolosinţă cu privire la marca înregistrata, fără a obţine, înprealabil, consimţământul titularului în acest sens.Ratiunea instituirii unui asemenea regim juridic al dreptului lamarcă rezidă din faptul ca marca reprezintă un element deosebit deimportant al fondului de comerţ, menirea ei fiind aceea de adeosebi, în piată, produsele si/sau serviciile unui comerciant decele ale concurenţei. In special se poate solicita instanţelor interzicereaurmătoarele acte: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor înacest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, subacest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

3

II. Cazuri practice

1. Calitatea procesual activă.În cazul acţiunii în contrafacere, are capacitate procesual

activă titularul mărcii, după momentul publicării mărcii.Potrivit art. 36 alin 2 din Legea 84/1998 privind mărcile şi

indicaţiile geografice, solicitantul poate cere despăgubiripotrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor esteexecutoriu numai după data înregistrării mărcii.

Astfel, tritularul dreptului la marcă poate cere despăgubiri,în condiţiile angajării raspunderii civile delictuale, mai exact adovedirii existenţei cerinţelor pentru răspunderea civilădelictuală.

Referitor la această prevedere legală, reclamantul pentru acere despăgubiri trebuie să facă dovada îndeplinirii cerinţelorpentru răspunderea civilă delictuală, adică existenţa unui faptilicit, a prejudiciului, a culpei şi raportul de cauzalitate dintreacestea.

Prin decizia civila nr 212/A/09.06.2005, CA Bucuresti, sectia aIX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala,examinnad sentinta atacata prin prisma criticilor formulate prinmotivarea căii de atac şi a probatoriului administrat în cauza,reţine urmatoarele:Prin cererea dedusă judecăţii, reclamantele A, au solicitatconfiscarea mărfurilor contrafăcute importate de catre pârâtă, înlegătură cu care s-a dispus suspendarea operaţiunii de vămuire sireţinerea marfurilor, respectiv 3000 de bucăţi trening pentru copiipurtând însemnele marcii „adidas”; totodată s-a solicitatdistrugerea mărfurilor şi obligarea pârâtei la încetarea imediată aoricărei activităţi comerciale asupra produselor care poartă ilegalmarca ADIDAS. In motivarea cererii reclamantele au invocat faptulcă sunt titulare ale unor mărci figurative înregistrateinternaţional, constând în trei dungi paralele, verticale siechidistante, aplicate în special, pe îmbrăcăminte si încălţămintesport dispuse simetric de o parte şi de alta, atât pe bluza cât şipe pantalon, însemne care se regasesc fraudulos si pe produseleimportate de pârâta.Reclamantele au susţinut că fapta pârâtei, savârşită în scopul de acrea confuzie şi pentru a induce cumpărătorilor impresia că acesteproduse ar aparţine firmei ADIDAS, reprezintă contrafacere, de

4

natura a aduce grave prejudicii titularului mărcii. Aceastadeoarece articolele contrafăcute sunt comercializate la preţurimult inferioare faţă de produsele originale, ceea ce reducesemnuficativ volumul vânzărilor în România, iar pe de alta parte,calitatea inferioară a produselor contrafăcute duce la deteriorareaîncrederii consumatorilor în produsele originale, implicit la oimagine negativă a firmei titulare a mărcii.S-a invocat totodată notorietatea mărcii „adidas”, iar drept temeijuridic al cererii de chemare in judecata s-a făcut trimitere ladispoziţiile art. 35 si 83 din L84 si la cele ale L202/2000.Norma prevăzută la art. 35 alin 2 din Legea 84/1998, invocată înmotivarea cererii reprezinta temeiul acţiunii civile încontrafacere, iar incidenţa sa în cauză presupune verificareaîntrunirii cerinţelor răspunderii civile delictuale pentru faptaproprie, instituţie pe al cărui regim juridic se întemeiaza o atareacţiune.

Existenţa unei fapte ilicite în această materie presupunesăvârşirea de către terţ a unui act sau fapt de comerţ de naturacelor prevăzute exemplificativ în art. 35 alin 3 din Lege, învreuna din formele enumerate la art. 83 alin 1, respectiv: imitareaşi folosirea fără drept a unei mărci, ce reprezintă o contrafacerestricto sensu, în sensul de reproducere identică sau cvasiidenticaa mărcii; imitarea frauduloasă a mărcii pretejate, respectiv ocontrafacere deghizată, care reproduce doar trasăturile esenţialeale mărcii uzurpate, noţiune care trimite la ipoteza similaritătiimărcilor în conflict sau ale produselor sau serviciilor; nu înultimul rand folosirea faără drept a mărcii altuia ori a mărciicontrafăcute sau imitate fraudulos.Se constată ca prima instanţă nu a anlizat aceste elementespecifice acţiunii, limitându-se la un unic argument pentruconstatarea inexisţentei contrafacerii, anume acela că semnele depe produsele comercializate de pârâta nu sunt aceleaşi cu celeînregistrate ca marcă, constatare preluată din raportul deexpertiză tehnică întocmit în cauză de expert GP, în cuprinsulcăruia se face o descriere a semnelor aplicate pe obiectelecomercializate de pârâta.Asemenea argument este vădit insuficient şi nu poate susţine oanaliză a elementelor contrafacerii, instanţa de fond făcândreferire doar la semnele oblice nerelevante în cauză.

5

În apel instanţa urmează a reevalua fondul cauzei şi materialulprobator.În ceea ce priveste fapta ilicită, se reţine că pârâta a importat3000 de bucăţi trening sport pentru copii prezentâdu-se astfel: pepantalon este aplicat un semn grafic constând în trei dungiverticare, paralele, echidistante, de culoare deosebită de afondului, în timp ce bluzele nu au nici un fel de dungi, suntbicolore, cu fermoar şi gluga.Este aplicata inscripţia ANACER, atât pe pantalon cât şi pe bluza,descriere ce rezultă din raportul de expertizaă şi din fotografiilecelor depuse la dosar.Se constată că există identitate între produsele pe care suntaplicate semnele în conflict, fiind vorba despre îmbracaminte dincategoria echipamentelor sportive.În privinta bluzelor, Curtea constată ca în acest caz nu se poatevorbi de contrafacere deoarece ele nu poarta semnele înregistrateca marcă.Pantalonul însă poarta un semn identic cu al mărcii constând îndungi verticale, echidistante, fara ca prezenţa inscripţiei ANACERsă afecteze prezenţa unei atare identităţi. Nu se reţine nici olegătură între inscripţie şi semnele grafice în discutie, de naturăa fi creat impresia unui semn unitar, de tip combinat, legăturăexclusă de pozitionarea fiecăruia pe obiectul de imbrăcăminte:lateral în cazul semnelor grafice, respectiv frontal în cazulinscriptiei.Astfel curtea constată că este întrunită ipoteza prevăzută de art.35 alin 2 lit a L 84 situaţie în care simplul fapt al identităţiieste suficient pentru a se constata săvârşirea de către pârâtă aunei fapte de contrafacere, în forma imitării frauduloase a mărcii.

Nu este necesară analiza riscului de confuzie deoarece semnele suntidentice la fel ca şi produsele pe care sunt aplicate, şi nici aproducerii unui prejudiciu, cerut doar în cazul produselor sauserviciilor diferite.Prin derogare de la regulile de drept comun prevăzute la art. 998şi art. 999 c civ, titularul mărcii încălcate este scutit deobligaţia dovedirii culpei în savârşirea faptei ilicite,legiuitorul prezumând existenţa vinovăţiei autorului, înconsiderarea statutului de comerciant în exerciţiul căruia a fostsavârşită fapta. Aşadar, este suficientă dovedirea unui atare

6

statut pentru a opera prezumţia legală relativă, iar în cauză, nu afost rasturnată această prezumtie.Fiind întrunite cerinţele răspunderii delictuale în persoanapârâtei în privinţa unei părţi din obiectele reţinute la vamă,Curtea a considerat că pretenţiile deduse judecăţii sunt întemeiateîn parte , sens în care a admis cererea, urmare a admiteriiapelului şi a schimbării în parte a sentinţei, şi a dispus măsurileprevăzute în caz de contrafacere de art 17 si 18 alin 2 din HG301/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea L202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectăriidrepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor devămuire: confiscarea mărfurilor contrafăcute, distrugerea lor şiobligarea pârâtei la încetarea de indată a oricăror acte comercialede import, stocare şi distribuire şi vânzare, având ca obiectbunurile contrafăcute ( 3000 de pantaloni trening pt copii).

Acţiunea in contrafacere poate fi introdusa si de licentiat, cuconsimtamantul titularului marcii. In cazul unie licente exclusive,licentiatul poate introduce o actiune in contrafacere, daca, dupace a notificat titularului marcii actele de contrafacere de care aluat cunostinta, acesta nu a actionat in termenul solicitat delicentiat. Cand o actiune in contrafacere a fost pornita de catretitular, oricare dintre licentiati poate sa intervina in proces,solicitand daune interese si daune morale pentru prejudiciul cauzatprin contrafacerea marcii.

2. Caliatate procesual pasivă.

Potrivit art. 35 alin 2 lit a, din L84/1998, titularul marciipoate cere instantei de judecata sa interzica tertilor safoloseasca în activitatea lor comercială, fara consimtamantultitularului, un semn identic marcii pentru produse identice cuacelea pentru care marca a fost inregistrata, norma citatareprezentand temeiul actiunii civile in contrafacere.Din interpretarea literală a textului, rezultă că debitorulobligaţiei de a se supune actelor relative la exerciţiul dreptuluiaparţinând altei personae este un comerciant.CA Bucuresti, Sectia a III-a civila, prin decizia civila nr. 1996din 8 decembrie 2004 a arătat că:

7

Contractul de expediţie constituie un act obiectiv de comerţ fiindexplicit menţionat în art. 3 pct 16 din Codul comercial.Calitatea pârâtei din cauză este aceea de agent alexpediţionarului, statut ce implică obligaţia principală deorganizare a transportului mărfurilor, în numele şi pe seamabeneficirului având libertatea alegerii cărăuşului.Ceea ce este caracteristic pentru contractul de expediţie esteexercitarea de către expediţionar a unor îndatoriri conexe,respectiv depozitarea mărfii, efectuarea operaţiunilor de import şiexport inclusiv a celor vamale, în cadrul şi în limiteleinstrucţiunilor clientului, inserate în documentul de transport.Or, din perspectiva actelor comerciale la care expediţionarul esteîndreptăţit cu privire la mărfurile confiscate, astfel cum s-areţinut în cauză, este lipsită de relevanţă împrejurarea dacăexpediţionarul a cunoscut sau nu conţinutul cert al containerelortransportate, dacă şi-a asumat vreo obligaţie de a cercetaconformitatea dintre documentele de însotire a mărfii şi conţinutulsău concret ori dacă şi-a asumat vreo obligaţie de a deschidecontainerele.In sarcina comerciantului care efectuează acte de comerţ cu privirela bunuri contrafăcute subzistă, în virtutea art. 35 alin 2 lit adin L 84, îndatorirea de a înceta de îndata asemenea acte ceîncalcă dreptul exclusiv la marcă al unei alte personae, dreptdobândit prin înregistrare, independent de o eventuală răspunderedecurgând din neîndeplinirea obligaţiilor anterior menţionate, ceinteresează doar desocotirea părţilor contractuale.

Într-o altă speţă, prin cererea înregistrată la 20 decembrie2004, reclamanta GG SPA a chemat în judecată pe pârâtul GV,solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să-loblige pe pârât să înceteze importul de bunuri contrafăcute celorale reclamantei, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii, şi sădistrugă pe propria cheltuială bunurile contrafăcute, cu cheltuielide judecată.CA Bucuresti, Sectia a IX-a civilă şi pentru cauze privindproprietatea intelectuală, prin decizia civilă nr. 370/A din 27octombrie 2005 a arătat că apelul declarat de pârâtă esteîntemeiat, pentru următoarele considerente:În intelesul art. 1 alin 1 pct 13 lit a din L 202/2000, prin“mărfuri contrafăcute” se înţelege orice marfă, inclusiv ambalajul

8

său, care poartă, fără autorizare, o marcă de produs sau deserviciu identic cu o marcă de produs sau de serviciu legalînregistrată ori care nu poate fi deosebită, în aspectele saleesenţiale, de o marca de produs sau de serviciu legal înregistratăşi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acesteimărci.Aceeaşi Lege prevede, însă în art. 3 alin 2 lit b, astfel cum afost modificat prin OG nr. 59/2002, că sunt exceptate de laprevederile acestui act normativ bunurile fără caracter commercial,aflate în bagajele călătorilor sau în colete, în cadrul regimuluiaplicabil călătorilor şi altor persoane fizice.Prin “bagaj personal” se inţelege, conform art. 45 alin 2 lit a dinOG 59/2003, ansamblu de bagaje pe care calatorul este în măsură săle prezinte la vamă la sosirea în ţară, la fel ca şi orice bagajprezentat aceleiaşi autorităţi la o data ulterioară, cu condiţia sădovedească că bagajul a fost înregistrat, la momentul plecăriisale, ca bagaj însotit la compania care l-a transportat în Romaniadintr-o ţară terţă.Conform art. 45 alin 2 lit b din OG 59/2003( actual art. 2 alin 3din Legea 344/2005) , prin “bunuri care nu sunt introduse înscopuri comerciale” sunt inţelese bunurile introduse în bagaje caresunt de natură ocazională şi sunt bunuri destinate exclusiv uzuluipersonal al călătorului sau familiei sale ori bunuri destinate a fioferite drept cadou, şi care prin natura ori cantitatea lor, nu aucaracter comercial.În speţa dată fiind dimensiunea redusă a cantităţii produselor (18flacoane a câte 8 ml apă de toaletă), nu se poate considera căbunurile pretins contrafăcute au fost introduse în ţară în scopuricomerciale, fapt confirmat şi de declaraţia martorului audiat încauză.În speţă, instanţa de apel a reţinut că potrivit art. 46 pct 3 dinOG 59/2003, este scutită de la plata drepturilor de import apa detoaletă în limita a 250 ml. Dată fiind dimensiunea redusă acantităţii celor 18 flacoane de parfum, nu se poate considera căbunurile pretins contrafăcute au fost introduse în ţară în scopuricomerciale.

În cauza KENZO SA împotriva MC, CA Bucuresti, Sectia a IX-acivilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală prinDecizia civila nr. 379/A din 3 noiembrie 2005 reţine că deşi

9

pârâta este persoană fizică , faţă de numărul şi cantitateaproduselor importate nu se poate reţine incidenţa dispoziţiilorart. 3 alin 2 lit b din L 202/2000, modificată prin OG 59/2002,referitoare la bunurile fără scop comercial aflate în bagajelecălătorilor sau în colete, în cadrul regimului aplicabilcălătorilor şi altor persoane fizice.

În cauza LOUIS VUITTON MALLETIER S.A vs S.C. E.C. S.R.L -Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia civila si deproprietate intelectuala, prin Decizia nr. 8955 din 7 noiembrie2006 a arătat că calitate procesuala pasiva intr-o actiune incontrafacre intemeiata pe art. 35 alin. 3, lit c din Legea nr.84/1998 are pârâtul care foloseste in activitatea sa comercială,fără consimţământul titularului mărcii, un semn identic sau similarcu marca înregistrată, de natura să producă în perceptia publiculuiun risc de confuzie, incluzand si riscul de asociere a marcii cusemnul.Importul de marfuri efectuat de o societate comerciala este, inconditiile art. 4 din Codul comercial un fapt de comert, astfelincat parata utilizeaza produsele retinute in vama “in cadruloperatiilor sale comerciale”.Raspunderea celui care importă mărfurile care pot fi consideratecontrafacute nu poate fi înlaturata pe motiv ca nu ar fi avutcunostinta de contrafacere, este suficient sa fie importate marfuricontrafacute pentru ca titularul marciii sa fie indreptatit saexercite o actiune prin care sa solicite sa se interzica folosirea.In masura in care importatorul apreciaza ca raspunderea pentruinscriptionarea produselor importate cu semnul identic marcii“Louis Vuitton” revine vanzatorului, se poate regresa impotrivaacestuia pentru a obtine repararea pagubei suferite.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectiaa V-a civila la 13 iunie 2005, reclamanta LOUIS VUITTON MALLETIERS.A. a chemat in judecata pe parata S.C. E.C. S.R.L. pentru cainstanta, prin hotararea ce o va pronunta, sa constate ca marfurileimportate de parata si retinute de autoritatile vamale, aducatingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuala alereclamantei; sa se dispuna interzicerea importului si acomercializarii neautorizate de catre parata a produselor purtandmarci identice sau similare marcii “Louis Vuitton”.

10

In motivarea cererii de chemare in judecata s-a aratat ca la 20 mai2005, in temeiul prevederilor Legii nr. 202/2000 si a OrdonanteiGuvernului nr. 59/2002, autoritatile vamale din cadrul BirouluiVamal Constanta Sud au retinut 75 bucati camasi bumbac pentruadulti si 27 bucati tocuri din material plastic inscriptionate“Louis Vuitton”.Marca “Louis Vuitton” reprezinta marca inregistrata a firmei LOUISVUITTON MALLETIER S.A.Prin sentinta civila nr. 954 din 15 septembrie 2005 TribunalulBucuresti-Sectia a V-a civila a respins exceptia lipsei calitatiiprocesuale pasive a paratei, a admis actiunea in parte, a constatatca din marfurile importate de parata 75 bucati camasi din bumbacpentru adulti aduc atingere drepturilor exclusive de proprietateintelectuala ale reclamantei asupra marcii “Louis Vuitton”. Arespins cererea pentru 27 tocuri din material plastic pentruochelari. A obligat-o pe parata sa inceteze importul sicomercializarea neautorizata a produselor purtand marci identice cumarca “Louis Vuitton”.Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca produseleretinute de autoritatile vamale sunt inscriptionate “LouisVuitton”, folosirea marcii facandu-se fara acordul titularuluimarcii. S-a considerat ca parata are calitate procesuala pasivaintrucat efectueaza operatiuni de import si de comercializare aunor produse inscriptionate “Louis Vuitton”.Numai cele 75 de camasi aduc atingere drepturilor exclusive deproprietate intelectuala ale reclamantei.Tocurile pentru ochelaridin material plastic nu se regasesc intre produsele pentru carereclamanta are protectia marcii.Apelul declarat de reclamanta impotriva acestei sentinte a fostadmis prin decizia civila nr. 82 A din 23 mai 2006 a Curtii de ApelBucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privindproprietatea intelectuala. Sentinta a fost schimbata in parte insensul ca s-a constatat ca si cele 27 tocuri din material plastic,pentru ochelari, aduc atingere dreptului la marca “Louis Vuitton”.Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei si a fostrespins ca nefondat apelul declarat de parata.In considerentele hotararii sale instanta de apel a aratat cainstanta de fond a ignorat caracterul exemplificativ al enumerariiproduselor/serviciilor din fiecare dintre clasele din Clasificareaadministrativa de la Nisa.

11

Sustinerea apelantei reclamante privind includerea in aceeasi clasade produse/servicii atat a bunului/serviciului principal, cat si aaccesoriului implicit, nementionat expres in enumerareaexemplificativa a clasei bunului/serviciului principal esteintemeiata. Prin natura si destinatia lor, tocurile pentru ochelariconstituie bunuri accesorii ale aparatelor optice si, inconsecinta, sunt incluse in aceeasi clasa administrativa nr. 9.Instanta de fond a retinut in mod temeinic legitimarea procesualapasiva a paratei. In mod netemeinic insa, s-a retinut inutilitateacercetarii culpei paratei in actiunea in contrafacere al careipetit tinde doar la prevenirea producerii prejudiciului viitor sicert prin interzicerea savarsirii faptului/actului abuziv, ce aduceatingere dreptului de proprietate industriala, fara a tinde si larepararea prejudiciului produs prin savarsirea actului abuziv.Importul, cumpararea de produse identice purtând un semn identic cumarca inregistrata de catre reclamanta constituie un act abuziv, deincalcare a dreptului la marca, savarsit din culpa concurenta aparatei.Pârâta este în culpă pentru că a neglijat sa stipuleze clar siferm, in raporturile sale comerciale cu partenerul chinez,necesitatea de a fi informata asupra provenientei sicaracteristicilor detaliate ale produselor si sa conditionezecumpararea produselor de specificarea clara a acestor informatii,angajandu-se in raporturi comerciale cu cocontractantul sau fara averifca si fara a se informa asupra practicilor comerciale aleacestuia.Parata a declarat recurs impotriva acestei hotarari critica,intemeiata in drept pe dispozitiile art. 304 pct 8 C. proc. Civ.,vizand urmatoarele aspecte:Trebuia admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive deoarecenu se poate dovedi raportul de cauzalitate dintre fapta pretinsilicita, societatea parata si prejudiciul pretins.Din factura JJT –1523/10.03.2005, prin care s-au achitat marfurilecuumparate de recurenta si din declaratia vamala, reiese foarteclar ca societatea chineza a vandut recurentei marfurineinscriptionate. Expeditorul marfurilor nu este recurenta cisocietatea JIAGJING INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO SRL, dreptpentru care, potrivit art. 35 alin.2 lit. a din Legea nr. 84/1998,aceasta este cea care a aplicat semnul “Louis Vuitton” pe produselevandute catre societatea parata.

12

Recurenta a cumparat marfuri neinscriptionate, asa cum rezulta dinfactura 1523/10.03.2005, cea care le-a inscriptionat fiindsocietatea chineza. Societatea vanzatoare este raspunzatoare defaptul ca in containerul cu marfuri au fost introduse, pe langaprodusele neinscriptionate si cele inscriptionate cu marca “LouisVuitton”, fara ca recurenta sa fie in vreun fel raspunzatoarepentru aceasta situatie.Intre recurenta si societatea vânzătoare nu s-a încheiat uncontract scris, astfel încat in mod gresit a retinut instanta deapel ca ar avea o culpa pentru ca nu a depus diligente innegocierea si contractarea in termeni foarte clari si fermi acumpararii produselor si pentru verificarea corectitudiniiconduitei cocontractantului.

Inalta Curte a apreciat ca recursul nu este intemeiat pentruurmatoarele considerente:1.Reclamanta a formulat o actiune in contrafacere intemeiata pedispozitiile art 35 alin. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 in sensulca, in aplicarea alin. 2. titularul marcii poate cere instenateijudecatoresti competente sa fie interzise tertilor importul sauexportul produselor sub semnul identic cu marca pentru produse sauservicii identice cu acelea pentru care marca a fost inregistrataori sub un semn care, data fiind identitatea sau asemanarea cumarca ori data fiind identitatea sau asemanarea produselor sauserviciilor carora li se aplica semnul cu produsele sau serviciilepentru care marca a fost inregistrata, ar produce in perceptiapublicului un risc de confuzie, incluzand si riscul de asociere amarcii cu semnul.Pentru ca pârâta sa aibă legitimare procesuală într-o actiune avândun asemenea obiect, trebuie sa foloseasca in activitatea sacomerciala, fara consimtamantul titularului marcii, un semn identicsau similar cu marca inregistrata, de natura sa produca inperceptia publicului un risc de confuzie, incluzand si riscul deasociere a marcii cu semnul.In plus, art. 16 pct. 1 din Acordul din 15 aprilie 1994 privindaspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert(Acordul TRIPS), ratificat de Romania prin Legea nr. 133/1994,titularul unei marci de fabrica sau de comert inregistrate va aveadreptul exclusiv de a impiedica orice terti actionand faraconsimtamantul sau sa utilizeze in cadrul operatiunilor comerciale

13

semne identice sau similare pentru produse sau servicii identicesau similare celor pentru care marca de fabrica sa de comert esteinregistrata, in cazul in care o astfel de utilizare ar genera unrisc de confuzie. In cazul de folosinta a unui semn identic pentruproduse sau servicii identice, existenta riscului de confuzie va fiprezumata.Importul de marfuri efectuat de o societate comerciala este, inconditiile art. 4 din Codul Comercial un fapt de comert, astfelincat parata utilizeaza produsele retinute in vama “in cadruloperatiunilor sale comerciale”. Mai mult, potrivit art. 15 dinLegea nr. 344/2005 privind unele masuri pentru asigurarearespectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadruloperatiunilor de vamuire, marfurile pentru care s-a dovedit ca aducatingere unui drept de proprietate intelectuala nu pot intra sauiesi de pe teritoriul Romaniei ori in/din zonele libere sauantrepozite libere, nu pot fi importate, exportate, reexportate,plasate sub un regim vamal suspensiv.Reclamanta este titulara marcii “Louis Vuitton”, astfel incatimportul de marfuri inscriptionate cu un semn identic marcii “LouisVuitton” este de natura sa aduca atingere dreptului sau deproprietate intelectuala asupra marcii, de natura sa justificeinteresul de a actiona in modul in care a facut-o.Pe de alta parte, in conditiile art. 3 alin. 1 pct. 11 lit. a) dinLegea nr. 344/2005, constituie marfuri contrafacute, orice marfa,inclusiv ambalajul sau, care poarta, fara autorizare, o marcaidentica ori care nu se deosebeste in aspectele sale esentiale de omarca de produs sau de serviciu legal inregistrata pentru acelasitip de marfa si care, din acest motiv, incalca drepturiletitularului acestei marci.Toate cerintele enuntate sunt “indeplinite” in persoana societatiiparata, textele neprevazand posibilitatea inlaturarii raspunderiicelui care importa marfurile ce pot fi considerate contrafacutedupa cum a avut sau nu cunostinta de contrafacere. Este suficientsa fie importate marfuri contrafacute pentru ca titularul marcii safie indreptatit sa exercite o actiune prin care sa solicite sa seinterzica folosirea.In masura in care societatea recurenta apreciaza ca raspundereapentu inscriptionarea produselor importate de ea cu semnul identicmarcii “Louis Vuitton” revine vanzatorului, se poate regresaimpotriva acestuia pentru a obtine repararea pagubei suferite.

14

Asadar, instantele de fond au apreciat in mod corect calitateaprocesuala pasiva a recurentei, criticile formulate neintrunindcerintele art. 304 pct. 5 C.proc.civ.;2. Instantele au interpretat corect factura JJT-1523/10.03.2005 sinu i-au schimbat natura ori intelesul lamurit si vaditneindoielnic, de vreme ce nu i-au dat o alta calificare decât cearecunoscuta chiar de catre recurenta.Faptul ca in factura nu se mentioneaza ca sunt transmise produseinscriptionate nu inseamna ca s-a dovedit ca recurenta acomercializat numai produse neinscriptionate, in raporturile dintrecomercianti rolul facturii fiind altul.Ca atare, in temeiul art. 312 alin 1 C. proc. civ. recursul va firespins ca nefondat, cu consecinta pastrarii hotararii atacate.

3. Instanţa competentă.

In cazul actiunii in contrafacere intemeiata pe art. 35 din L84/1998, textul de lege nu face nici o referire la instantacompetenta, motiv pentru care sunt aplicabile dispozitiile de dreptcomun prevazute de art. 2 pct. 1 lit. d, si ale art. 10 CPC

Din punct de vedere material competenta judecarii in prima instantaa cererii revine tribunalului, iar din punct de vedere territorial,instanta competenta este fie cea de la domiciliul paratului conformart. 5 din CPC, fie cea prevazuta de art. 10 pct 8 din CPC,respectiv instanta in circumscriptia careia s-a savarsit faptulillicit invocat in actiunea in contrafacere.Conform art. 12 CPC, reclamantul are alegerea intre mai multeinstante deopotriva competente.

Prin decizia civilă nr. 244/R/23.07.2005, Curtea de Apel Bucureşti,sectia,a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietateaintelectuală a arătat că, din punct de vedere al art 5 CPCcompetent teritorial este Tribunalul Constanta, in circumscriptiacaruia se afla sediul paratei, iar din punct de vedere al art. 10pct 8, competent teritorial este Tribunalul Bucuresti, deoarecefaptul illicit pe care se intemeiaza actiunea in contrafacere ilreprezinta importul marfurilor pretins contrafacute, operatiuneafiind constatata in baza art 10 din L 202/2000, de catre Biroul

15

Vamal Otopeni, care se afla in circumscriptia TribunaluluiBucuresti.Cum dintre cele doua instante competente reclamanta a ales sa seadreseze Tribunalului Bucuresti, exceptia de necompetentateritoriala invocata de parata nu putea fi primita.Competenta Tribunalului Bucuresti nu este data de art. 34 din L304/2004 – asa cum sustine intimate – care reprezinta o norma deorganizare, referitoare la calitatea Tribunalului bucuresti deinstanta specializata in litigii privind proprietatea intelectuala,potrivit legii, si care nu modifica normele de competenta prevazutefie in legea speciala, fie in CPC aplicabile acstor litigii.

Referitor la determinarea locului savarsirii faptului juridic civilillicit CA Bucuresti Sectia a IX-a civila si pentru cauze privindproprietatea intelectuala, prin decizia civila nr. 192/ A din 31mai 2005, a aratat ca sunt avute in vedere dispozitiile art. 64alin 1 raportat la art. 33, 34 alin 1 lit a, art. 38 din codulVamal al r (L 141/1997) fatade prevederile art. 10 din L nr.202/2000, acesta fiind locul intrarii bunurilor in tara, prinbiroul vamal unde, de altfel, au fost retinute.

4. Prescripţia acţiunii în contrafacere

În ceea ce priveşte termenul de introducere a acţiunii încontrafacere, acesta nu este limitat în timp, dreptul la acţiuneputând fi exercitat oricând.

Prin cererea introdusă la data de 6 iulie 2005, reclamantaP.P.I.D.D., în contradictoriu cu pârâta SC V. SRL, a solicitatinstanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa, pârâtei să-i fieinterzisă utilizarea în activitatea comercială, pe ambalaje,documente şi sau pentru publicitate în orice formă sau orice formata denumirii V. precum şi a ambalajelor produsului V., care încalcădrepturile exclusive ale reclamantei asupra mărcilor sale V.A. S-a mai solicitat să se dispună ca pârâta să înceteze actele deconcurenţă neloială şi să se publice pe cheltuiala pârâteidispozitivul hotărârii ce se va pronunţa, în termenul de 10 zile dela data rămânerii definitive şi irevocabile a acesteia astfel odată pe zi în zilele de luni, miercuri şi vineri pe prima paginăsau pe ultima pagină a ziarelor „Adevărul” şi „Evenimentul zilei”.

16

Prin întâmpinarea formulată la data de 14 octombrie 2005, pârâta SCV. SRL a solicitat în principal pe cale de excepţie necompetenţateritorială şi declinarea competenţei de soluţionare a pricinii laTribunalul Arad şi respingerea acţiunii ca tardiv introdusă. Însubsidiar, pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii caneîntemeiată.Prin încheierea din 30 noiembrie 2005, Tribunalul Bucureşti, secţiaa III-a civilă, a respins ca neîntemeiate excepţiile invocate depârâtă.Astfel, pe excepţia necompetenţei teritoriale, în raport dedispoziţiile art. 10 C. proc. civ. pct. 8, s-a constatat că faţă decomercializarea produselor într-un supermarket din Bucureşti,Tribunalul Bucureşti este competent faţă de obiectul litigiului,adică apărarea unor drepturi de proprietate intelectuală.Cât priveşte excepţia tardivităţii, s-a constatat că şi aceastaeste neîntemeiată având în vedere că acţiunea este introdusă întemeiul art. 35 şi art. 83 din Legea nr. 84/1998 fiind o acţiune încontrafacere a cărei introducere nu este limitată în timp, dreptulde a introduce acţiunea începând în momentul în care se constatăîncălcarea acestuia şi tinde la încetarea încălcării respective.Prin sentinţa civilă nr. 271 din 22 februarie 2006 TribunalulBucureşti, secţia a III-a civilă, a admis acţiunea reclamantei, adispus interzicerea utilizării de către pârâtă a denumirii V., careîncalcă drepturile exclusive ale reclamantei asupra mărcii V.A., adispus încetarea actelor de concurenţă neloială şi publicareadispozitivului hotărârii definitive şi irevocabile timp de osăptămână, câte 3 zile într-un cotidian naţional.Pentru a pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele:Reclamanta este titulară a drepturilor exclusive privind mărcileV.A., confirmată cu element verbal şi figura bucătar cu aranjamentlegume având culori revendicate albastru, verde, roşu, portocaliu,roz, galben, înregistrată pentru produse din clasa 29 (legumeconservate sau fierte etc) şi 30 sosuri.Pârâta este titulara drepturilor exclusive pentru marca V. nr.41362, simplă cu element verbal, pentru clasa 35: publicitate şiafaceri, import-export.Reclamanta arată că pârâta foloseşte fără drept marca sa pentruproduse de acelaşi fel, respectiv concentrat de legume, constând îndenumirea V. pe ambalajul pe fond albastru unde este reprezentat un

17

bucătar copil deasupra unui aranjament de legume pe care mai scrie„AS concentrat de legume”.Marca protejată a reclamantei constă în denumirea V.A. pe ambalajulfond albastru, cu reprezentarea capului unui bucătar deasupra unuiaranjament de legume.Elementele centrale de pe ambalajele comparate sunt cuvântul V.respectiv V.A., precum şi figurile bucătarilor şi aranjamentele delegume, astfel că este evidentă similitudinea dintre cele douăambalaje şi produse, ceea ce determină un risc accentuat deconfuzie în percepţia consumatorilor de natură fonetică, vizuală şiconceptuală, putându-se confunda cu uşurinţă cele două produse şiprejudiciind astfel reclamanta.S-a mai reţinut că pârâta foloseşte marca sa V. pe alte produsedecât acelea pentru care şi-a înregistrat marca 35, respectiv peconcentrate de legume din clasa 29 astfel că, sunt incidente înspeţă dispoziţiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998,încadrându-se prin actele comise şi în dispoziţiile art. 5 lit. c)din Legea nr. 11/1991 modificată prin Legea nr. 298/2001 privindconcurenţa neloială, impunându-se aplicarea art. 16 alin. (1) dinO.U.G. nr. 100/2005.Prin decizia civilă nr. 246/A din 28 noiembrie 2006 Curtea de ApelBucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privindproprietatea intelectuală, a admis apelul pârâtei SC V. SRL, aschimbat în tot sentinţa de fond în sensul că a respins canefondată acţiunea reclamantei.Pentru a pronunţa astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele:Cu privire la cele două excepţii procedurale s-a arătat căhotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică pentruaceleaşi motive reţinute în încheierea de la 30 noiembrie 2005.Cu privire la fondul cauzei s-a arătat că pârâta comercializeazăprodusul „AS concentrat de legume” pe ambalajul căruia apare şidenumirea V. Denumirea V. este chiar denumirea societăţii pârâte, astfel că înlitigiu, conflictul este între o marcă şi unul din elementele deidentificare a activităţii comerciale a pârâtei, adică între omarcă şi denumirea unei firme comerciale.În aceste condiţii nu se poate promova o acţiune în contrafacere,deoarece conflictul trebuie să fie între o marcă şi un semndistinctiv folosit ca marcă conform art. 35 şi art. 83 din Legeanr. 84/1998.

18

S-a mai arătat că înregistrarea unei firme nu poate fi un actdisimulat câtă vreme dreptul asupra firmei se dobândeşteîntotdeauna pe calea unei proceduri legale, care face ca titularulacestui drept să se bucure de o prezumţie de legalitate înfolosirea denumirii firmei.Câtă vreme o acţiune în anularea înregistrării firmei nu a fostpromovată şi admisă de instanţă, nu înseamnă că se săvârşesc actede concurenţă neloială.Împotriva deciziei pronunţate de instanţa de apel, la data de 9februarie 2007 reclamanta P.P.I.D.D. a declarat recurs întemeiat pedispoziţiile art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C. proc. civ. În dezvoltarea recursului nestructurat pe motivele de recursindicate, s-a arătat că în mod greşit s-a apreciat că este vorba deun conflict între o marcă şi un nume comercial el purtându-se întreo marcă înregistrată şi un semn folosit ca marcă şi că pârâta seface vinovată de acte de concurenţă neloială.Înalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 3700/ 8 mai2007 a admis recursul pentru următoarele considerente:Prin certificatul de înregistrare marca nr. 45475, reclamanta aobţinut în temeiul Legii nr. 84/1998, protecţia pe teritoriulRomâniei pe un termen de 10 ani începând cu data de 2 martie 2001,pentru marca V.A. Conform acestui certificat înregistrat la OSIM, fila 42 dosar fond,culorile revendicate sunt: albastru, verde, roşu, portocaliu, rozşi galben, marca cu semnele ei grafice a fost înregistrată pentruclasele 29 şi 30 (anexă, certificat), semnele grafice cât şiculorile se regăsesc la fila 46, dosar fond, aceasta reprezentândmarca înregistrată de reclamantă, respectiv marca V.A. La fila 48, dosar fond, se află marca pârâtei, care aşa cum seobservă foarte uşor este folosită pe o grafică existentă pe marcaV.A., (atât desen cât şi culori). Prin decizia nr. 12 decembrie 2000 emisă de OSIM (fila 18 dosarfond) s-a admis înregistrarea mărcii nr. 054630, pentru clasa 35,import-export.Rezultă că pârâta deşi are marca înregistrată doar pentru clasa 35,aceasta este folosită şi pentru 29, legume conservate, uscate saufierte, în special murate şi sărate, supe şi ingrediente pentruprepararea supelor, inclusiv supe şi legume şi concentrate de supe.Potrivit art. 35 din Legea 84/1998.titularul mărcii poate cere săfie interzise terţilor, în special, următoarele acte:

19

a)-aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;b)-oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor înacest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, subacest semn;c)-importul sau exportul produselor sub acest semn;d)- utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.Faţă de aceste dispoziţii legale, rezultă că nu se poate folosimarca V. pe o grafică existentă pe o marcă înregistrată respectivmarca V.A., marca reclamantei.Pârâta într-adevăr poate să-şi folosească marca înregistrată, darnu cu elemente din marca reclamantei.Procedând în acest fel, pârâta se încadrează în dispoziţiile art. 5lit. c) din Legea nr. 11/1991 modificată prin Legea nr. 298/2001,respectiv folosirea unor ambalaje similare cu cele ale unuiconcurent, de natură a produce confuzie (ambalaj care a fostînregistrat de reclamantă).În concluzie, în raport de dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc.civ., se constată că hotărârea instanţei de apel nu este legală şiîn raport de dispoziţiile art. 312 C. proc. civ., se va admiterecursul declarat de reclamantă şi se va modifica decizia atacatăîn sensul respingerii apelului declarat de pârâtă, cu consecinţapăstrării ca legală şi temeinică a hotărârii instanţei de fond.

5. Condiţiile acţiunii în contrafacere.a) folosirea de către un terţ în activitatea sa economică,

fără consimţământul titularului, a unui semn identic cu marcapentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca afost înregistrată.

Prin decizia civila nr 212/A/09.06.2005, CA Bucuresti, sectia aIX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala,examinnad sentinta atacata prin prisma criticilor formulate prinmotivarea caii de atac si a probatoriului administrat in cauza,retine urmatoarele:parata a importat 3000 de bucati trening sport pentru copiiprezentadu-se astfel: pe pantalon este aplicat un semn graficconstand in trei dungi verticare, paralele, echidistante, deculoare deosebita de a fondului, in timp ce bluzele nu au nici unfel de dungi, sunt bicolore, cu fermoar si gluga.

20

Este aplicata inscriptia ANACER, atat pe pantalon cat si pe bluza,descriere ce rezulta din raportul de expertiza si din fotografiilecelor depuse la dosar.Se constata ca exista identitate intre produsele pe care suntaplicate semnele in conflict, fiind vorba despre imbracaminte dincategoria echipamentelor sportive.In privinta bluzelor, Curtea constata ca in acest caz nu se poatevorbi de contrafacere deoarece ele nu poarta semnele inregistrateca marca.Pantalonul insa poarta un semn identic cu al marcii constand indungi verticale, echidistante, fara ca prezenta inscriptiei ANACERsa afecteze prezenta unei atare identitati. Nu se retine nici olegatura intre inscriptie si semnele grafice in discutie, de naturaa fi creat impresia unui semn unitar, de tip combinat, legaturaexclusa de pozitionarea fiecaruia pe obiectul de imbracaminte:lateral in cazul semnelor grafice, respectiv frontal in cazulinscriptiei.Astfel curtea constata ca este intrunita ipoteza prevazuta de art.35 alin 2 lit a L 84 situatie in care simplul fapt al identitatiieste suficient pentru a se constata savarsirea de catre parata aunei fapte de contrafacere, in forma imitarii frauduloase a marcii.

Nu este necesara analiza riscului de confuzie deoarece semnele suntidentice la fel ca si produsele pe care sunt aplicate, si nici aproducerii unui prejudiciu, cerut doar in cazul produselor sauserviciilor diferite.

În cauza KENZO SA împotriva MC, CA Bucuresti, Sectia a IX-a civilasi pentru cauze privind proprietatea intelectuala prin Deciziacivila nr. 379/A din 3 noiembrie 2005 reţine căla data de 27.01.2005, ANV a decis, la cerera reclamantei,suspendarea operatiunii de vamuire si retinerea a 198 bucatiparfumuri, avand inscriptionate urmatoarele semne:78 buc a cate 8 ml – KENZO, 108 buc. A cate 8 ml – L’EAU PAR KENZO,18 buc a cate 8 ml – FLOWER BY KENZO, marfurile fiind importate decatre parata MCSemnul aplicat pe produsele retinute in vama este identic sirespectiv similar cu semnul inregistrat ca marca de catrereclamanta, fiind reprodus elementul verbal KENZO.

21

Produsele pe care a fost aplicat semnul sunt produse cosmeticeidentice cu o parte din cele protejate de marca reclamantei peteritoriul României.Data fiind identitatea si respectiv similaritatea semnelor cu marcasi identitatea produselor pe care sunt utilizate, sunt incidentedispozitiile art. 35 alin 2 lit a si b din L84, potrivit caroratitularul marcii poate cere instantei judecatoresti competente sainterzica tertilor sa foloseasca, in activitatea lor comerciala,fara consimtamantul titularului, un semn identic cu marca pentruproduse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fostinregistrata, respectiv un semn similar cu marca pentru produse sauservicii identice, daca exista risc de confuzie din parteapublicului.

b) folosirea de către un terţ în activitatea saeconomică, fără consimţământul titularului, a unui semn care datăfiind identitatea sau similaritatea cu marca anterioara, ori datăfiind identitatea sau asemănarea produselor/serviciilor cărora lise aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca afost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc deconfuzie, incluzand si riscul de asociere a semnului cu marca.

Art. 35  din Legea nr. 84/1998 conferă titularului unei mărcidreptul de a cere instanţei să interzică terţilor folosirea înactivitatea lor comercială a unui semn asemănător cu marca, denatură să producă în percepţia publicului un risc de confuzie,incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.          Textul nu impune însă ca semnul folosit de terţ să fieprotejat ca marcă, în patrimoniul reclamantului, ci ca prinasemănarea cu marca al cărei titular este reclamantul, să existeriscul inducerii în eroare a consumatorului mediu. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia aIV-a civilă, reclamanta A.S. A.G. a chemat în judecată pe pârâtaS.C. E.A.I.E.C. SRL, solicitând să se constate că pârâta a încălcatdreptul reclamantei de folosire exclusivă a mărcii „adidas”,obligarea acesteia la încetarea imediată a activităţilor de import,export, stocare, distribuire, vânzare sau a oricăror altoractivităţi de comercializare a produselor ce poartă în mod ilegalmărcile „adidas”.

22

În motivarea cererii, s-a arătat că Biroul Vamal Constanţa Sud areţinut mărfuri contrafăcute importate de pârâtă. Au fost încălcatemărcile nr. 414034, constând în reprezentarea grafică a unuiechipament sportiv ce are reproduse pe vipuşca pantalonilor şi abluzei trei dungi paralele şi echidistante şi marca 300806,constând în reprezentarea grafică a trei linii paralele drepte.Prin sentinţa civilă nr. 1277 din 8 noiembrie 2005 TribunalulBucureşti secţia a IV-a Civilă a respins acţiunea ca nefondată.Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că din simplavizualizare a produselor se poate observa faptul că marca „adidas”nu poate fi confundată cu reprezentarea grafică ce apare peprodusul importat şi nu poate produce percepţiei publicului un riscde confuzie.Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauzeprivind proprietatea intelectuală a admis apelul declarat dereclamantă, a schimbat în tot sentinţa tribunalului şi a admisacţiunea astfel cum a fost formulată.În considerentele hotărârii sale, instanţa de apel a arătat că art.35 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 sancţionează atât contrafacereapropriu-zisă, adică reproducerea identică sau cvasi-identică a uneimărci protejate cât şi contrafacerea deghizată sub forma imităriiprin reproducerea trăsăturilor esenţiale ale mărcii uzurpate.Produsele importate de pârâtă, deşi identice cu cele pentru caremărcile protejate au fost înregistrate, nu poartă o reproducereidentică sau cvasi-identică a mărcilor pentru care reclamantabeneficiază de protecţie astfel încât, neexistând un caz decontrafacere propriu-zisă, instanţa a analizat pretinsacontrafacere deghizată, imitarea prin reproducerea trăsăturiloresenţiale ale mărcilor protejate, prin verificarea riscului deconfuzie deoarece scopul urmărit prin imitaţie, ca act decontrafacere, este inducerea în eroare a consumatorilor pe bazaasemănărilor de ansamblu.Instanţa a avut în vedere că riscul de confuzie se apreciază prinraportare la consumatorul obişnuit al categoriei de produse încauză, că marca este percepută în ansamblul ei şi că rareori existăpentru consumator posibilitatea de a face o comparaţie directăîntre diferite mărci, motiv pentru care se acordă încredereimaginii, uneori imperfecte, pe care acesta o păstrează în memorieîn legătură cu marca respectivă.

23

În cauză, atât mărcile pentru care reclamanta se bucură deprotecţie cât şi semnul folosit de pârâtă sunt utilizate pentruproduse identice şi anume echipamente sportive. Din punct de vederegrafic atât mărcile cât şi semnul utilizat constau în trei dungi.În cazul mărcilor protejate, aceste dungi sunt de aceeaşi culoare,care este în contrast cu culoarea îmbrăcămintei, sunt amplasate de-a lungul braţelor, pe partea din exterior a mânecii şi de-a lungulbraţelor, de la centură pe partea de jos a pantalonului, în poziţieverticală şi simetric de-o parte şi de alta a îmbrăcămintei. Împrejurarea că dungile aplicate pe produsele importate de pârâtănu sunt echidistante pe toată lungimea lor, este un element greusesizabil chiar la o cercetare atentă a semnului, după cum estelipsit de distinctivitate semnul săgeţii existent la capătuldungilor, faţă de imaginea de ansamblu pe care consumatorul o arela achiziţionarea unui produs.Împotriva acestei hotărâri pârâta a declarat recurs, criticilevizând următoarele aspecte: Instanţa de apel a schimbat natura şi înţelesul lămurit şi văditneîndoielnic al cererii de chemare în judecată prin care s-asolicitat să se constate că s-a încălcat dreptul de folosireexclusivă ce aparţine titularului mărcilor 414034 şi 300806, careeste reclamanta.Hotărârea este nelegală pentru că cele trei linii paralele,echidistante la pornire, de culori diferite, care se întind pe 2/3din suprafaţa de dispunere şi care au terminaţii în formă desăgeată, nu sunt protejate, fapt recunoscut chiar de reclamantă,astfel încât nu există temeiul legal al protecţiei date de marcaînregistrată. S-au încălcat dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998 pentru cănumai titularul mărcii poate introduce o cerere întemeiată pe acesttext. Or, reclamanta nu are o marcă înregistrată cu elementulfigurativ care apare pe produsele importate de pârâtă.

Analizând hotărârea atacată, în limitele criticilor formulate prinmotivele de recurs şi în raport de dovezile administrate înainteainstanţelor de fond, Înalta Curte Secţia civilă şi de proprietateintelectuală, decizia civilă nr. 1862 din 27 februarie 2007 aapreciat că recursul nu este întemeiat, pentru următoareleconsiderente:

24

Instanţa de apel a analizat comparativ mărcile figurative invocateprin cererea de chemare în judecată, cu semnul folosit pe produseleimportate de pârâtă. A analizat, aşadar, legalitatea sentinţei în raport cu obiectulcererii de chemare în judecată, nefiind reţinute aspecte noi caresă aibă natura unor cereri noi în apel. Prin cererea de chemare înjudecată nu s-a solicitat să se constate contrafacerea mărciiverbale „adidas”, ci s-a solicitat să se constate încălcareadreptului reclamantei la folosirea exclusivă a mărcilor figurative,constând în trei dungi paralele, verticale şi echidistante,aplicate pe vipuşca pantalonilor de sport şi pe bluză. Instanţa deapel a analizat marca figurativă al cărei titular este reclamantaşi nu marca verbală „adidas” – aparţinând aceluiaşi titular -astfel încât să se considere că ar fi schimbat obiectul dedusjudecăţii.Art. 35 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 conferă titularuluiunei mărci dreptul de a cere instanţei să interzică terţilorfolosirea în activitatea lor comercială a unui semn asemănător cumarca, de natură să producă în percepţia publicului un risc deconfuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.Textul nu impune, pentru temeinicia acţiunii în contrafacere, casemnul folosit de terţ să fie protejat ca marcă, în patrimoniulreclamantului, ci este suficient ca prin asemănarea cu marca alcărei titular este reclamantul, să existe riscul inducerii îneroare a consumatorului mediu.Or, reclamanta a înregistrat marca cu element figurativ constând întrei dungi, echidistante, paralele, separate prin două intervale şicare sunt amplasate de-a lungul mânecii, în exterior, şi pepantalon, de la centură până în partea de jos. În mod corectinstanţa de apel a apreciat că între culorile dungilor de peprodusele importate de pârâtă nu există un contrast suficient deputernic. În aceste condiţii, sectorul ţintă al publicului nu vedeprezenţa elementului culoare a dungilor ca pe o sugestie a anumitorcalităţi, ci ca pe o indicaţie a originii lor, existând riscul deconfuzie.Pe de altă parte, modul în care publicul vizat percepe o marcă esteinfluenţat de nivelul de atenţie al consumatorului mediu. Nivelulde atenţie acordat de consumatorul mediu culorilor unei mărcinotorii nu este ridicat, pentru că el este obişnuit cu elementuldominant care, în speţă, îl constituie forma.

25

Tocmai de aceea, faptul că semnul aplicat pe produsele importate depârâtă are în partea de jos o săgeată nu atrage distinctivitateasa, faţă de imaginea de ansamblu în care elementul dominant îlconstituie dungile.

Decizia civilă nr. 277A din 21 decembrie 2006, Curtea de ApelBucuresti – secţia IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietateaintelectuală .Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucuresti – secţiaa III-a civilă , sub nr. 1262/3/09.01.2006, reclamanta P.G., încontradictoriu cu pârâţii S.C. G.S.R.L. şi Oficiul de Stat pentruInvenţii şi Mărci, a solicitat să se constate că mărfurile reţinutede catre autoritatile vamale conform Deciziei Autoritatii Nationalea Vamilor nr. 72592/2/MC 19.12.2005, aduc atingere drepturilorreclamantei asupra mărcii “Very Irresistible Givenchy”, să seinterzică importul şi comercializarea neautorizată de către pârâtaa produselor purtând mărci identice sau similare mărcii “VeryIrresistible Givenchy”, cu cheltuieli de judecată.În motivarea cererii se arată că, la data de 08.12.2005, în temeiulLegii nr. 202/2000, autorităţile vamale au reţinut ca fiindsusceptibile să aducă atingere unui drept de proprietateintelectuală a unui numar de 96 bucăţi de parfum si apa de toaleta75 ml, ce poarta semnul “Very Incredible Giovany”. Marfurile aufost exportate din Polonia, fiind destinate pârâtei. Deoarece marca“Very Irresistible Givenchy” este marca inregistrata a reclamantei,importul si comercializarea neautorizata a produselor ce poartămărci identice sau similare cu aceasta aduc atingere drepturilorexclusive de proprietate intelectuală ale reclamantei asupraacesteia.In drept au fost invocate prevederile art. 35 din Legea nr.84/1998, art. 11 si art. 25 din Legea nr. 202/2000.Prin sentinta civila nr. 618/02.05.2006 pronuntata de TribunalulBucuresti – Sectia a III-a civila in dosar nr. 1262/3/2006, cerereaa fost respinsa ca neintemeiata.Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut faptul caambalajul produselor importate de catre parata poarta si denumirea“CHATIER”, marca inregistrata a paratei. S-a retinut in consecinta,faptul ca produsele poarta denumirea “Very Incredible Giovany-Chatier”, singurul element comun cu marca reclamantei fiind

26

cuvantul “very”, care nu reprezinta elementul dominant al marciireclamantei. S-a apreciat ca elementul dominant ce conferadistinctivitate marcii reclamantei este elementul “GIVENCHY”.Tribunalul a apreciat ca nu exista similaritate intre denumireaaplicata pe produsele paratei, ce are in compunere elementuldistinctiv “CHATIER” si elementul “GIOVANY”, neexistand un risc deconfuzie intre produsele reclamantei si produsele importate decatre parata.Impotriva acestei sentinte reclamanta a declarat apel motivat,legal timbrat, in termen legal.In apelul sau, reclamanta invoca faptul ca, in aplicareaprevederilor art. 35 al. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998, nu estenecesar ca riscul de confuzie sa se produca in minteaconsumatorului, fiind suficient pentru existenta faptei decontrafacere să existe această posibilitate.In aprecierea riscului de confuzie trebuie avut în vedereconsumatorul mediu, din cadrul categoriei de public vizat deprodus/serviciu, care manifestă un grad de atenţie şi o vigilenţărezonabile.În continuare, apelanta invoca reguli de apreciere reliefate dejurisprudenta europeana si recomandate de O.M.P.I., potrivitcărora, un consumator nu compară mărcile una langa alta, nurecunoaşte, în general, dintr-o privire, diferenţele dintre mărci,prima impresie fiind decisivă. Dacă o marcă are un caracterdistinctiv accentuat şi este reprodusă exact sau aproape exact decătre semnul fraudulos, ea este mult mai uşor confundată cu acestsemn. Similaritatea vizuala este foarte importanta, la fel ca şisimilaritatea auditiva, una singura fiind suficienta pentru aatrage riscul de confuzie.Apelanta invocă analiza mărcii şi a semnului în intregul lor, iarnu având în vedere în mod izolat elementele componente. Identitateaprimului cuvand – “Very”- este primul pas in aceasta analiza. Marcaapelantei exprima si prin atributul adjectival “irresistible”superlativul, dorindu-se evidentierea calitatilor produsului,punerea in valoare a parfumului vandut. In egala masura, semnulfolosit de catre parata exprima acelasi lucru, atributul adjectivalfolosit de catre aceasta fiind menit a releva ideea de superlativ.Astfel, conceptual, cele doua semne au un mesaj identic, perceputca prima impresie la perceptia in ansamblu a marcii, respective asemnului.

27

In ceea ce priveste elementul “Giovany”, acesta este rezultatulinlocuirii unor litere din elementul “Givenchy”.Apelanta invoca faptul ca este indispensabil sa se dea ointerpretare conceptului de similaritate, in legatura cu riscul deconfuzie, bazandu-se pe preambulul Directivei comunitare 48 sijurisprudenta C.E.J., concluzionand in sensul că similaritateamarcilor nu trebuie interpretata matematic, obiectiv, ci subiectiv,prin prisma percepţiei consumatorului asupra celor două semne.Percepţia semnului trezeşte amintirea mărcii, asocierea între semnşi marcă putând avea ca rezultat un transfer al ataşamentului faţăde marca şi diluarea imaginii legată de aceasta.Fiind vorba despre bunuri de o valoare relativ mică, este mai mareriscul de a considera că bunul provine de la acelaşi producător,crezând eventual ca este vorba despre o gamă de produse. Or, întrepărţile litigante nu există nici o legătură comercială.Folosirea semnului “CHATIER” nu prezinta nici o relevanţă, faţă decontrafacerea mărcii “Very Irresistible Givenchy”.Similaritatea mărcilor se apreciază şi având în vedere elementeextrinseci, precum modalitatea de folosire a semnului pe produse.Pârâta foloseşte neautorizat semnul, pe produse identice, înacelaşi fel în care este folosită şi marca, fapt ce e de natură aspori riscul de confuzie. Sticla parfumului pârâtei are aceeaşiculoare roz şi aceeaşi formă alungită, ambalajele fiind identice,cutii roz-ciclame.Similaritatea se analizeaza în raport de riscul de confuzie generatde momentul achizitionării bunului, în care consumatorul nu are înfaţă ambele mărci, pentru a le compara. Apelanta invocă faptul camarca este larg cunoscută în rândul segmentului de public vizat,astfel că elementele comune sunt percepute, consumatorulachizitionând produsul ca urmare a asocierii semnului cu marca.Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor deapel invocate, Curtea retine caracterul fondat al apelului.Instanţa de fond, utilizând defectuos terminologia juridicăspecifică conflictului de mărci,a procedat la o greşitainterpretare şi aplicare a prevederilor art. 35 al. 2 lit. b dinLegea nr. 84/1998, apreciind în mod gresit lipsa similarităţiisemnelor aflate în conflict, precum şi lipsa riscului de confuzie,incluzând şi riscul de asociere a semnului cu marca anterioară.Drepturile conferite de marcă anterioară sunt protejate împotrivafolosirii, pentru produse/servicii identice sau similare, a unui

28

semn identic sau similar cu marca anterioară, daca exista un riscde confuzie, incluzând şi riscul de asociere a semnului cu marca.Riscul de confuzie poate privi confuzia directa, respectiv risculsubstituirii involuntare a produselor marcate de semnele aflate inconflict ori riscul atribuirii aceleiasi proveniente produsuluimarcat de semnul folosit pentru a marca produsele cu cel marcat demarca anterioara, sau confuzia indirecta, respectiv risculconsiderarii ca intre cei doi producatori diferiti ar exista vreolegatura economica, juridica, etc.Riscul de asociere nu constituie o alternativa la riscul deconfuzie, iar cel dintai nu il implica cu necesitate pe cel dinurma.Existenţa riscului de asociere este determinat de elementul verbalde debut comun semnelor aflate în conflict, respectiv “very”, acărui prezenţă determina de altfel, si necesitatea cercetariiipotezei de conflict prevazuta de art. 35 al. 2 lit. b din Legeanr. 84/1998.Riscul de asociere implică cu necesitate posibilitatea pentruconsumatorul mediu vizat ca, la momentul confruntării cu unuldintre semne, acesta să îi amintească de celălalt.Riscul de confuzie trebuie apreciat global, tinând seama de toţifactorii pertinenţi în speţa, aprecierea globală implicând oanumită interdependenţă între factorii luaţi în considerare, înspecial, similaritatea mărcilor şi cea a produselor/serviciilormarcate, un grad scăzut de similaritate între produse/serviciiputând fi compensat de un grad ridicat de similaritate între mărcişi invers.Percepţia pe care consumatorul mediu vizat de produsele în cauză oare asupra mărcilor în conflict joacă un rol determinant înaprecierea globală a riscului de confuzie. Or, consumatorul mediuvizat percepe în mod normal marca precum un tot şi nu recurge laexaminarea diferitelor detalii. În percepţia de ansamblu, suntreţinute elementele dominante, interesând pregnanţa asemănărilor,iar nu deosebirile nesemnifcative în percepţia de ansamblu.Trebuie luat in considerare faptul ca nivelul de atenţie alconsumatorului este susceptibil de a varia în funcţie de categoriade produse/servicii.Pe de altă parte, trebuie să se ţină seama de faptul că acesta nuare decât rareori ocazia de a proceda la o comparaţie directă adiferitelor mărci şi trebuie să se încreadă în imaginea imperfectă

29

a mărcii, pe care o păstrează în memorie, de unde şi importanţaelementelor dominante şi pregnanţa asemănărilor, în percepţia deansamblu.Aprecierea globală a riscului de confuzie, în ceea ce privestesimilaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a mărcilor aflateîn conflict, trebuie să fie fondată pe impresia de ansamblu produsăde acestea, ţinând cont în special de elementele lor distinctive şidominante.Fiind vorba despre produse susceptibile a fi comercializate pepiaţa românească în sistem de autoservire, dar şi prin comunicareverbală (între vânzător şi consumator), astfel încât, cu ocaziacumpărării, consumatorul mediu vizat poate percepe marca atâtvizual, cât şi auditiv, trebuie acordată importanţă sporită tripleisimilarităti, vizuală, auditivă si conceptuală, a semnelor alfateîn conflict, cu consecinţe asupra gradului de similaritate înpercepţia globală şi aprecierea riscului de confuzie.Instanta de fond se afla intr-o evidenta eroare in ceea ce privestesemnele aflate in conflict. Reclamanta a declansat actiunea incontrafacerea marcii “Very Irresistible Givenchy” in conflictul cusemnul “Very Incredible Giovany”.În consecinţă, analiza comparativă trebuie să se circumscrieacestor semne conflictuale, cu luarea în considerare, în apreciereapercepţiei de ansamblu, a tuturor factorilor pertinenţi.Folosirea semnului conflictual alături de alt semn, înregistrat camarcă, de către pârâtă, pentu a marca acelaşi produs, intră înaceastă categorie, a factorilor pertinenţi, de luat în considerarela aprecierea gradului de similaritate în strânsă legătura curiscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a semnului cumarca anterioară.Modul în care este utilizat semnul conflictual in raport de modulin care este folosita marca anterioara constituie un factorpertinent in aprecierea gradului de similaritate vizuala inperceptia de ansamblu, in stransa legatura cu riscul de confuzie,incluzand si risculde asociere a semnului cu marca.Marca “Very Irresistible Givenchy” este folosita prin dispunereafiecaruia dintre cele trei elemente verbale unul sub celalalt, peambalajul de culoare roz, in centru –sus; in centru jos apare marcaverbala “Chatier”Gradul de similaritate vizuala este foarte ridicat, dat fiindimpactul inceputului comun al cuvintelor reprezentate grafic de

30

literele ce le compun, in perceptia de ansamblu a consumatoruluipotential, a impresiei puternice in perceptia vizuala de ansambludeterminate de literele comune, dispuse in aceeasi ordine incompunerea fiecaruia dintre elementele verbale succesive, precum side modul identic de folosire a semnului fata de modul in care estefolosita marca pe produs.Intrucât produsele marcate de semnele aflate in conflict suntproduse de larg consum, iar perceptia avuta in vedere este cea aconsumatorului roman mediu, necunoscator de limba engleza, luareain considerare a aspectului fonetic din perspectiva pronuntiei inlimba engleza nu prezinta o relevanta consistenta in perceptia deansamblu a semnului, decat pentru consumatorul cunoscator de limbaengleza.Prin urmare, sub aspect auditiv, este avuta in vedere pronuntiapotrivit foneticii limbii romane.Sub aspect auditiv, data fiind identitatea primului element verbal(“very”), numarul mare de sunete comune, dispuse in aceeasi ordinein elementele verbale, I(nc)re(d)ible – I(r)re(s)i(st)ible, Gi(o)v(a)ny – Giv(e)n(ch)y, impactul silabei identice de final din aldoilea element verbal (“ble”) si al sunetului “Gi” identic /similarfonetic, dupa cum pronuntia este in limba engleza sau in limbaromana, gradul de similaritate este de asemenea foarte ridicat.Sub aspect conceptual, marca anterioara contine termenul“Irresistible”, iar semnul conflictual contine termenul“Incredible”, ambele evocand in perceptia consumatorului mediu dinRomania, data fiid similaritatea vizuala (grafica) si fonetica cucuvintele de dictionar din limba romana, “irezistibil:, respectiv“incredibil”, superlativul, aprecierea calitatii la superlativ,ceea ce face ca, pe plan conceptual, semnele conflictuale sa seafle intr-un grad ridicat de similaritate.Elementul dominant al fiecaruia dintre semnele conflictuale,“Givenchy”, respectiv “Giovany”, este perceput ca un nume propriu,dincolo de rezonanta franceza, respectiv italiana, care ar putea fiignorata de catre consumatorul roman mediu vizat, necunoscator allimbii franceze sau italiene.In perceptia de ansamblu a consumatorului mediu potential alproduselor aflate in conflict, care, potrivit celor retinuteanterior, are un nivel de atentie si precautie rezonabile,produsele fiind de larg consum, gradul de similaritate in sine alcelor doua semne conflictuale este unul foarte ridicat, riscul de

31

confuzie, incluzand si riscul de asociere a semnului cu marca,fiind ridicat.Consumatorul mediu roman va putea substitui involuntar produseleori, daca nu le va substitui, va putea crede ca fac parte dinaceeasi gama de produse apartinand aceluiasi producator sau unorproducatori diferiti, dar intre care exista o legatura economica,financiara, juridical etc.Larga cunoastere a marcii anterioare pe teritoriul Romaniei(teritoriu unde este ceruta protectia marcii considerate notorie)trebuie luata in considerare pentru a aprecia daca similaritateadintre semne (si/sau produse) este suficienta pentru a retineriscul de confuzie.Faţă de cele reţinute, în temeiul art. 296 al. 1 Cod procedurăcivilă, Curtea a admis apelul declarat de către apelanta-reclamantăşi a schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că, în temeiulart. 35 al. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998, a admis cererea şi , întemeiul art. 35 al.3 din Legea nr. 84/1998, a dispus interzicereaimportului şi comercializării neautorizate de către pârâta aproduselor reţinute de către autoritaţile vamale în temeiulDeciziei Autorităţii Naţionale a Vămilor nr. 72592/2/MC/19.12.2005,reprezentand 96 bucăţi parfum şi apa de toaleta 75 ml., ce poartăsemnul “Very Incredible Giovany”.

c) folosirea de către un terţ în activitatea sa economică,fără consimţământul titularului, a unui semn identic sau asemănătorcu marca pentru produse sau servicii diferite de cele pentru caremarca a fost înregistrată, dacă marca înregistrată este notorie,dacă s-ar profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărciisau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.Invocarea notorietăţii mărcii anterioare implică o ipoteză deconflict diferită faţă de cea de la pct. b, cu consecinţe asupracondiţiilor pentru reţinerea contrafacerii şi implicit asupraprobatoriului, notorietatea trebuind a fi dovedită de către celcare o invocă, potrivit alineatului 4 al Regulii 16 dinRegulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, aprobata prin H.G.nr. 833/1998, pentru a putea fi luată în considerare.

6. Suspendarea judecăţii.CA Bucuresti, Sectia a III-a civila , decizia nr. 1320 din 8noiembrie 2004

32

Prin încheierea din şedinta publica de la 10.12.2003, Tribunalul B– Sectia a V-a civilă, a dispus suspendarea judecarii cauzeiprivind pe BV in contradictoriu cu paratii SC ZP SRL si SA,apreciind ca dezlegarea pricinii ( actiunea in contrafacere) atarnade existenţa dreptului ce face obiectul judecăţii în alt dosar alaceleiaşi instanţe, respectiv anulare marcă.În urma recursului formulat de reclamanta, instanţa arată căconstatarea Tribunalului nu poate fi contrazisă, întrucât esteevident ca în cazul în care printr-o hotărâre definitivă şiirevocabilă s-ar dispune anularea mărcii în discuţie, cu efecteretroactive, în speţă s-ar conchide în sensul neîndepliniriicerinţelor acţiunii în contrafacere.Măsura suspendării legale prevăzute de art. 244 C.pr.c are caracterfacultativ, astfel încât adoptarea sa depinde de apreciereainstanţei de judecată, care trebuie să ţină seama nu numai delegatura dintre cauze ci şi de oportunitatea suspendării judecăţii.Tribunalul a constatat în mod eronat ca se impune o atare măsuraprocesuala.Înregistrarea mărcii, cu efecte din data de 26.08.2002, în speţă,îndreptăţeşte titularul să utilizeze orice mijloace procesualepentru protejarea dreptului recunoscut, inclusiv acţiune acivilă încontrafacere.Întreruperea cursului judecăţii este incompatibilă cu o protecţieeficientă a dreptului legal recunoscut.Interesul protejării dreptului la marcă este prioritar faţă de celal ocrotirii drepturilor virtuale pretinse de terţi asupra aceluiaşsemn sau unui semn similar, pentru care recunoasterea legalăoperează abia ulterior potenţialei anulări a mărcii, cuposibilitatea valorificării retroactive a propriilor pretenţii.Până la acel momnet, dreptul obtinut prin inregistrare se impune afi protejat ca atare, prin repararea prejudiciului evntual încercatşi evitarea amplificării acestuia, rezultat ce nu ar putea fi atinsîn cazul întrruperii cursului judecăţii, dimpotrivă, atare masurăar prelungi sine die procesul al cărui scop este acela de a stopafaptele păgubitoare ale terţului.Măsura suspendării judecăţii incertă fiind ca întindere a efectelorsale în timp, ar lipsi de finalitate demersul judiciar iniţiat detitularul dreptului la marca şi ar contraveni voinţei legiuitorului

33

care a preconizat o protecţie eficientă a dreptului prin oricemijloace procesuale.O solutie eficientă ar fi conexarea cauzelor, la solicitareareclamantului.

7. Produse puse în comert cu acordul titularului marcii.Ordonanţa presedinţială. Aparenţa dreptului. Reclamanta care considera ca sunt indeplinite conditiile textuluide lege art. 35 alin 2 lit. B, poate solicita interzicerea actelorla care se refera acest text de lege si pe cale de ordonantapresedintiala, daca sunt indeplinite conditiile de admisibilitatereferitoare la urgenta, vremelnicie si neprejudecarea fondului.CA Bucuresti, sectia a IX-a civilă şi pentru cauze privindproprietatea intelectuală, prin decizia civilă nr. 28 din 3 martie2005, a reţinut că prin contract s-a menţionat că reclamanta estede acord sa permita pârâtei să vândă stocurile de produsefarmaceutice care sunt deja importate şi care există pe teritoriulRomâniei.Cu privire la aceste produse sunt aplicabile dispozitiile art 37din L84, in conformitate cu care titularul unei marci inregistratenu poate sa interzica altei persoane detinerea, oferirea sprevanzare sau comercializarea produselor care poarta aceasta marca,pentru produsele care au fost puse in comert de insusi titular saucu consimtamantul acestuia.Fara a prejudeca instanta este totusi datoare sa stabileascaaparenta dreptului, pentru a admite odonanta presedintiala.Prin contract reclamanta si-a dat acordul ca produsele care sunt instoc importate deja in R sa poata fi vandute( operand aiciprevederile art. 37 din L)Cu alte cuvinte, daca in ceea ce priveste calitatea de titular aldreptului la marca, aparenta de drept opereaza in favoareareclamantei, in ceea ce priveste dreptul de a vinde produseleaflate in stoc, deja importate in Romania, aparenta dreptuluiopereaza in favoarea paratelor in calitate de producator, vanzatorsi antrepozitar al produselor purtand semnul Moxiclav, similar cumarcile reclamantei.A interzice paratelor sa efectueze comert cu aceste produse purtandsemnul Moxiclav, inseamna a nesocoti dreptul conferit acestora prin

34

conventia partilor, care potrivit art 969 c civ, are intre acesteaputere de lege.Reclamanta a sustinut cu ocazia dezbaterilor din recurs ca isiasuma riscul de a opri comercializarea produselor chiar importateanterior conventiei si de a plati eventuale despagubiri pentruacestea, in urma solutionarii procesului de drept comun. Acestapresupune insa o incalcare a prevederilor contractului pe care eainsasi l-a incheiat, pentru care, indiferent ca isi asuma sau nuriscul, nu poate solicita concursul instantei de judecata.

8. Sarcina probei

În cauza KENZO SA împotriva MC, CA Bucuresti, Sectia a IX-a civilasi pentru cauze privind proprietatea intelectuala prin Deciziacivila nr. 379/A din 3 noiembrie 2005 reţine că, având în vederecă reclamanta a sustinut ca marfurile au fost produse sicomercializate fara autorizarea sa , era în sarcina pârâtei să facădovada faptului pozitiv contrar, aşa cum corect se arată înmotivele de apelNu i se poate pretinde reclamantei, care este titularul mărcii, săfacă dovada ca nu a autorizat utilizarea de catre parata a unuisemn identic ori similar cu marca, ceea ce reprezinta un faptnegativ.

Prin actiunea inregistrata la 23 februarie 2005, reclamanta K SA achemat in judecata pe parata MC, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o vapronunta, sa constate ca marfurile importate de parata si retinute de autoritatile vamaleconform deciziei Autoritatii Nationale a Vamilor nr. 5404/MC/02.02.2005 aduc atingeredrepturilor reclamantei asupra marcii KENZO si sa dispuna interzicerea importului si acomercializarii neautorizate de catre parata a produselor purtand marci identice sausimilare, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.In motivarea acţiunii, reclamanta a aratat ca la data de27.01.2005, autoritatile vamale din cadrul Biroului Vamal Giurgiuau retinut ca fiind susceptibile sa aduca atingere unui drept deproprietate intelectuala un numar de 198 bucati parfumuri, purtandinscriptionata denumirea KENZO. Produsele retinute provin dinTurcia fiind importate de catre parata MC.KENZO reprezinta o marca inregistrata a reclamantei, conformcertificatului de inregistrare OMPI nr. R 476179/29.04.2003, iarimportul si comercializarea neautorizata a produselor purtand marci

35

identice sau similare cu aceasta aduc atingere drepturilorexclusive de proprietate intelectuala detinute asupra marcii.

Prin sentinta civila nr. 259/24.03.2005, T Bucuresti, sectia a V-acivila a respins actiunea ca neintemeiata, pe motivul ca din acteledosarului nu rezulta imprejurarile in care aceste marfuri au fostpuse in comert, cu sau fara acordul titularului marcii, si nicinatura marfurilor comercializate, marfuri originale saucontrafacute. In drept instanta a retinut ca, potrivit art. 37 dinL84, titularul unei marci inregistrate nu poate cere sa seinterzica altor persoane detinerea, oferirea spre vanzare saucomercializarea produselor care poarta aceasta marca, pentruprodusele care au fost puse in comert de insusi titularul sau cuconsimtamantul acestuia, iar acest text, care reglementeaza regimulas-ziselor importuri paralele, se coroboreaza cu prevederile art. 3alin 1 din L 202/2000. Prin urmare nu se poate stabili ca marfurileimportate de parata aduc atingere drepturilor exclusive deproprietate intelectuala ale reclamantei, cata vreme nici dincerera introductiva de instanta si nici din probele administrate nurezulta natura marfurilor si modalitatea in care acestea au fostpuse in comert.

Instanta de apel a admis apelul declarat de reclamanta, pentruurmatoarele considerente:Reclamanta este titulara dreptului asupra marcii KENZO, conformcertificatului de inregistrare pe cale internationala eliberat deOMPI indicat mai sus, protectia fiind acordata inclusiv pentruRomania, pentru produse si servicii din mai multe clade printrecare si clasa 3 – produse de parfumerie, produse cosmetice si demachiaj.La data de 27.01.2005, ANV a decis, la cerera reclamantei,suspendarea operatiunii de vamuire si retinerea a 198 bucatiparfumuri, avand inscriptionate urmatoarele semne:78 buc a cate 8 ml – KENZO, 108 buc. A cate 8 ml – L’EAU PAR KENZO,18 buc a cate 8 ml – FLOWER BY KENZO, marfurile fiind importate decatre parata MCData fiind identitatea si respectiv similaritatea semnelor cu marcaşi identitatea produselor pe care sunt utilizate, sunt incidentedispozitiile art. 35 alin 2 lit a si b din L84, potrivit caroratitularul marcii poate cere instantei judecatoresti competente sa

36

interzica tertilor sa foloseasca, in activitatea lor comerciala,fara consimtamantul titularului, un semn identic cu marca pentruproduse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fostinregistrata, respectiv un semn similar cu marca pentru produse sauservicii identice, daca exista risc de confuzie din parteapublicului.Nu i se poate pretinde reclamantei, care este titularul marcii, safaca dovada ca nu a autorizat utilizarea de catre parata a unuisemn identic ori similar cu marca, ceea ce reprezinta un faptnegativ.Parata care ar fi putut face dovada faptului pozitiv contrar – dacaar fi inteles sa sustina un asemenea fapt- nu s-a prezentat nici infata 1 instante nici in fata celei de apel si nu a administrat nicio proba prin care sa combata sustinerile reclamantei.

Prevederile art. 37 pe care Tribunalul si-a intemeiat sustinerea,nu sunt aplicabile in acest caz. Pentru a se putea retine aplicabilitatea acestui text ar fi trebuitsa se faca dovada ca este vorba de produse originale, care au fostpuse in comert chiar de titularul marcii sau cu consimtamantulacestuia.In speta nu s-a facut o astfel de dovada iar partea interesata saadministreze probe in acest sens ar fi fost parata, care insa nusi-a facut niciun fel de aparari in cauza. Atfel activitateaparatei care a importat bunurile retinute de autoritatea vamala,apare ca nefiind autorizata de titularul dreptului asupra marcii.Reclamanta este indreptăţita sa solicite interzicera importului şia comercializării produselor contrafăcute atâta vreme cât pârâta nua făcut dovada ca reclamanta a pus în comert sau a consimţit laefectuarea de către pârâtă a operaţiunilor de import cu privire laproduse purtând un semn identic sau similar cu marca înregistratăde reclamantă.

BIBLIOGRAFIE

37

1. Octavia Spineanu Matei, Proprietate intelectuală. Practicăjudiciară, Ed. Hamangiu, 2006

2. Revista Română de Proprietate Industrială nr. 11/2004; nr.7/2003

3. Legea 84/1998 privind mărcile şi indicţiile geografice 4. Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarearespectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadruloperaţiunilor de vămuire 5. Directiva 2008/95/CE

http://www.euroavocatura.ro/jurisprudentahttp://www.avoconsult.ro/dreptul-proprietatii-intelectuale-cabinet-avocatura-avocat-marian-rosca.htmlhttp://www.inregistrare-marci.ro/jurisprudenta/sentinte.php?sentinta=4www.osim.ro

38