UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS SAA – UNACEM Notoriedad ...

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual RESOLUCIÓN N° 1493-2015/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 520863-2013/DSD

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SOLICITANTE : DENNYS GRANDEZ CÓRDOVA OPOSITORA : UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. – UNACEM Notoriedad de la marca de la opositora: Acreditada - riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento indebido de la reputación ajena y dilución de la fuerza distintiva: Inexistencia – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y servicios de las clases 16, 19, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia Lima, siete de abril de dos mil quince. I. ANTECEDENTES Con fecha 22 de enero de 2013, Dennys Grandez Córdova (Perú), solicitó el registro de la marca de producto conformada por la denominación SOLAZO y logotipo (se reivindica colores1), conforme al modelo, para distinguir organización de eventos y producciones musicales, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 27 de febrero de 2013, Unión Andina de Cementos S.A.A. formuló oposición manifestando ser titular de las marcas SOL, SOL CEMENTOS LIMA, PROGRE SOL y lemas comerciales CEMENTO SOL SALE CALIENTE LLEGA CALIENTE, registrados en las clases 16, 19, 35, 36, 37, 39, 40 y 42 de la Nomenclatura Oficial, con las cuales el signo solicitado resulta ser confundible. Asimismo, indicó que su marca SOL es notoriamente conocida, siendo que el

1 Se advierten los colores anaranjado y amarillo.


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registro del signo solicitado generaría un aprovechamiento injusto de su prestigio en el mercado. Con fecha 16 de abril de 2013, UNACEM adjuntó diversos medios probatorios a efectos de acreditar la notoriedad de su marca SOL. Mediante proveído de fecha 1 de julio de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de que la solicitante no absolvió el traslado de la oposición. Mediante Resolución Nº 3201-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de noviembre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: Notoriedad de la marca SOL

- Las copias de los contratos de publicidad acreditan que Cementos Lima S.A. (actualmente Unión Andina de Cementos S.A.A.), celebró contratos con diversos medios de comunicación, durante los años 2010 a 2012, por concepto servicios de publicidad; sin embargo no se especifica el producto o servicio objeto de publicidad, por lo que no es posible determinar a partir de los mismos el alegado carácter notoriamente conocido de la marca SOL en el Perú o en algún país miembro de la Comunidad Andina.

- De otro lado, se han adjuntado documentos en donde se refleja publicidad de la marca CEMENTOS SOL emitida en el Perú por parte de la opositora empleando diversos medios, durante enero de 2010 y febrero de 2013; sin embargo, debe ir acompañada de otros medios probatorios o indicios que permitan apreciar el grado de difusión que ha tenido la referida publicidad. En ese sentido, los documentos adjuntados por la opositora no resultan suficientes por sí solos para acreditar que la la fecha de la presente solicitud de registro, la marca SOL gozaba de la calidad de notoriamente conocida por parte del público consumidor pertinente en el mercado peruano o en otro país de la Comunidad Andina.

Evaluación del riesgo de confusión La opositora sustenta su oposición en base a la titularidad sobre sus:

- Marcas registradas: SOL (Certificados N° 142007, N° 138854, N° 51118 y N° 51115); SOL y logotipo (Certificados N° 139057, N° 134461, N°


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134606, N° 134356, N° 138853, N° 134566, N° 134349, N° 51117, N° 49056, N° 49055, N° 49001, N° 49000, N° 49051, N° 49050 y N° 51116); SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificados N° 107922, N° 134792, N° 134847, N° 134348, N° 13330, N° 134565, N° 38832, N° 38831, N° 38830, N° 49196, N° 49197, N° 3869, N° 49195, N° 49218 y N° 39852); PROGRE SOL y logotipo (Certificados N° 143515, N° 53221, N° 53222 y N° 52977) y SUPERSOL (Certificado N° 173990).

- Lemas comerciales: CEMENTO SOL, SALE CALIENTE (Certificado N° 4733); CEMENTO SOL, SALE CALIENTE, LLEGA CALIENTE (Certificado N° 4737) y CEMENTO SOL, TU CEMENTO CALIENTE (Certificado N° 4740).

(i) Entre los servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la clase 16 de al Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas, se advierte que presentan vinculación.

(ii) Entre los productos y/o servicios que distinguen las marcas registradas en las clases 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42 de la Nomenclatura Oficial, se advierte que no se encuentran vinculados, dado que difieren en cuanto a su naturaleza y finalidad.

(iii) Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión se determina que, vistos en su conjunto y de forma sucesiva, dichos signos no resultan semejantes, toda vez que, si bien los signos en conflicto presentan en común el término SOL, éste conforme se advierte del informe de antecedentes, forma parte de otras marcas registradas a favor de terceros para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional, por lo que no es posible establecer semejanzas únicamente sobre la base de dicho término.

Examen de registrabilidad Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el artículo 134 de la Decisión 486 y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida norma, por lo que corresponde acceder a su registro.

Con fecha 5 de diciembre de 2013, Unión Andina de Cementos S.A.A. – UNACEM S.A.A. interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos referidos al riesgo de confusión entre el signo solicitado y sus marcas


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registradas. Asimismo, señaló que la marca SOL, que distinguen productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial y servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, ostenta la calidad de notoria, lo cual ha sido acreditado con los medios probatorios adjuntados. Consignó páginas Webs de Internet conteniendo publicidad con la marca SOL. Con fecha 21 de abril de 2014, Unión Andina de Cementos S.A.A. – UNACEM S.A.A. adjuntó varios medios probatorios a efectos de acreditar la notoriedad de su marca SOL. Se advierte que habiendo sido debidamente notificada, la solicitante no absolvió el traslado de la apelación interpuesta. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar: (i) Si el signo solicitado SOLAZO y logotipo se encuentra incurso en la

causal de prohibición establecida en el artículo 136, inciso h) de la Decisión 486.

(ii) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado SOLAZO y logotipo y las marcas registradas a favor de Unión Andina de Cementos S.A.A. – UNACEM S.A.A.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes: Se ha verificado lo siguiente:

a) Unión Andina de Cementos S.A.A. – UNACEM S.A.A. es titular de las siguientes marcas:

Marca Certificado

Productos o Servicios

Vigencia

SOL 142007

Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos; artículos de oficina

22/08/2018


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(excepto muebles); materiales de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), de la clase 16.

139057

Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos; artículos de oficina (excepto muebles); materiales de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), de la clase 16.

04/06/2018

107922

Papelería, bolsas de papel, folletería y material de instrucción, de la clase 16.

10/08/2015

134461


11/01/2018

134606


23/01/2018

134356


11/01/2018


M-SPI-01/1B 6-66

134792


31/01/2018

134847


01/02/2018

138853

Materiales de construcción no metálicos, especialmente cemento, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez, betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, de la clase 19.

30/05/2018

13330

Cemento portland y similares, de la clase 19.

26/02/2013

134348


11/01/2018


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134566


21/01/2018

134349


11/01/2018

SOL 138854


30/05/2018

134350

Materiales de construcción no metálicos, especialmente cemento, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez, betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos de la clase 19.

11/01/2018

143515

Materiales de construcción no metálicos, especialmente cemento; tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez, betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, de la clase 19.

24/09/2018

SUPERSOL 173990

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, de la clase 19

15/03/2021


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134565

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, de la clase 19.

21/01/2018

38832

Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, de la clase 35.

27/07/2015

38831

Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, de la clase 36.

27/07/2015

SOL 51118

Construcción, reparación; servicios de instalación; alquiler de herramientas, materiales y máquinas para la construcción, explotación de canteras, extracción minera, de la clase 37

04/06/2018

51117

Construcción, reparación; servicios de instalación; alquiler de herramientas, materiales y máquinas para la construcción, explotación de canteras, extracción minera, de la clase 37.

04/06/2018

38830

Construcción, reparación, servicios de instalación, de la clase 37.

27/07/2015

49196


31/01/2018

49197


31/01/2018


M-SPI-01/1B 9-66

49056


11/01/2018

49055


11/01/2018

49001


11/01/2018

53221

Construcción; reparación; servicios de instalación; alquiler de herramientas, materiales y máquinas para la construcción; explotación de canteras; extracción minera, de la clase 37.

09/10/2018

SOL 51115

Transporte; embalaje; almacenaje y depósito de mercancías, especialmente de cemento a granel y/o en bolsa; alquiler de almacenes, de la clase 39

04/06/2018

3869

Depósito y almacenaje de cemento a granel y/o en bolsa, de la clase 39.

23/12/2016

49050

Transporte; embalaje; almacenaje y depósito de mercancías, especialmente de cemento a granel y/o en bolsa; alquiler de almacenes, de la clase 39.

11/01/2018

49000


11/01/2018


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49051


11/01/2018

51116


04/06/2018

49218

Transporte; embalaje; almacenaje y depósito de mercancías, especialmente de cemento a granel y/o en bolsa; alquiler de almacenes, de la clase 39

01/02/2018

49195

Transporte; embalaje; almacenaje y depósito de mercancías, especialmente de cemento a granel y/o en bolsa; alquiler de almacenes, de la clase 39. 31/01/2018

53222


09/10/2018

4560

Servicios de procesos industriales relacionados con el cemento y otros materiales de construcción, de la clase 40. 21/05/2022

52977

Tratamiento de materiales, de la clase 40. 24/09/2018

39852

Investigación científica e industrial, de la clase 42.

28/10/2015

Asimismo, es titular de los siguientes lemas comerciales:


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La denominación CEMENTO SOL, SALE CALIENTE para publicitar a la marca de producto SOL CEMENTOS LIMA y logotipo, registrada bajo Certificado N° 13330, que distingue cemento portland y similares de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, con vigencia hasta el 26 de febrero de 2023. El mencionado lema comercial fue registrado bajo Certificado N° 4733.

- La denominación CEMENTO SOL, SALE CALIENTE, LLEGA CALIENTE

para publicitar a la marca de producto SOL CEMENTOS LIMA y logotipo, registrada bajo Certificado N° 13330, que distingue cemento portland y similares de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, con vigencia hasta el 26 de febrero de 2023. El mencionado lema comercial fue registrado bajo Certificado N° 4734.

- La denominación CEMENTO SOL TU CEMENTO CALIENTE para publicitar a la marca de producto SOL CEMENTOS LIMA y logotipo, registrada bajo Certificado N° 13330, que distingue cemento portland y similares de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, con vigencia hasta el 26 de febrero de 2023. El mencionado lema comercial fue registrado bajo Certificado N° 4733

b) En la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, existen marcas registradas a

favor de diferentes titulares, que contienen en su conformación el término SOL, tales como: SOL & IDEAS y logotipo (Certificado N° 38181); SOL DEL VALLE GOLF CLUB (Certificado N° 70099); SOL MUSIC FORMANDO ARTISTAS… y logotipo (Certificado N° 76547); SOL Y LAS MUÑECAS DE LA CUMBIA (Certificado N° 62207).

2. Notoriedad de la marca de la accionante 2.1. Marco conceptual La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.


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En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-20053 lo siguiente: "Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor". De igual manera, en el Proceso 06-IP-20094, ha señalado que: “Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad. De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos". El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación,

2 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 126-IP-

2008, publicada en la Gaceta Oficina Nº 1727 de fecha 30 de junio de 2009. 3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32. 4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1727 del 30 de junio de 2009.


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traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 2.2. Criterios para determinar la notoriedad de un signo A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca. La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro

de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera

de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera

de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o

licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del

signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.


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En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo5, tales como: a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales

que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo; b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por

terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado; c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se

distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca; d) la protección obtenida en distintos países; y, e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la

marca. La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria6. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003): "Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea

conocida en un alto porcentaje de la población en general. Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea

difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

5 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los

nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss. 6 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso Nº 128-

IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.


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Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”)7. El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-20058:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255). “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” (ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

2.3. Sobre la prueba de notoriedad El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria “non egent probatione”. Y es que, a diferencia del

7 Citada en el Proceso N° 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de

2005, pp. 23-24. 8 Ver nota 4.


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hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (…)".

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-20059, en el extremo que señala lo siguiente: "La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas". Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario". En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”10 En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las

9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15. 10 Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.


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partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada. Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.11 2.4. La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005 señala que: "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad. De otro lado, en el Proceso 029-IP-200812, ha señalado lo siguiente:

11 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 6), pp. 9 y 10. 12 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 1637 del 21 de julio de 2008.


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“La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan”. Asimismo, el Tribunal señala: “En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada”. Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, es decir, si los signos confrontados resultan similares o no. En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios, como en los signos mismos.


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En ese mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 70-IP-200813, ha señalado que: “En relación con los dos primeros – refiriéndose a los riesgos de confusión y asociación – se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan” En cuanto al principio de territorialidad, del artículo 224 de la Decisión 486 se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso 029-IP-2008 ha señalado que “la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”. Asimismo, en el Proceso 24-IP-200914 ha señalado que: “De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para 13 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 1648 del 21 de agosto de 2008. 14 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 1734 del 22 de julio de 2009.


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distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias15. 2.5. Determinación del sector pertinente Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores. 15 Cfr. Pacón, Ana María, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”. Artículo

publicado en la Revista Derecho PUCP Nº 47, diciembre 1993, página 310.


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2.6. Aplicación al caso concreto 2.6.1. Pruebas aportadas En el presente caso, a fin de acreditar el carácter notorio de la marca SOL, Unión Andina de Cementos S.A.A. presentó los siguientes documentos: 60 (sesenta) contratos de publicidad16 emitidos entre los años 2010, 2011

y 2012 suscritos entre Cementos Lima S.A. (en calidad de anunciador); Mayo Publicidad S.A. (en calidad de agencia o central de medios) y las siguientes empresas (fojas 168-278, 737-779, 800-802, 808-843, 851-909 y 913-925):

- Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. - Andina de Radiodifusión S.A.C. - Paneles Napsa S.A. - Corporación Radial del Perú S.A.C. - Empresa Editora El Comercio S.A. - Empresa Periodística Nacional S.A. - GV Producciones S.A.C. - Media Networks Latin América S.A.C. - Grupo RPP S.A. - Frecuencia Latina Representaciones S.A.C. - Punto Visual S.A.

Los contratos de publicidad tienen como objetivo transmitir y/o publicar anuncios publicitarios de los productos de la opositora, en determinados espacios (paneles, eventos, programas televisivos o radiales), los cuales, en su mayoría, cuentan con una cobertura geográfica nacional.

Publicidad en prensa escrita (foja 280 - 286): - Extracto del diario OJO de fecha 2 de junio de 2010, en el cual se

advierte, en la carátula, un anuncio publicitario de la marca CEMENTO SOL, consignado la frase “De la fábrica a tus manos”.

16 Los referidos contratos que tienen como objetivo publicitar los productos de la opositora, se denominan:

“Contrato de Transmisión de Publicidad”, “Servicios Publicitarios”, “Auspicio”, “Venta de Espacio Publicitario”, entre otros. A efectos de sintetizar los nombres de los mismos se les denominarán: “Contratos de Publicidad”.


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- Extracto del diario OJO de fecha 16 de noviembre de 2010, en el cual se aprecia en la parte interna del diario un anuncio publicitario de la marca CEMENTO SOL con la frase “Haz que tu esfuerzo valga la pena construye con Cemento Sol”.

- Extracto del diario OJO de fecha 18 de agosto de 2010, en el cual se

advierte en la carátula un anuncio publicitario de la marca CEMENTO SOL.

- Extractos del diario TROME de fechas 28 de febrero y 28 de marzo de 2011, en los cuales se aprecian en la parte interna del diario un anuncio publicitario de la marca CEMENTO SOL con la frase “Haz que te esfuerzo valga la pena construye con Cemento Sol”.


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- Extractos del diario OJO de fechas 25 de agosto y 15 de diciembre de 2011, en los cuales se advierte en la carátula un anuncio publicitario de la marca CEMENTO SOL, consignado la frase “Construyendo hogares”.

- CD N° 6 conteniendo publicidad escrita la cual resulta ser la misma a la detallada con anterioridad.

CD N° 7 y un USB que contiene extractos de programas televisivos conteniendo la siguiente información:

Fecha de emisión

Programa Descripción Marca(s)

publicitada(s)

24/10/2008 Así es la Vida Se aprecia un personaje cargando una bolsa de cemento, vistiendo un polo de color verde con la marca PROGRESOL.

Sin fecha Día D

Documental “La Dama de Cemento” visualizándose un establecimiento en calidad de distribuidora de la red PROGRESOL.

05/09/2008 Fuerza Fénix Se visualiza a una persona cargando una bolsa de cemento SOL vistiendo un polo verde con la denominación PROGRESOL

22/08/2009 El Gran Show

Presentación del cantante Jerry Rivera y en la parte posterior del escenario se visualiza el signo CEMENTOS SOL y logotipo.

1/11/2009 Documental

emitido en ATV

Documental sobre Augusto Polo Campos, en el que se comenta que una de sus canciones sirvió de base musical a un comercial de CEMENTOS SOL.

22/08/2009 Trampolín

Latino

El conductor del programa presenta al auspiciador CEMENTO SOL: “Utiliza CEMENTO SOL que es el más fresco, súper resistente y calientito porque llega directo de fábrica”.


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14/07/2010 Al Fondo Hay

Sitio

Se visualiza un ómnibus utilizado por los personajes de la serie, en el cual se consigna una publicidad del signo CEMENTO LIMA y logotipo.


Los conductores del programa presentan el producto CEMENTO SOL como auspiciador: “CEMENTO SOL llega siempre fresco, calientito y es súper resistente. CEMENTO SOL construyendo hogares” Asimismo, se emite un video de un aviso publicitario del producto.


Los conductores del programa presentan a PROGRESOL como la más grande red de ferreterías en el Perú que cuenta con mas de 200 locales: “En PROGRESOL encontrarán materiales que necesitas para construir tu casa, tu departamentito a precios justos y CEMENTOS SOL a precio exacto.”

24/10/2011 Al Fondo Hay

Sitio

Se aprecian escenas con material de construcción y junto a ello CEMENTO SOL.

28/10/2010 04/01/2011 03/05/2012

Los Chistosos (radio)

Audios con los siguientes textos: “CEMENTO SOL es el mas fresco, súper resistente y calientito”. “Cuando se construye y sabemos que deseas lo mejor, CEMENTOS SOL, construyendo hogares”.

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26/05/2012 Operación

Triunfo

La conductora del programa presenta el producto CEMENTO SOL y anuncia: “Por eso si vas a construir tu casa, hazlo con CEMENTO SOL, porque sabemos que de tras de cada obra hay una historia de esfuerzo” y un video del aviso publicitario del producto.

19/05/2012 Vidas Extremas

Se visualiza a los conductores del programa anunciando al auspiciador “CEMENTO SOL, construyendo hogares”.


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27/06/2012 Yo Soy

El conductor presenta el producto CEMENTO SOL anunciando: “Porque sabemos que cada obra es una historia de esfuerzo, CEMENTOS SOL construyendo hogares”, y un video del aviso publicitario del producto.

12 (doce) facturas emitidas entre el 9 de diciembre de 2010 y el 11 de

enero de 2013, por la siguientes empresas de comunicación:

Empresas emisoras de las facturas

Servicios que cobra: Empresa receptora

Corporación Radial del Perú

Transmisión de publicidad en radio,

Transmisión de publicidad en prensa escrita,

Exhibición de publicidad en paneles publicitarios,

Alquiler de paneles publicitarios.

Mayo Publicidad S.A.

GrupoRPP S.A.;

Empresa Periodística Nacional S.A.

Grupo Panamericana de Radios S.A.

Ideart Comunicación Integral S.A.C.;

- Latin American Outdoors S.A.C.;

- F & G Publicitarios S.A.C.;

- Radio El Sol;

- Promotora Siglo Veinte S.A.C.;

- Punto Visual S.A.; y,

- Publicidad Agricolor’s;

Todos los servicios de publicidad se encuentran referidos al producto CEMENTO SOL. Asimismo, por cada factura de venta emitida, Mayo Publicidad S.A. emitió su correspondiente orden de transmisión. En ese sentido, se han adjuntado, por cada una de las 12 facturas, su correspondiente orden de transmisión, consignado los días de la transmisión y/o publicación de la publicidad contratada, así como su frecuencia (fojas 89 a 112).

9 (nueve) facturas emitidas entre agosto de 2010 y julio de 2012, por Mayo Publicidad S.A. para Cementos Lima S.A. Cada factura se encuentra acompañada de su correspondiente presupuesto elaborado por Mayo Publicidad S.A., el cual contiene los horarios, días y frecuencia de los siguientes auspicios comerciales:


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Empresa emisora de las

facturas Servicios que cobra Empresa receptora

Mayo Publicidad S.A.

Difusión de auspicios comerciales del producto CEMENTO SOL, durante los siguientes eventos y/o programas televisivos:

Evento “Mundial Sudáfrica 2010” transmitido por Andina TV,

Serie televisiva “Al Fondo Hay Sitio”

Programa de espectáculos “El Gran Show”,

Pelea de Box de Kina Malpartida, y,

Programa político “Sin Medias Tintas”.

Cementos Lima

Asimismo, cada comprobante de pago se encuentra acompañado por la correspondiente factura emitida por la empresa de radiodifusión en donde se difundió el anuncio publicitario, a favor de Cementos Lima, encontrándose facturas emitidas por:

- Andina de Radiodifusión S.A.C.; - Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.; - Frecuencia Latina Representaciones S.A.C.; - GV Producciones S.A.C.; - Media Networks Latin América S.A.C. (fojas123 a 153).

761 (Setecientos sesenta y uno) facturas emitidas entre el 10 de febrero de 2010 al 13 de enero de 2013, por las siguientes empresas (fojas 961 a 1721) y por la realización de los siguientes servicios de publicidad:

Empresas emisoras de las

facturas Servicios de publicidad

CEMENTO SOL Empresa receptora

Mayo Publicidad S.A., Servicios de agencia en publicidad en

los siguientes medios: radio Felicidad, Panamericana, Radioprogramas, La Inolvidable, Nueva Q, La Karibeña, diario Ojo, Trome, paneles, revista Manos a la Obra.

Modificaciones de artes de producto

Cementos Lima

El Comercio, Paneles Napsa S.A.,


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Vallas y Gigantografías de Perú S.A.,

Comisiones

Publicación de anuncios

Realización de comercial

Sesión de fotos

Producción de auspicio

Realización de banner

Diseño y arte para panel sur

Alquiler de paneles

Branding

Realización de audios

Regularización de tarifa de contratos

Post Producción

Marketing promocional

Alquiler de espacios publicitarios

Publicidad para televisión

BTL Producciones S.A.C.,

Lucky S.A.C.,

Media Networks Latin América S.A.C.,

GV Producciones S.A.C.

Diversas facturas de venta emitidas entre el 28 de enero de 2011 y el 3 de

diciembre de 2012 por Cementos Lima S.A.A. a favor de A. Berio y Cía S.A.C.; Comercial Santa Inés EIRL, Manufacturas de Acero Comercial e Industrial S.A., La Viga S.A., Distribuidora Sol de Ica S.A.C., Titan Perú S.A.C., Conalvias S.A. Sucursal Perú; por la venta de cemento de la marca SOL (fojas 484 603).

3 (tres) documentos denominados “Inversión Publicitaria por Anunciantes”. En los referidos documentos se aprecia una lista de empresas anunciantes con el correspondiente monto invertido en publicidad durante los años 2010, 2011, 2012 y Enero / Febrero 2013, figurando entre ellas Cementos Lima, la cual cuenta con los siguientes montos:

En el año 2010: S/. 22 209, 316.

En el año 2011: S/. 26 261, 131.

En el año 2012: S/. 24 153, 522.

Enero/febrero 2013: 1 790, 613 No obstante, no se aprecia cuál ha sido la empresa que ha elaborado dichos documentos (fojas 80 a 88).

Cuadros denominados “Detalle de Pauta por Medio y Vehículo” de los periodos enero – diciembre 2010, 2011 y 2012; en los cuales se detalla: - El producto publicitado (“CEMENTO SOL”), - Los medios utilizados para su difusión (televisión, radio, diarios,

suplementos, cable),


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- El vehículo de emisión (Frecuencia Latina, ATV, América Televisión, canal N, radio Felicidad, radio La Inolvidable, radio Panamericana, radio Mar Plus, radio La Karibeña, radio Nueva Q, radio Panamericana, RPP, diario El Bocón, diario Ojo, diario Trome, Cable Mágico Deportes, Global Televisión),

- Los tipos de avisos publicitados (spot, presentación en el programa, después del programa, banner, claqueta, mención),

- La cantidad de emisiones y la inversión neta realizada (fojas 155 a 166).

CD N° 8: El referido CD contiene lo siguiente: - Volantes, etiquetas para ánforas, afiches, banners y certificados del

anuncio “Ven y Capacítate con nosotros” de la marca PROGRESOL El Trome de la Construcción, los cuales promocionan las capacitaciones profesionales realizadas por PROGRESOL en el ámbito de la construcción.

- Volantes, etiquetas para ánforas, afiches y banners de la marca CEMENTO ANDINO.

CD N° 9, el cual contiene afiches, volantes, invitación, carta, lapiceros y cupones de la marca CEMENTO SOL, presentando a “El Trome de la Construcción”:

CD N° 10: en el que se advierte lo siguiente:

- Avisos publicitarios de la marca CEMENTOS SOL y del Taller Móvil Cementos Lima S.A.


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- Artículos periodísticos: “Cementos Lima y su objetivo en la Expoferretera 2008”; “Despacho de cemento crece en primer trimestre del año”; “Construcción mantendrá crecimiento de la economía”, “Capeco homenajeo a Jaime Rizo Patrón”, “La Edad de Cemento”, “Casas para Pisco”, entre otros recortes periodísticos, en los que se informa la situación del mercado cementero en el Perú, así como las obras sociales que realiza la empresa Cementos Lima S.A.A. en el Perú. Cabe precisar que los recortes y artículos periodísticos no cuentan con fecha cierta, así como tampoco con el nombre del diario en el cual fueron publicados.

- Avisos publicitarios, periodísticos y oreja de carátula difundidos–según lo manifestado por la opositora- en el diario Ojo, durante el año 2009, consignando el signo CEMENTOS SOL y logotipo junto con la frase “de la fabrica a tus manos”:


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- Diversos avisos publicitarios elaborados con la finalidad de ser

publicados –según lo manifestado por la opositora- el Día de madre, Fiestas Patrias, Navidad y Prensa en los diarios Ojo, Trome y El Bocón, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013:

CD N° 11: el cual contiene diversos artes de afiches, avisos publicitarios,

volantes, bolsas de cementos, banners, calendarios de los años 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013; diseño de volantes y afiches para la expoferretería de los años 2008, 2009, artes de objeto promocionales (caramelos, snacks), tarjetas de navidad, por el día de la madre y un video de “Markito” quien brinda información acerca de los usos del cemento SOL; todo ello consignando el signo CEMENTO SOL y logotipo, tal como se aprecia a continuación:


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Asimismo, se advierten dos extractos de videos de la serie Al Fondo Hay Sitio, en donde se visualiza un ómnibus manejado por los personajes de la serie, el cual contiene un aviso publicitario de CEMENTO SOL.

CD N° 12: El cual contiene el arte de diversos paneles a ser expuestos en Ica, Chincha, Huaraz, Huacho, Norte, Sur Chico; así como el arte de la campaña “El país lo construimos todos”:


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CD N° 13: Contiendo audios comerciales para ser emitidos en las radios,

entre los años 2007 a 2013, en los cuales se publicitan la marca CEMENTOS SOL.

CD N° 14: En el cual se aprecian varios “demos” de videos comerciales elaborados para ser emitidos en televisión, publicitándose la marca CEMENTOS SOL.

CD N° 15: Cuadro en Excel, elaborado por la opositora, en donde se encuentra detallado los diferentes medios publicitarios que difundieron el producto CEMENTO SOL, durante los años 2008-2014, entre las que se encuentran: El Comercio, La República, Press Perú, Semana Económica, Expreso, Perú.com, entre otros.

CD N° 16: Contiene una entrevista a Carlos Ugáz, publicada en el diario El Comercio el 28 de enero de 2008, con la siguiente frase “Estamos listos para competir pero lealmente”; asimismo contiene arte de afiches publicitarios de la marca CEMENTO LIMA para ser publicados en medios escritos y en establecimientos. Asimismo, se visualizan artes similares a los contenidos el CD N° 10.

Contrato de prestación de servicios, de fecha 11 de mayo de 2012, suscrito entre Cementos Lima S.A. y Teleatento del Perú S.A.C. por la instalación de una plataforma de call center denominado Alo Hatun (foja 780 a 799).

Contrato de confidencialidad de fecha 11 de enero de 2012, suscrito entre Cementos Lima S.A. y Business Analytics S.A.C. (foja 803 a 807).

Contrato Marco de Locación de Servicios, de fecha 1 de febrero de 2010, suscrita entre Cementos Lima S.A. y Servicios Integrales Valparaiso S.R.L. para la asesoría en construcción a los autoconstructores que adquieren HATUN SOL (foja 844 a 850).

Contrato de Cesión de Derecho de Autor de fecha 26 de agosto de 2008, suscrito entre Cementos Lima S.A. y Jorge Málaga Aramayo, por la cesión de los derechos de reproducción, edición, alteración y comunicación pública de la obra musical compuesta por el Sr. Jorge Aramayo en favor de Cementos Lima S.A. (foja 910 a 912).

Facturas de venta emitidas entre el 30 de enero de 2013 y el 10 de diciembre de 2013 por Cementos Lima S.A.A. a favor de diversas empresas por la venta de cementos SOL (fojas 604 - 667).


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Facturas emitidas entre el 22 de enero de 2013 al 18 de diciembre de 2013 por diversas empresas de comunicación, marketing y publicidad a favor de Cementos Lima (fojas 1721 a 1939).

Artículo publicado el 9 de setiembre de 2014, por Gestión, titulado “El 75% de limeños que autoconstruye tiene claro qué marcas comprarán” (foja 1953).

2.6.2. Evaluación de las pruebas aportadas

Previamente a efectuar el análisis de los medios probatorios presentados, cabe tener presente que la calidad de notoria de una marca tiene que haber sido demostrada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro objeto de oposición. De ello se desprende que la notoriedad de una marca no sólo tiene que existir al momento en que la Autoridad resuelve, sino que tiene que preexistir a la fecha de solicitud de registro a la cual se opone. En ese sentido, la solicitud de registro fue iniciada con fecha 22 de enero de 2013, por lo que la notoriedad de la marca CEMENTO SOL deberá ser acreditada con anterioridad al 22 de enero de 2013. De la revisión de las pruebas presentadas, no se tomarán en cuenta las siguientes pruebas ya que se han generado con fecha posterior a la presente solicitud de registro:

- Facturas de venta emitidas entre el 30 de enero de 2013 y el 10 de diciembre de 2013 por Cementos Lima S.A.A. a favor de diversas empresas por la venta de cementos SOL (fojas 604 - 667).

- Facturas emitidas entre el 22 de enero de 2013 al 18 de diciembre de 2013 por diversas empresas de comunicación, marketing y publicidad a favor de Cementos Lima (fojas 1721 a 1939).

- Artículo publicado el 9 de setiembre de 2014, por Gestión, titulado “El 75% de limeños que autoconstruye tiene claro qué marcas comprarán” (foja 1953).

De los demás medios probatorios se advierte que: Cementos Lima (ahora Unión Andina de Cemento S.A.A. – UNACEM S.A.A.)

es una empresa dedicada a la elaboración, distribución y comercialización de varios tipos de cemento, entre los que se encuentra el cemento


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denominado CEMENTO SOL. Desde, al menos, el año 2010, Cementos Lima ha contratado los servicios de la agencia publicitaria Mayo Publicidad S.A., a efectos de que ésta elabore y coloque la publicidad del producto CEMENTO SOL en diversos medios de comunicación. Para este efecto, ambas empresas han suscrito varios contratos de publicidad junto con diversas empresas de medios de comunicación televisivos, radiales y escritos (América Televisión, Grupo RPP, Panamericana Televisión, radio El Sol, GV Producciones, Paneles Napsa, Andina de Televisión, Vallas Gogantografías, entre otras) para la transmisión y/o publicación de anuncios publicitarios del producto CEMENTO SOL.

Así pues, desde el año 2010 hasta el 2012, la marca CEMENTO SOL ha sido difundida en paneles ubicados en las carreteras, en medios escritos tales como los diarios OJO y TROME, y en medios radiales (RPP) y televisivos (América Televisión, Frecuencia Latina, Panamericana Televisión, Cable Mágico Deportes, entre otras) en calidad de auspiciadora de varios programas, series y/o eventos, tales como: Los Chistosos, Así es la Vida, Al Fondo Hay Sitio, El Mundial Sudáfrica 2010, la Pelea de Kina Malpartida, El Gran Show, Yo Soy, etc. Cabe tener en cuenta que la mayoría de los medios de comunicación y vehículos utilizados para publicitar la marca CEMENTO SOL, cuentan con cobertura nacional y una elevada audiencia.

De otro lado, se advierte que la agencia de publicidad Mayo Publicidad S.A.

ha realizado, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, varios bocetos y arte de anuncios, volantes, afiches, merchandising y paneles de la marca CEMENTO SOL con la finalidad de ser publicados o expuestos al público. Se debe precisar que entre los bocetos y artes mencionados se verifican los publicados en los medios de comunicación descritos con anterioridad.

La difusión de la marca CEMENTO SOL ha sido corroborada por: (i) las facturas emitidas, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, en las que se aprecia la fuerte inversión realizada por la empresa Cementos Lima para la difusión de la referida marca y (ii) del documento denominado “Inversión Publicitaria por Anunciantes” en donde se aprecia que Cementos Lima en el año 2010, realizó una inversión en publicidad de S/. 22 209,316; en el año 2011 de S/. 26 261, 131; y en el año 2012 de S/. 24 153, 522.


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Finalmente de las facturas emitidas en el periodo del 28 de enero de 2011 al 3 diciembre de 2012 que obran a fojas 484 – 603, se advierte la cantidad de ventas realizadas de dicho producto por Cementos Lima durante los años 2011 y 2012, lo cual demuestra que el producto CEMENTO SOL cuenta con una amplia demanda en el mercado peruano.

De la evaluación de los medios probatorios, se advierte que la empresa Cementos Lima ha realizado una fuerte inversión en publicidad y difusión de su marca CEMENTO SOL, lo cual queda demostrado, no sólo de las secciones de publicidad aparecidas en los diarios y programas de televisión mencionados, sino también en la inversión realizada durante los años 2010, 2011 y 2012. Ello ha generado que la marca CEMENTO SOL cuente con una amplia demanda en el mercado lo cual hace suponer que la misma es ampliamente conocida en relación a los productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial.

Por lo expuesto, dada la cantidad y forma de difusión de la marca CEMENTO SOL, además del uso constante y extendido que presenta, se concluye que dicha marca es conocida por la mayoría de consumidores interesados en la adquisición de cemento de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial; por lo que corresponde considerarla como una marca notoriamente conocida. 3. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria. Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:


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Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.17 En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.18

Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto19. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.20 Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra21. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la

17Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p.

1776. 18 Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252. 19 García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562. 20 Diccionario de la Lengua Española (nota 28), p. 2004. 21 Diccionario de la Lengua Española (nota 28), p. 1330.


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Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).

Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado está conformado por la denominación SOLAZO, por lo que constituye una transcripción parcial de la marca notoria.

En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario. 3.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos.


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En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada. De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 48622. A decir de Fernández - Novoa23, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión. Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”. “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del

22 Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el

Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

23 Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.


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producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

En la Interpretación Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el Proceso N° 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

En atención al último criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta. Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad. Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia. 3.1.1 Respecto a los productos En el presente caso, la marca notoria distingue cemento de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial; por su parte, el signo solicitado pretende distinguir


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organización de eventos y producciones musicales, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca notoria CEMENTO SOL presentan diferente naturaleza y finalidad. Así pues, mientras que el signo solicitado pretende distinguir servicios dirigidos a la preparación y producción de eventos artísticos, incluidos los musicales; la marca notoria distingue productos que se encuentran destinados a la construcción, edificación de inmuebles y construcciones en general; no siendo susceptibles de ser ofrecidos por las mismas empresas, así como tampoco de tener los mismos canales de comercialización. 3.1.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-200524 y 156-IP-200525. El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el caso en concreto, tratándose de servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial resulta razonable asumir que el público usuario prestará especial grado de atención al momento de contratar los referidos servicios, ya 24 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005. 25 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.


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que para ello tendrá en consideración factores tales como el prestigio y reconocimiento de la empresa que presta los servicios; adicionalmente, también podrá basar su elección en las recomendaciones o experiencias de terceros. Tratándose de productos comprendidos en la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará una atención especial al momento de adquirirlos, en razón a sus necesidades particulares, determinadas por el sector al que se encuentran dirigidos, esto es, el rubro de la construcción y acabados. También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos, que son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar

el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa26, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir

26 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.


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productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso del signo solicitado resulta relevante tanto el aspecto denominativo como el gráfico. En efecto, el aspecto denominativo resulta relevante debido a su ubicación y tamaño dentro del signo, así como por ser el medio por el cual el público consumidor solicitará los servicios en el mercado, en tanto el aspecto gráfico debido al círculo de color amarillo y a la letra característica:


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Previamente a realizar el examen comparativo, cabe precisar que en el caso de denominaciones compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular formación de la denominación compuesta de que se trata. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca notoria se advierte que, desde el punto de vista fonético, si bien ambos signos comparten las primeras tres letras (SOL) la presencia de las últimas letras les otorga una pronunciación y entonación diferente. Desde el punto de vista gráfico, los signos bajo comparación presentan diferencias, toda vez que el signo solicitado presenta elementos figurativos y cromáticos, en tanto que la marca notoria es denominativa. 3.1.3 Riesgo de confusión y de asociación Por los argumentos expuestos, dadas las diferencias fonéticas y gráficas, así como que se encuentran destinados a distinguir servicios y productos distintos, , se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. 3.2 Dilución de la marca 3.2.1 Marco conceptual y doctrinal La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. El Tribunal de la Comunidad Andina27 ha precisado que: “Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de

27 En el Proceso 6-IP-2009 (Gaceta Oficial Nº 1727 de fecha 30 de junio de 2009).


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cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido” Asimismo, ha establecido lo siguiente: “La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial. El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)”. Si bien - de acuerdo a la doctrina antes citada - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas. La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca notoria enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el


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concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia28. Carlos Fernández Novoa29 señala que: “Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas”. El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada. Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aun los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.30 Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos

28 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 290 y ss. 29 Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418. 30 La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca

de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad


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relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.31 Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado32, en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado

producto pensando que está adquiriendo otro. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen

empresarial del signo notoriamente conocido. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las

empresas productoras tiene algún grado de vinculación. La Sala conviene en precisar que la dilución opera, principalmente, respecto a productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna, pero que, por la fuerza distintiva de la marca, particularmente en el caso de marcas de fantasía, se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste y que pierda su poder distintivo así como su valor comercial o publicitario. 3.2.2. Aplicación al caso concreto Tal como se ha señalado anteriormente, a través de la figura de la dilución se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. En el caso concreto, la marca notoria distingue cemento de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, mientras que el signo solicitado pretende distinguir servicios de la clase 41de la Nomenclatura Oficial. No obstante ello, de acuerdo a lo analizado en el numeral 4.1.2, se ha determinado que el signo solicitado y la marca notoria no presentan similitudes entre sí, por lo que no puede aplicarse la figura de la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria.

que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 277.

31 Monteagudo (nota 40), p. 281. 32 En el Proceso 24-IP-2009 (Gaceta Oficial Nº 1734 publicada el 22 de julio de 2009).


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3.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria 3.3.1. Marco conceptual y doctrinal La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca). Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo33. Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente: 33 De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998,

recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero… A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.


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“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (…) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva. Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca34 implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor35. La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene el beneficio de que su marca sea asociada con la

34 Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado

anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.

35 Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.


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marca notoria y con las características particulares de ésta, sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva. No obstante, cabe precisar que, respecto al aprovechamiento de la reputación ajena, el Tribunal Andino ha manifestado que el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación36 (el subrayado es nuestro). En el presente caso, la opositora, Unión Andina de Cemento S.A.A. – UNACEM S.A.A. no ha logrado acreditar ni demostrar que la imagen de su marca notoria CEMENTO SOL y el mensaje positivo que irradia en el sector de cementos, pueda ser transferido, mediante un proceso asociativo por parte del público consumidor, a los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado, toda vez que los signos no resultan semejantes al grado de inducir a confusión o error al público consumidor. Por lo tanto, se concluye que, el uso del signo solicitado no es susceptible de generar un aprovechamiento del prestigio de la marca notoria.

- Conclusión En virtud de lo señalado en el numeral 4 de la presente resolución, respecto de la marca notoria CEMENTO SOL la Sala determina que el registro del signo solicitado SOLAZO y logotipo no es susceptible de provocar la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. 4. Oposición La oposición interpuesta también se ha sustentado en la existencia del riesgo de confusión entre el signo solicitado y los siguientes signos de la opositora: 36 Sentencia 26-IP-2009.


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- Marcas registradas: SOL (Certificados N° 142007, N° 138854, N° 51118 y N° 51115); SOL y logotipo (Certificados N° 139057, N° 134461, N° 134606, N° 134356, N° 138853, N° 134566, N° 134349, N° 51117, N° 49056, N° 49055, N° 49001, N° 49000, N° 49051, N° 49050 y N° 51116); SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificados N° 107922, N° 134792, N° 134847, N° 134348, N° 13330, N° 134565, N° 38832, N° 38831, N° 38830, N° 49196, N° 49197, N° 3869, N° 49195, N° 49218 y N° 39852); PROGRE SOL y logotipo (Certificados N° 143515, N° 53221, N° 53222 y N° 52977) y SUPERSOL (Certificado N° 173990).

- Lemas comerciales: CEMENTO SOL, SALE CALIENTE (Certificado N° 4733); CEMENTO SOL, SALE CALIENTE, LLEGA CALIENTE (Certificado N° 4737) y CEMENTO SOL, TU CEMENTO CALIENTE (Certificado N° 4740).

4.1. Determinación del riesgo de confusión La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca37. Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 48638 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-200539, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.” En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

37 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”. 38 Ver nota 1. 39 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.


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“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada. De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-200540, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.”

40 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.


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Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos. 4.1.2 Respecto de los productos y servicios a) Respecto de los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial que

distinguen las marcas SOL (Certificado Nº 142007), SOL y logotipo (Certificado Nº 139057), SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado Nº 107922), SOL y logotipo (Certificado Nº 134461), SOL y logotipo (Certificado Nº 134606), SOL y logotipo (Certificado Nº 134356), SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado Nº 134792), SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado Nº 134847):

Al respecto, cabe señalar que resulta evidente la distinta naturaleza y finalidad de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas, puesto que por un lado, se trata de servicios destinados a la organización y producción de eventos musicales; mientras que por el otro, son productos generalmente destinados a ser utilizados en la oficina o para la educación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el público objetivo al que están dirigidos ambos productos es distinto y los canales utilizados para su prestación son diferentes, por lo que no existe similitud o conexión competitiva entre los mismos.

b) Respecto de los productos de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial que

distinguen las marcas SOL y logotipo (Certificado Nº 138853), SOL y logotipo (Certificado Nº 13330), SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado Nº 134348), SOL y logotipo Certificado Nº 134566), SOL y logotipo (Certificado Nº 134349), SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado Nº 134565), SOL (Certificado Nº 138854), PROGESOL y


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logotipo (Certificado Nº 143515), SUPERSOL (Certificado Nº 173990) y SOL y logotipo (Certificado N° 134350)

En el mismo sentido, se advierte que los servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la clase 19 que distinguen las marcas registradas presentan diferente naturaleza y finalidad. Así pues, mientras que el signo solicitado pretende distinguir servicios destinados a la organización y producción de eventos musicales, las marcas registradas distinguen productos destinados a la construcción, edificación de inmuebles y construcciones en general; no siendo susceptibles de ser ofrecidos por las mismas empresas, así como tampoco de tener los mismos canales de comercialización.

c) Respecto de los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial que

distingue la marca SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado Nº 38832)

Se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (organización de eventos y producciones musicales) y los servicios que distinguen las marcas registradas (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina) no presentan identidad, vinculación y/o complementariedad entre sí. Así, los servicios que pretende distinguir el signo solicitado están destinados a brindar o proporcionar diversión y entretenimiento al público usuario. Por su parte, los servicios que distinguen las marcas registradas están referidos, por un lado, a la elaboración para terceros de campañas publicitarias a fin de promocionar determinados productos o servicios y de esta forma elevar su nivel de ventas, y por otro, a la asesoría de empresas para ayudarlas a mejorar y optimizar su organización, así como para obtener un mejor rendimiento y productividad de sus recursos. Estos últimos por lo general se ofrecen en agencias de publicidad o empresas especializadas en la asesoría empresarial.

d) Respecto de los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial que

distingue la marca SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado N° 38831)


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Dadas las diferencias entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (organización de eventos y producciones musicales) y los servicios que distingue la marca registrada (seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios), se advierte que ambos servicios presentan distinta naturaleza, finalidad y están dirigidos a distinto público consumidor. Así pues, tal como se ha mencionado con anterioridad, los servicios que pretende distinguir el signo solicitado están destinados a brindar o proporcionar diversión y entretenimiento al público usuarios; en tanto que los servicios que distingue la marca registrada se encuentran dirigidos a brindar servicios de seguros o asesoría en los negocios financieros o inmobiliarios.

e) Respecto de los servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial que

distinguen las marcas SOL (Certificado Nº 51118), SOL y logotipo (Certificado Nº 51117), SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado Nº 38830), SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado Nº 49196), SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado Nº 49197), SOL y logotipo (Certificado Nº 49056), SOL y logotipo (Certificado Nº 49055), SOL y logotipo (Certificado Nº 49001), PROGRESOL y logotipo (Certificado Nº 53221)

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado (organización de eventos y producciones musicales) y los servicios que distinguen las marcas registradas (construcción, reparación, servicios de instalación, alquiler de herramientas, materiales y máquinas para la construcción, explotación de canteras, extracción minera) presentan diferente naturaleza y finalidad. Así pues, mientras que el signo solicitado pretende distinguir productos destinados a brindar o proporcionar diversión y entretenimiento al público usuario, las marcas registradas distinguen servicios destinados a la construcción, edificación de inmuebles y construcciones en general; no siendo susceptibles de ser ofrecidos por las mismas empresas, así como tampoco de tener los mismos canales de comercialización.

f) Respecto de los servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial que

distinguen las marcas SOL (Certificado Nº 51115), SOL y logotipo (Certificado Nº 3869), SOL y logotipo (Certificado Nº 49050), SOL y logotipo (Certificado Nº 49000), SOL y logotipo (Certificado Nº 49051), SOL y logotipo (Certificado Nº 51116), SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo


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(Certificado Nº 49195), SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado Nº 49218), PROGRESOL y logotipo (Certificado Nº 53222)

Dada las diferencias entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (organización de eventos y producciones musicales) y los servicios que distingues las marcas registradas (transporte; embalaje; almacenaje y depósito de mercancías, especialmente de cemento a granel y/o en bolsa, alquiler de almacenes), son de aplicación las precisiones detalladas en el literal e).

g) Respecto a los servicios de la clase 40 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas SOL CEMENTOS LIMA S.A. (Certificado N° 4560) y logotipo y PROGRESOL y logotipo (Certificado N° 52977)

Al respecto, se advierte que no existe vinculación entre la organización de eventos y producciones musicales que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que pretende distinguir las marcas registradas. Así pues, mientras que el signo solicitado pretende distinguir servicios destinados a brindar o proporcionar diversión y entretenimiento al público usuarios; las marcas registradas distinguen servicios relacionados con el tratamiento de cemento y/o materiales, por lo que están destinados a diferente público consumidor/usuario y distintos canales de comercialización.

h) Respecto de los servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca SOL CEMENTOS LIMA S.A. y logotipo (Certificado N° 39852)

En el mismo sentido, los organización de eventos y producciones musicales que pretende distinguir el signo solicitado no guardan relación con los servicios de investigación científica e industrial que distingue la marca registrada, toda vez que son de naturaleza diferente, presenta distinta finalidad y están destinados a diferente público consumidor/usuario, por lo que sus canales de comercialización resultan ser distintos.

4.1.3 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público


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consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-200541 y 156-IP-200542. El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. Tratándose de productos comprendidos en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, al ser productos de uso frecuente y por lo general de bajo costo, resulta razonable asumir que el público consumidor no prestará un alto grado de atención al momento de adquirirlos43, ya que su selección no requerirá de criterios técnicos y/o especializados. Con respecto a los libros, al ser dichos productos requeridos en base a las preferencias y necesidades del público consumidor, éste prestará un mayor grado de atención al momento de seleccionarlos, ello en base a los requerimientos antes mencionados, teniendo en cuenta, además, el origen (editorial, imprenta, etc.) y temática desarrollada. Tratándose de productos comprendidos en la clase 19 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará una atención especial al momento de adquirirlos, en razón a sus necesidades particulares, determinadas por el sector al que se encuentran dirigidos, esto es, el rubro de la construcción y acabados. 41 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005. 42 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 3). 43 La Sala advierte que si bien lo señalado resulta aplicable para la generalidad de los casos, existen

productos con dichas características (tales como los productos para artistas) que requieren de un mayor grado de atención, ello debido a las características especiales que buscarán las personas que los adquieran, teniendo como base, la calidad del producto, las necesidades particulares, entre otras.


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En el caso específico de los organización de eventos y producciones musicales de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial, al ser productos de consumo masivo, resulta razonable asumir que el público consumidor no pondrá especial atención al momento de adquirirlos. Para el caso de los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial es razonable asumir que el público usuario prestará un alto grado de atención al momento de contratarlos en función a las necesidades específicas de su negocio. Asimismo, los usuarios tendrán en cuenta la capacidad y experiencia de quienes brindan tales servicios. Por su parte, los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial como seguros, operaciones financieras y monetarias, resulta razonable suponer que, debido a su naturaleza, el público usuario prestará un especial grado de atención al momento de requerirlos o contratarlos. Asimismo, los usuarios tendrán en cuenta la experiencia, garantía y seguridad que ofrecen quienes brindan tales servicios. Con relación a los servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, y teniendo en cuenta la naturaleza especializada de los mismos, resulta razonable suponer que el público usuario prestará un especial grado de atención al momento de contratarlos, de acuerdo a sus necesidades particulares, garantía del servicio y al costo de los mismos. Asimismo, los usuarios tendrán en cuenta la capacidad y experiencia de quienes brindan tales servicios debido a la inversión y seguridad que requiere la contratación de este tipo de servicios. Por su parte, los servicios de la clase 39, atendiendo a la naturaleza de los servicios transporte; embalaje y almacenaje de mercancía, comprendidos en la clase, es razonable presumir que los usuarios prestarán un especial grado de atención al contratarlos, ya que se tendrán en cuenta el costo, la seguridad, la calidad y la garantía que ofrece el servicio, así como las necesidades de cada usuario. En el caso de los servicios de la clase 40 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará una especial atención al momento de contratarlos, ya que tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el


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costo, el resultado a obtenerse, así como las referencias anteriores que tengan de la empresa que presta dichos servicios. Finalmente, con relación a los servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial resulta razonable asumir que el público usuario prestará un especial grado de atención al momento de elegir el servicio que desee en función a sus necesidades y a las calificaciones profesionales de los prestatarios de dichos servicios. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a la legislación marcaria vigente, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: c) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar

el origen empresarial de los productos o servicios; o d) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa44, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

44 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.


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Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado como algunas de las marcas registradas constituyen signos mixtos, deberá establecerse, previamente, si presentan algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.

Con relación al signo solicitado, tal como se ha señalado en el numeral 3.1.2, resulta relevante tanto el aspecto denominativo como el gráfico. En efecto, el aspecto denominativo resulta relevante debido a su ubicación y tamaño dentro


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del signo, así como por ser el medio por el cual el público consumidor solicitará los servicios en el mercado, en tanto el aspecto gráfico debido al círculo de color amarillo y a la letra característica:

En el caso de los Certificados N° 139057, N° 138853, N° 51117 y N° 51116 resulta relevante el aspecto denominativo, por cuanto el figurativo está conformado por un tipo de letra que no reviste características particulares en color verde.

Por su parte, en el caso de las marcas registradas bajo Certificados N° 134461, N° 134606, N° 134356, N° 134566, N° 134349, N° 49056, N° 49055, N° 49001, N° 49050, N° 49000 y N° 49051, N° 134350 resultan relevantes ambos aspectos, denominativo y figurativo; conforme se aprecia a continuación:

Asimismo, con relación a las marcas registradas bajo Certificados N° 107922, N° 134792, N° 134847, N° 13330, N° 134348, N° 134565, N° 38832, N° 38831,


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N° 38830, N° 49196, N° 49197, N° 3869, N° 49218, N° 19195, N° 4560, N° 395852, N° 143515, N° 53221, N° 53222 y N° 52977 resultan relevantes ambos aspectos, denominativo y figurativo; conforme se aprecia a continuación:

Realizado el examen comparativo, se advierte lo siguiente: a) Entre el signo solicitado SOLAZO y logotipo y las marcas denominativas

SOL (Certificados N° 142007, N° 138854, N° 51118, N° 51115) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca notoria se advierte que, desde el punto de vista fonético, si bien ambos signos comparten las primeras tres letras (S-O-L) la presencia de las últimas letras en el signo solicitado (A-Z-O) le otorga una pronunciación y entonación diferente. Desde el punto de vista gráfico, los signos bajo comparación presentan diferencias, toda vez que el signo solicitado presenta elementos figurativos y cromáticos, mientras que las marcas registradas son únicamente, denominativas, todo lo cual genera una impresión visual de conjunto distinta.

Signo solicitado Marcas registradas

SOL


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b) Entre el signo solicitado SOLAZO y logotipo y las marcas registradas SOL y logotipo (Certificados N° 139057, N° 138853, N° 51117, N° 51116, N° 134461, N° 134606, N° 134356, N° 134566, N° 134349, N° 49056, N° 49055, N° 49001, N° 49050, N° 49000 y N° 49051) Desde el punto de vista fonético, son de aplicación las precisiones detalladas en el literal a). Desde el punto de vista gráfico, los signos bajo análisis presentan diferencias entre sí, toda vez que presentan elementos figurativos y cromáticos diferentes, todo lo cual genera una impresión visual de conjunto distinta.


c) Entre el signo solicitado SOLAZO y logotipo y las marcas registradas SOL

CEMENTO LIMA S.A. y logotipo (Certificados N° 107922, N° 134792, N° 134847, N° 133330, N° 134348, N° 134565, N° 38832, N° 38831, N° 38830, N° 49196, N° 49197, N° 3869, N° 49218, N° 49195, N° 4560, N° 39852) Desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten las primera tres letras (S-O-L), la inclusión de los términos CEMENTOS LIMA S.A. en las marcas registradas determina un distinto número de sílabas y una diferente secuencia de vocales y consonantes, lo que genera una pronunciación distinta en cada caso.


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Desde el punto de vista gráfico, se advierten las mismas indicaciones referidas en el literal b).


d) Entre el signo solicitado SOLAZO y logotipo y las marcas registradas PROGRE SOL y logotipo (Certificados N° 143515, N° 53221, N° 53222 y N° 52977):

Desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten las primeras letras (S-O-L), la inclusión de las letras (A-Z-O) en el signo solicitado y el término PROGRE en las marcas registradas, determinan un distinto número de sílabas y una diferente secuencia de vocales y consonantes, lo que genera una pronunciación distinta en cada caso. Desde el punto de vista gráfico, son de aplicación las precisiones detalladas en el literal b).


e) Entre el signo solicitado EL SOL y logotipo y la marca denominativa SUPER

SOL (Certificado Nº 173990):

Desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten las primeras letras (S-O-L), la inclusión de las letras (A-Z-O) en el signo solicitado y del


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término SUPER en la marca registrada, determina un distinto número de sílabas y una diferente secuencia de vocales y consonantes, lo que genera una pronunciación distinta en cada caso.

Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de las denominaciones que conforman los signos, así como la presencia de elementos figurativos y cromáticos en el signo solicitado, determina un impacto visual de conjunto diferente.


SUPER SOL

f) Entre el signo solicitado y los lemas comerciales CEMENTO SOL, SALE

CALIENTE (Certificado N° 4733); CEMENTO SOL, SALE CALIENTE, LLEGA CALIENTE (Certificado N° 4737) y CEMENTO SOL, TU CEMENTO CALIENTE (Certificado N° 4740)

Dado que en el presente caso el examen comparativo deberá efectuarse entre el signo solicitado y los lemas comerciales de la opositora, cabe señalar lo siguiente: - El lema comercial es una frase usada como complemento de una

marca y sólo de esa manera se presentan los lemas en el mercado. - En estos signos se protege el mensaje publicitario que se transmite a la

mente de los consumidores y no la literalidad de cada uno de los términos que los conforman.

- Cualquier cotejo de un lema con otro signo distintivo debe hacerse considerando al lema en su integridad, como una unidad indivisible y sin considerar las palabras aisladamente.

- En la comparación de un signo distintivo con un lema debe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.


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Cabe tener en cuenta que los lemas comercial bajo análisis se encuentran publicitando la marca SOL y logotipo (Certificado N° 13330) que distingue cemento portland y similares de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado SOLAZO y logotipo y los lemas comerciales se advierte lo siguiente:

- La connotación del signo solicitado SOLAZO y logotipo alude a la expresión coloquial que hace referencia a un SOL de tamaño grande.

- La connotación que poseen los lemas comerciales registrados CEMENTO SOL, SALE CALIENTE; CEMENTO SOL, SALE CALIENTE, LLEGA CALIENTE y CEMENTO SOL, TU CEMENTO CALIENTE podrá ser entendida por el público consumidor como que los productos que publicitan se encuentran frescos y/o recién elaborados, lo cual otorga beneficios en su aplicación.

En tal sentido, el signo solicitado y los lemas comerciales mencionados no trasmiten el mismo mensaje.

4.1.4 Riesgo de confusión Por los argumentos expuestos:

- Con relación a las marcas registradas de la opositora: se advierte que aun cuando los signos bajo análisis compartan las primera letras (S-O-L), dada las diferencias gráficas existentes entre los mismos y el hecho de que se encuentren destinados a distinguir productos y/o servicios diferentes entre sí, se determina que es posible su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

- Con relación a los lemas comerciales registrados: se advierte que, dado que los productos que distingue la marca que publicitan los lemas comerciales no se encuentran relacionados con los servicios que pretende distinguir el signo solicitado, así como que el mensaje que transmiten los referidos lemas comerciales es distinto al que evoca el signo solicitado, se determina que no existe riesgo de confusión entre los signos analizados.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde acceder a su registro.


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IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución Nº 3201-2013/CSD-INDECOPI de fecha 15 de noviembre de 2013, que OTORGÓ el registro de la marca de producto SOLAZO y logotipo (se reivindica colores45), conforme al modelo, a favor de Dennys Grandez Córdova (Perú) para distinguir organización de eventos y producciones musicales, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/sm.

45 Ver Nota N° 1.

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