CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE DEREITO DE PATENTES EGAP. XUÑO 2015

AS LICENZAS E CESIÓN DE PATENTES

Francisco José Torres Pérez Área de Derecho Mercantil Despacho 138 Fac. CC.EE. Lagoas Marcosende s/n 36310 Universidade de Vigo Email: ftorres@uvigo.es Tlfno. 986 812023 Skype: ftorres986

INDICE

1.- ASPECTOS GENERALES

2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES

3.- OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

1.- ASPECTOS GENERALES

• 1.1.- Solicitud de patente y patente como objetos del derecho de propiedad

– Bienes susceptibles de valoración económica: efectos

– Encuadre en la LP y remisión a otras normas: TABLA 1

• 1.2.- Régimen de la cotitularidad

– Especialidades del art. 72.2 LP

– Nota específica para concesión de licencias: art. 72.3

• 1.3.- Régimen de la expropiación

– Finalidad de la expropiación: art. 73.2

– Remisión legal: art. 73.3

• 1.4.- Usufructo

– Mención: art. 74.1 LP. Remisión: arts. 467 y ss CC

• 1.5.- Solicitud de patente y patente como objeto de gravamen

– Hipoteca mobiliaria: art. 74.1 LP

– Regulación: Ley de 16/12/1954, HM y PSD

– Formalización en escritura pública: art. 3 LHM y PSD

– Inscripción: sección 4 RBM Madrid. Iter registral

• Notificación constitución a OEPM: 74.1 LP

– Régimen de la hipoteca: arts. 45-51 LHM

1.- ASPECTOS GENERALES

1.- ASPECTOS GENERALES TABLA 1

IMPERATIVA REMISIÓN REGISTRO ANTITRUST

COTITULARIDAD EN PARTE 392 y ss. CC 53-55.1 RLP

EXPROPIACIÓN SÍ LEF 55.1 RLP

USUFRUCTO NO 467 y ss. CC 55.1 RLP

HIPOTECA MOBILIARIA

NO LHMPSD 55.1 RLP RBM Madrid

CESIÓN/ TRANSMISIÓN

EN PARTE CC 53 RLP Ley 15/2007 DC Reg. 316/2014 transferencia Reg. 330/2010 Acuerdos verticales Reg. 1217/2010 I+D Reg. 1218/2010 especialización

LICENCIAS CONTRACTUALES

EN PARTE CC 54 RLP

LICENCIAS PLENO DERECHO

SÍ LP. LICENCIAS CONTRACTUALES

Procedimiento específico

LICENCIAS OBLIGATORIAS

SÍ LP. LICENCIAS CONTRACTUALES

Procedimiento específico

2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES

• 2.1.- Conceptos – Cesión

– Licencias contractuales. Tipología TABLA 2

• 2.2.- Normativa aplicable y notas características – Arts. 74-80 LP

– Carácter mercantil

– CC: Contrato CV. Contrato de Arrendamiento

– Derecho de la competencia

• 2.3.- Forma y publicidad del contrato – Forma escrita: art. 74.2 LP

– Registro: art. 79 LP. Idea de oponibilidad: art. 79.2 LP • Regla específica para licencias 79.3. Aplicación LCD.

2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES TIPOLOGÍA LICENCIAS CONTRACTUALES

TOTAL O PLENA PARCIAL

EXCLUSIVA

NO EXCLUSIVA

EXCLUSIVA ORDINARIA

EXCLUSIVA REFORZADA

LA LICENCIA DE PLENO DERECHO

PRESUNCIONES: ART. 75 LP (ART. 54.4 RLP)

2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES • 2.4.- Obligaciones de las partes:

CEDENTE/LICENCIANTE CESIONARIO/LICENCIATARIO

ASISTENCIA TÉCNICA

NO DIVULGACIÓN

PAGO DEL PRECIO ESPECIALIDADES DE RETRIBUCIÓN EN LICENCIA. POSIBILIDADES:

KNOW-HOW

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL LICENCIATARIO - EXPLOTAR LA PATENTE OBJETO DE

LICENCIA - MODO DE REALIZAR LA EXPLOTACIÓN

NO COMPETENCIA

• 2.5.- Responsabilidad del cedente/licenciante:

• 2.5.1.- Responsabilidad por evicción:

– Fundamento: art. 77 LP conexión con CC

– Posible exclusión de la garantía. Excepto caso 77.2 LP

– Hipótesis viables:

A) Evicción del cesionario/licenciatario de la solicitud de la patente

B) Evicción del cesionario/licenciatario de una patente ya concedida

- Alcance de la responsabilidad: 77.3 LP. 1478 CC.

2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES

• 2.5.2.- Responsabilidad por vicios ocultos

– Fundamento: inejecutabilidad de la invención

• Caracterización

• Conexión con la obligación del art. 76 LP

– Alcance de la responsabilidad:

• La inejecutabilidad como vicio redhibitorio del 1484 CC

• Aplicación de las acciones del 1486 CC

– La inejecutabilidad como causa de nulidad de la patente. Remisión: art. 112.1 b) LP

2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES

• 2.5.3.- Responsabilidad por daños y perjuicios causados

– Fundamento: art. 78 LP conexión con TRLGCU

– Hipótesis viables:

• Responsabilidad frente a terceros

• Responsabilidad inter partes

2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES

• 2.6. Licencias de pleno derecho

– Regulación: arts. 81 y 82 LP

– Elementos caracterizadores: invitación y reducción tasas

• Caso específico: remisión art. 80

• Resumen del Procedimiento:

2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES

OFRECIMIENTO POR EL TITULAR

Efectos: 81.5. 86 No procede: 81.3

NOTIFICACIÓN POR EL INTERESADO ¿Cómo? 82.1

RETIRADA DEL OFRECIMIENTO. Art. 81.2

RÉGIMEN JURÍDICO. BASE: 81.4

UTILIZACIÓN DE LA INVENCIÓN. 82.1, 2

COMPENSACIÓN. 82.3 intervención Registro: fijación y/o

modificación

• 3.1.- Obligación de explotar

– Regulación: arts. 83-85 LP

– ¿Quién, dónde, cómo y cuándo?

– Justificación de la explotación

• Art. 84 LP desarrollado por art. 37 RLP

• 3.2.- Licencias obligatorias

– Regulación “sustantiva”:

• Requisitos: arts. 86-90

• Régimen: arts. 101-107

– Regulación del procedimiento: arts. 91-100

3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

• 3.2.1.- Regulación sustantiva: requisitos • Requisitos cumulativos Licencias obligatorias

– 1) Patente no ofertada como licencia pleno derecho – 2) Supuestos previstos en LP: nombrados art. 86; regulados:

a) Falta explotación de la invención patentada (87) Requisito de plazo (83). 3 opciones. Las “Excusas legítimas” (87.2)

b) Necesidad de la exportación (88) Requisitos y finalidad. Forma.

c) Dependencia entre patentes o entre patentes y derechos de obtención vegetal (89)

Primer requisito: 89.1 y 2. Patentes químicas/farmacia 89.3 Segundo requisito: 89.4 Régimen jurídico: titular patente anterior (89.5); contenido (89.6)

d) Motivos de interés público para la concesión (90) Requisito: el interés público: 90.2, I y II. Forma. Regla 90.5 LP

3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

• 3.2.1.- Regulación sustantiva: régimen licencias obligatorias

– Normativa supletoria: licencias contractuales. 106 LP

– Licencias No exclusivas: art. 101

– Comprende adiciones: art. 103

– Remuneración adecuada. Regla general: 101.2 • Reducción remuneración por vulneración ppio. Buena fe (102.2)

• Posibilidad modificación remuneración (u otras condiciones) (105)

– Posibilidad cesión: art. 104.1

• No posibilidad de sublicencias: art. 104.2

3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

• 3.2.2.- Procedimiento Licencias obligatorias

• a) Fase de mediación: objetivo (91.1)

SOLICITUD DE MEDIACIÓN

RESOLUCIÓN REGISTRO

PLAZO 1 MES

NO ACEPTACIÓN

ACEPTACIÓN

COMUNICACIÓN INTERESADOS

NEGOCACIONES PLAZO 2 MESES PRÓRROGABLE

NO ACUERDO

ACUERDO

EFECTOS DEL ACUERDO:

SUSPENSIÓN DE LA ADMISIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

• b) Fase de solicitud de licencia obligatoria ¿Cuándo procede?

3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

SOLICITUD DE LICENCIA

OBLIGATORIA

INICIO EXPEDIENTE

TRASLADO A TITULAR

Plazo contestación 1 mes

TRASLADO A SOLICITANTE DE LA

CONTESTACIÓN

NO CONTESTACIÓN POR TITULAR Efecto: 97.2

RESOLUCIÓN OTORGANDO

LICENCIA

RESOLUCIÓN DENEGANDO

LICENCIA

CONTENCIOSO Efectos

CONTENIDO RESOLUCIÓN FAVORABLE 97.3 y 97.4

• 3.3.- Licencias obligatorias del Reg. (CE) 816/2006

• Finalidad del Reglamento: art. 1

– Supuestos en los que procede

– Países importadores habilitados: art. 4

• Régimen específico de esta licencia obligatoria:

– No exclusiva

– Condiciones: art. 10, aptos. 2-9 del Reg. 816/2006

• Procedimiento solicitud y concesión

3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

SOLICITUD (ART. 6)

NEGOC. PREVIAS (ART. 9)

DERECHOS TITULARES

(ART. 7)

COMPROBACIÓN AUTORIDAD

COMPETENTE (ART. 8 Y ART. 11)