PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK BMW VS...

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK

BMW VS BMW BODY MAN WEAR

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29.PK/PDT.SUS-HKI/2016)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

RISRIS BAYANILLAH

NIM : 1112048000035

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULAH JAKARTA

1440 H/2019 M

i

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK

BMW VS BMW BODY MAN WEAR

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 29.PK/PDT.SUS-HKI/2016)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

RISRIS BAYANILLAH

NIM : 1112048000035

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULAH JAKARTA

1440 H/2019 M

v

ABSTRAK

Risris Bayanillah. NIM 1112048000035. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM

SENGKETA MEREK BMW VS BMW BODY MAN WEAR (Studi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 29. PK/PDT.SUS-HKI/2016). Perkara antara merek

BMW melawan BMW Body Man Wear. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi

Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta 1440 H/2019. Isi ix + 65 halaman + 2 halaman daftar pustaka

+ 56 halaman lampiran.

Permasalah utama dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui perlinduangan

merek terkenal khsusunya apakah unsur persamaan pada pokoknya berlaku untuk

barang tidak sejenis dan analisis putusan pertimbangan hakim dari putusan tersebut

dengan menganalisis Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 yang memuat

sengketa merek antara merek BMW dan BMW Body Man Wear.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif.

Yuridis normatif adalah yang mana peneliti mengacu pada norma-norma hukum

yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah-

makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembuktian dalam sebuah

perkara.

Hasil dari penelitian ini menunjuka bahwa unsur persamaan pada pokoknya

berlaku untuk barang yang berbeda jenis karena merupakan unsur pokok yang ada

dalam tatanan hukum merek terkait dengan elemen daya pembeda yang ada dalam

sebuah merek.. Majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan

mempertimbangkan SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang mana

menyebutkan bahwa semua perkara pengajuan gugatan pembatalan merek harus

diputus dengan amar ‘tidak dapat diterima’ dikarenakan Peraturan Pemerintah yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek masih

belum diundangkan.

Kata Kunci : Perlindungan Merek, Unsur Persamaan Pada Pokoknya,

Analisis Putusan

Pembimbing : Drs. Abu Tamrin S.H., M.Hum.

Dafta Pustaka : 1986 sampai 2018

vi

KATA PENGANTAR

نٱللٱبسم لرحيمٱلرحم

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan

rahmatnya, penusunan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM

DALAM SENGKETA MEREK BMW VS BMW BODY MAN WEAR (Studi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29. PK/PDT.SUS-HKI/2016)” Perkara sengketa

merek antara merek BMW dengan merek BMW Body Man Wear dapat

dilaksanakan dengan baik walaupun dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat

banyak kendala yang dihadapi oleh peneliti.

Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala

kerendahan hati dan penuh rasa hormat peneliti ingin mengucapkan terimakasih

yang sebesar-besarnya kepada yang terhoramat :

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Pembimbing Skripi yang telah berjasa

sangat besar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, Kepala Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang

telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk peneliti

dalam menyusun studi kepustakaan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan

dalam proses penyelesaian penelitian. Orang tua peneliti Alm. H. Bambang

Wirat (Ayah) dan Hj. Sunarsih (ibu) yang telah berjasa sangat besar

membantu dan berjuang memberikan segala bentuk bantuan materil

maupun imateril kepada peneliti, dan doa yang tidak ada habisnya. Kepada

vii

Bubun (Kakek) dan Hadsah (Nenek) serta Saepul Milah (Adik) yang terus

memberikan semangat dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para

pembaca khususnya di bidang studi hukum bisnis.

Jakarta, Juli 2019

Peneliti

Risris Bayanillah

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................... iii

LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................. vi

DAFTAR ISI ................................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Indetifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 7

D. Metode Penelitian .................................................................... 7

E. Sistematika Penelitian .............................................................. 10

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM MEREK .......................................... 12

A. Kerangka Konseptual............................................................... 12

B. Kerangka Teori ........................................................................ 27

C. Tinjauan Review Terdahulu ..................................................... 36

BAB III KASUS SENGKETA .................................................................... 39

A. Duduk Perkara ......................................................................... 39

B. Identitas Para Pihak ................................................................. 41

C. Amar Putusan .......................................................................... 44

BAB IV PEMBAHASAN ........................................................................... 46

A. Unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam Perlindungan Merek

Terkenal Terhadap Barang tidak sejenis ................................... 46

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 29 PK/Pdt.Sus-

HKI/2016……………………………………………………... 52

BAB V PENUTUP .................................................................................... 63

A. Kesimpulan ............................................................................. 63

B. Rekomendasi ........................................................................... 64

ix

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................

LAMPIRAN .................................................................................................

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaitan antara merek dan bisnis memang tidak dapat dipisahkan.

Keberadaan merek dapat dikatakan sebagai salah satu aspek vital dalam

dunia bisnis khususnya bagi para pelaku usaha. Merek digunakan oleh para

pengusaha sebagai identitas dalam bidang usaha yang di geluti. Karena

merek berkaitan dengan reputasi, kepercayaan konsumen, kualitas, nama

baik perusahaan, yang semuanya tentu didapat dengan usaha yang

membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan modal.

Sejarah perdagangan menunjukan, bahwa merek semula hanya

digunakan dalam perdagangan sebagai tanda pemiliknya atas barang, hal ini

bisa ditemukan pada praktek menandai ternak dengan tanda khusus atau

praktek penandaan barang yang akan dikirimkan melalui laut agar

memudahkan identifikasi. Sekitar awal abad ke-20, merek berubah dari

penunjuk asal (indicator of origin) menjadi kekayaan yang berharga

(valuale asset) dalam haknya.1

Kemajuan di berbagai aspek sekarang ini telah mendorong lahirnya

begitu banyak perusahaan-perusahaan baru, persaingan yang ketat, pasar

yang semakin global menunjukan bagaimana pentingnya keberadaaan

merek dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Misalnya pertumbuhan

perusahaan rintisan atau lebih dikenal dengan Perusahaan Startup hari ini

menjadi sangat populer tidak hanya di kalangan pelaku usaha besar tapi juga

kalangan para pengusaha baru. Berdasarkan situs Startup Ranking per 21

Maret 2019, jumlah Perusahaan Rintisan berbasis teknologi di Indonesia

mencapai 2.074, jumlah tersebut menempatkan Indonesia di posisi kelima

sebagai Negara dengan perusahaan rintisan terbanyak di dunia. Produk

1 Syopiansyah Jaya Putra dkk, Etika Bisnis & Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Lembaga

Penelitian UIN Jakarta, 2009) h. 176

2

barang atau jasa bagi para pelaku usaha merupakan benda mati dan yang

memberikan nyawa atau roh terhadap produk tersebut adalah merek

sehingga hidup atau matinya produk tersebut tergantung pada mereknya.

Sejalan dengan pendapat Insan Budi Maulana yang mengatakan bahwa

merek merupakan roh bagi produk barang dan jasa.2 Karena itu saat ini baik

perorangan maupun badan hukum untuk mengajukan permohonan

pendaftaran merek dagang yang digunakan dalam produk barang dan jasa

dari tahun ke tahun semakin meningkat.3

Merek merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual atau

disingkat HaKI yang merupakan hak-hak yang muncul dari kemampuan

intelektual manusia. HaKI pada umumnya berhubungan dengan

perlindungan ide dan informasi yang memliki nilai komersial. HaKI adalah

kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan

bentuk kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan

bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Karena itu kekayaan intelektual dapat

diperjualbelikan, HaKI dapat juga dapat disewakan selama kurun waktu

tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak

yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual

tersebut. Perjanjian ini disebut dengan lisensi.4

Beberapa merek di dunia mempunyai nilai ekonomi yang sangat

fantastis misalnya yang diinvestasikan melalui periklanan dan promosi

adalah sangat bernilai, contoh merek Coca-Cola bernilai 39 Miliar Dolar

Amerika.5 Nilai yang fantastis serta nama yang telah dikenal luas oleh

2 Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, (Bandung: Cita

Aditya Bakti, 1997) h. 60.

3 Oktiana Indi Hertyanti, Arti Penting Pendaftran Merek untuk Barang koleksi Jasa (study

Pendaftran Merek di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Tengah, (Universitas

Diponegoro, 2012) h. 4

4 Tim Lindsey dkk, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar, (Bandung: PT.

Alumni, 2011) h. 3

5 Tim Lindsey dkk, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,… h. 9

3

masyarakat dunai menyebebakan rawannya pelanggaran-pelanggaran

merek. Bentuk pelanggaran merek yang terjadi biasanya peniruan merek

baru terhadap merek lama yang sudah terkenal untuk mendapat keuntungan

besar dari status keterkenalan di masyarakat. Setidaknya ada dua macam

pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat

akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat :

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki

penggugat; atau

2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk

atau jasa tergugat.6

Kebutuhan perkembangan perlindungan merek tentunya juga

memberikan tantangan baru dalam pelaksanaan perlindungan merek. Dalam

perkembangannya Indonesia telah banyak membuat berbagai peraturan

guna melindungi merek yang seharusnya dapat menjamian perlindungan

merek milik seseorang atau sebuah badan usaha. Namun sampai saat ini

pelanggaran terhadap merek masih marak terjadi. Padahal berdasarkan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

menjelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan

oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum

Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Salah satu sengketa merek yang terjadi di Indonesia adalah sengketa

mereka antara perusahaan produsen mobil dari Jerman Boyerische

Motoreen Werke Aktiengeselschafft atau dikenal umum dengan BMW

melawan merek pakaian lokal BMW Body Man Wear milik Hendrywo

Yuwijoyo seorang pengusaha pakaian di Jakarta. Sengketa keduanya

bermula sejak tahun 2013 dimana BMW yang bermarkas di Jerman tidak

terima dengan merek pengusaha Hendrywo Yuwijoyo yang memproduksi

pakaian dengan merek BMW Body Man Wear di bawah nomor pendaftaran


4

merek NO. IDM 000016513, BMW kemudian menggugat Hendrywo

Yuwjioyo di Pengadilan Negeri Jakarta.

Gayung bersambut, pada tanggal 10 Desember 2013 Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan BMW untuk membatalkan

merek BMW Body Man Wear milik Hendrywo Yuwijoyo. Menurut

pertimbangan majelis, BMW terbukti sebagai merek terkenal di dunia,

sedangkan Hendrywo Yuwijoyo terbukti mendaftarkan merek BMW Body

Man Wear dengan itikad tidak baik untuk mendompleng keterkenalan

merek BMW. Tampilan merek BMW Body Man Wear milik Hendrywo

Yuwijoyo meski di lain kelas memilki persamaan pada pokoknya,

persamaan ini meliputi cara penyebutan dan tampilan visual.7

Atas putusan tersebut Hendrywo Yuwijoyo tidak terima dan

mengajukan kasasi. Permohonan tersebut diterima dan dikabulkan, pada 27

Oktober 2014 dalam putusan Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Mahkamah

Agung Menolak gugatan BMW dari Jerman. Putusan ini tidak membuat

BMW menyerah, dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK)

kepada Mahkamah Agung sebagai bentuk upaya hukum terkahir sesuai

dengan akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-

HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 jo.Nomor

50/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 13 November 2015.

Usaha BMW di tingkat PK gagal karena Hakim Mahkamah Agung

mengabulkan permohonan BMW namun juga mengadili kembali bahwa

gugatan penggugat tidak dapat diterima yang artinya adalah kekalahan bagi

BMW dari Jerman. Mahkamah Agung hanya mengubah putusan dari

‘ditolak’ menjadi ‘tidak diterima’. Majelis beralasan bahwa dari

berdasarkan rapat Pleno Kamar Perdata yang dituangkan dalam SEMA

Nomor 03/BUA/.6/H.S/SP/XII/2015, telah disepakati bahwa gugatan

pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak

7 BMW batalkan merek pakaian Body Man Wear, Kontan.co.id/berita/2013/12/10

http://nasional.kontan.co.id/news/bmw-batalkan-merek-p akaian-body-man-wear

http://nasional.kontan.co.id/news/bmw-batalkan-merek-pakaian-body-man-wear

5

sejenis, gugatan harus dinyatakan tidak diterima. Rapat ini berargumen

hukum bahwa hingga hari ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai

tindak lanjut dari Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun

2001 Tentang Merek.8

Argumen hukum yang dipegang oleh para hakim dalam

memutuskan perkara ini merujuk pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undnag

Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yang mengatakan bahwa permohonan

harus ditolak oleh eh Direktorat Jendral apabila Merek tersebut mempunyai

persamaan pada pokoknya atau kesluruhannya dengan merek yang sudah

terkenal milik pihak lain terhadap barang/jasa yang tidak sejenis sepanjang

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah (PP).

Namun sayangnya hingga kasus ini ada Peraturan Pemerintah (PP)

yang di amanatkan dalam Undang-undang tersebut masih belum ada. Tidak

adanya Peraturan Pemerintah yang diamantakan dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek serta dikeluarkannya surat edaran

MA SEMA Nomor 03/BUA/6/H.S/SP/XII/2015 menyebabkan kurangnya

kepastian hukum yang justru bisa menimbulkan banyak kasus pelanggaran

merek kedepan.

Hal ini menuntut tidak hanya hakim untuk melakukan rect finding

pada saat proses peradilan tapi juga semua praktisi hukum serta akademisi

untuk ikut serta membangun wacana perlindungan merek agar lebih

menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian analisis yuridis bagaimana Undang-Undang Merek mengatur

Pembatalan Merek untuk barang tidak sejenis dalam kasus sengketa merek

antara BMW dari Jerman dan BMW Body Man Wear dari Indonesia, dalam

hal ini peneliti mengambil skripsi dengan judul PERLINDUNGAN

8 Sengketa Merek, Mobli BMW Kalah Lawan Baju BMW dari Penjaringan,

detiknews.com/berita/2016/08/12/ https://news.detik.com/berita/3274107/sengketa-merek-mobil-

bmw-kalah-lawan-baju-bmw-dari-penjaringan

https://news.detik.com/berita/3274107/sengketa-merek-mobil-bmw-kalah-lawan-baju-bmw-dari-penjaringan


6

HUKUM DALAM SENGKETA MEREK BMW VS BMW BODY MAN

WEAR (Studi Putusan MA Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016).

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,

masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Unsur persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya

dikesampingkan oleh hakim.

b. Status sebuah merek terkenal menimbulkan berbagai ancaman

peniruan merek dari berbagai pelaku usaha yang memanfaatkan

untuk meraih keuntungan dengan cara cepat.

c. Perlindungan hukum merek di Indonesia masih memiliki banyak

kendala dalam hal peraturan dan penegakan hokum

d. Adanya produk hukum dibawah undang-undang yang tidak selaras

dengan amanat undang-undang tersebut bahkan menghambat

dalam perlindungan hukum.

e. Terdapatnya kekosongan hukum dalam perindungan merek untuk

barang tidak sejenis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

karena tidak kunjung diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP)

sebagaimanaa diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi penelitian yang akan

dilakukan dengan hanya membahas perlindungan hukum bagi merek

yang tidak sejenis dalam sengketa merek yang terjadi anatara BMW

dari Jerman melawan BMW Body Man Wear dari Indonesia yang

tertuang dalam putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

3. Perumusan Masalah

Masalah yang diteliti adalah perlindungan merek untuk barang

tidak sejenis dengan studi kasus sengketa merek BMW melawan Body

Man Wear, adapun rumusan masalah tersebut peneliti rinci dalam

bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

7

a. Apakah unsur persamaan pada merek yang mempunyai persamaan

pada pokoknya berlaku untuk barang yang tidak sejenis?

b. Apa putusan hakim Mahkamah Agung memberikan perlindungan

terhadap merek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di

atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

a. Untuk mengetahui unsur persamaan pada pokoknya dan

keseluruhannya berlaku untuk barang tidak sejenis.

b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam sengketa memberikan

perlindungan terhadap merek

2. Manfaat Penelitan

a. Manfaat secara teoretis diharapkan dilakukannya penelitian ini bisa

ikut serta menjelaskan adanya masalah dalam sengketa merek

barang tidak sejenis.

b. Manfaat secara praktis dapat membantu para pelaku usaha atau

para praktisi hukum untuk bisa melahirkan peraturan-peraturan

baru yang lebih memberikan kepastian hukum.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa

dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu

dan sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedengkan konsisten

berarti tidak adanya hal-hal yang berkaitan dengan suatu kerangka

tertentu.9

Penelitian merupakan usaha untuk memecahkan masalah,

mengikuti langkah-lagkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,… h. 42

8

mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisa data serta

menarik kesimpulan yang valid.10

Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Merek di

Indonesia yaitu Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan

Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 sebagai peraturan yang

dianalisis dan dikaitkan dengan fenomena sosial dari pembatalan merek

untuk barang-barang tidak sejenis dengan menggunakan metode

Library Research dengan metode penelitian yuridis normatif yang

dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada

peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan putusan

pengadilan terkait dengan pembatalan merek untuk barang tidak

sejenis.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni

normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach). Pendekatan undang-undang ini dilakukan

untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan dengan undang-

undang merek dan semua regulasi yang yang mempuyai hubungan

dengan perlindungan merek untuk barang tidak sejenis, sedangkan

pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami segala hal yang

belum diatur terhadap masalah yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

meliputi perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.11

10 Fahmi Muhammad Ahmadi dkk, Metode Penelitian Hukum, (Lembaga Penelitian UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet-I) h. 5 11 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, Cet-IV 2010) h. 14

9

b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi Tentang hukum

yang berkaitan dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual meliputi

buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan berkaitan dengan merek.

c. Bahan non-hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan

sekunder yang dipandang perlu. Bahan non-hukum dapat berupa

buku-buku mengenai Ekonomi, Filasapat, Sosiologi atau laporan-

laporan penelitian yang mempunya relevansi dengan topik

penelitian dimaksud untuk memperluas dan memperkaya bahan

penelitian.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data ada dua yaitu melalui observasi dan

komunikasi, berdasarkan penelitian yang dilakukan maka proses

pengumpulan bahan yaitu dengan penelitian obeservasi studi

kepustakaan atau dokumen. Bahan hukum primer, sekunder dan non-

hukum yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan berdasarkan

rumusan masalah dan diklasifikasikan menurut sumber hirearkinya.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan diuraikan dan

dihubungan sedemikian rupa sehingga ditampilkan dalam penelitian

yang lebih sistematis untuk menjawab permasalah-permasalahan yang

dirumuskan. Cara pengolahan dilakukan secara deduktif yakni menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi.12

6. Metode Penelitian

Pembahasan dalam Skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman

Penelitian Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta tahun 2017.

12 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Peneltiian Hukum Normatif, (Malang,

Bayumedia Publishing, Cet-II 2006) h. 393

10

E. Sitematika Penulisan

Skripsi ini disusun terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab

terdiri atas sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun

pernciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengani latar belakang penelitian,

identifikasi masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, kerangka konseptual memuat

definisi dari aturan terkait, metode penelitian dalam

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM MEREK

Bab ini berisi kajian pustaka, yaitu membahas mengenai

kerangka konseptual, kajian teoritis, tinjauan (Review) kajian

terdahulu yang berkatian dengan peneltian ini.

BAB III KASUS SENGKETA

Pada bab ini terdiri dari data yang berkaitan dengan variable

penelitian. Pada bab ini berisi pihak-pihak yang terlibat

dalam kasus yang diteliti, kronologi serta posisi kasus yang

dijadikan bahan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi analisa dan interpretasi temuan. Berisi Tentang

deskripsi hasil analisa implementasi Undang-Undang Merek

dalam kasus sengketa merek antara BMW melawan BMW

Body Man Wear dan analisa pertimbangan hakim dalam

memberikan putusan

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi.

Kesimpulan adalah penyederhanaan dari hasil penelitian

yang dilakukan dan menjawab pertanyaan penelitian dalam

sengketa kasus BMW Jerman dan BMW Body Man Wear.

Rekomendasi dibuat berdasarkan hasil penelitian, baik

11

mengenai pokok masalah penelitian maupun kekurangan

atau keterbatasan dalam menjalankan penelitian.

12

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK

A. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, akan diuraikan beberapa konsep-

konsep yang terkait dengan istilah yang akan sering digunakan dalam

penelitian ini yaitu :

1. Perlindungan Hukum Merek

Menurut Sutjipto Raharjo perlindungan hukum adalah

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.1

Dari uraian diatas memberikan pengertian bahwa perlindungan

hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu berupa keadilan, kemanfaatan

dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang

diberikan kepada subjek hukum untuk memenuhi hak-hak yang telah

diberikan.

Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan

hak yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang dan siapapun

yang melanggaranya akan dikenakan sanksi. Tujuan dari perlindungan

hukum HKI itu sendiri adalah untuk memberikan kejalasan hukum

mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta atau

penemu, pemilik, pemegang, dan pemakai yang menggunakan HKI.2

Perindungan hukum diatas bertujuan untuk pengakuan atas hasil

karya manusia, juga dimaksudkan agar mereka dapat menggunakannya

tanpa gangguan pihak lain. Perlindungan hukum HKI merupakan suatu

sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem sebagai berikut :

1 Sutjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) h. 69 2 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Medpress) h. 11

13

a. Subjek perlindungan

Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak,

aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.

b. Objek perlindungan

Objek yang dimaksud adalah semua jenis HKI yang diatur oleh

undang-undang.

c. Pendaftaran perlindungan

HKI yang dilindungi adalah yang sudah terdaftar dalam Dagftar

Umum Merek dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran,

kecuali undang-undnag mengatakan lain.

d. Jangka waktu perlindungan

Yaitu lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undang.

e. Tindakan hukum perlindungan

Apabila terjadi pelanggaran HKI maka pelanggar harus dihukum

baik secara pidana maupun perdata.3

Semua unsur tersebut tentu berlaku untuk merek. Terhadap

sengketa merek yang telah sama-sama mendaftarkan mereknya akan

diberikan perlindugan hukum dengan menempuh mekanisme upaya

hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang

sah.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan hukum terhadap merek dapat dibagi menjadi dua

jenis yaitu pertama adalah perlindungan secara preventif adalah

perlindungan hukum yang mengarah pada tindakan pencegahan.

Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran

merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawaasan pemakaian

merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang ha katas merek

dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek

untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.

3 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Medpress) h.

13

14

Perlidungan hukum secara preventif dilakukan dengan

pendaftara merek untuk mendapatkan hak eksklusif yang diberikan

negara untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memebrikan

izin keapada pihak lain untuk memekainya. Dengan terdaftarnya merek

pada Ditjen HKI maka negara wajib memberikan perlindungan hukum

terhadap merek tersebut.

Kedua adalah perlindungan merek secara refresif yang

dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu pristiwa atau

kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek.

Tentunya demikian peranannya lebih besar kepada lembaga peradilan

dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap

pelanggaran merek. Dalam perlindungan hukum yang sifatnya refresif

, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggatan

merek sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Konsistensi ini

akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang ha katas

merek.4

Dalam perlindungan hukum yang bersifat refresif. Pihak

pemilik merek yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan

gugatan baik perdata maupun secara perdata. Pengajuan gugatan secara

perdata menurut Pasal 1365 KUHP Perdata harus memiliki unsur-unsur

sebagai berikut :

a. Perbuatan melawan hukum

b. Adanya kerugian

c. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

d. Kesalahan

Pemilik ha katas merek dapat mengajukan gugatan kepada

setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana

yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

3. Merek

4 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Medpress) h.

71

15

a. Pengertian Merek Secara Umum

Kata merek sangat akrab bagi kita, merek secara umum

diketahui sebagai nama, tanda, symbol, desain, atau kombinasi dari

hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan

membedakan barang atau jasa suatu penjual dari barang dan jasa

yang lain. Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam tiga hal.

Pertama merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan

leboh konsisiten. Kedua, meningkatkan efisiensi pembeli karena

merek dpat menyediakan informasi Tentang sebuah produk. Ketiga

meningkatkan inovasi produk baru, karena produsen terdorong

untuk menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah

peniruan dari pesaing.5

Merek secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu

Trade Mark yang dalam Black’s Law Dictionari diartikan sebagai

“A word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a

manufacturer or seller to distinguish product or product from those

of other” artinya adalah suatu kata, susunan kata, lambing atau

gambar yang digunakan oleh pabri atau penjual untuk

membedakan produk mereka dengan produk lainnya.6

Merek adalah nama atau symbol yang diasosiasikan dengan

produk atau jasa yang menimbulkan arti psikologis atau asosiasi.

Inilah yang membedakan antara produk dan merek. Produk adalah

suatu yang dibuat di pabrik, namun yang sesungguhnya dibeli oleh

pelanggan adalah mereknya. Merek bukan hanya yang tercetak di

dalam produk atau kemasannya, tapi termasuk apa yang ada di

benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya.

Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk

mengembangkan dan memelihara loyalitas pelanggan. Merek yang

5 Bilson Simamora, Aura Merek, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 3

6 Taufikur Ichsan, Hukum Dagang, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987) h. 73

16

kuat akan menghasilkan harga yang menarik dan menjadi

penghalang bagi masuknya pesaing. Menurut penuturan Aaker

merek adalah nama dan atau symbol yang bersifat membedakan

(sebuah logo, cap atau kemasan) untuk mengidentifikasi barang

atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu, serta

membedakan dari barang atau jasa yang dihasilkan pesaing. Pada

akhirnya, merek memberikan tanda mengenai sumber produk serta

melindungi konsumen maupun produsen dari para pesaing yang

berusaha memberikan produk-produk yang tampak identil.7

Meskipun merek sejak lama mempunyai peran dalam

perniagaan, namun baru pada abad ke-20 merek dan penafsiran

merek menjadi begitu penting bagi para pelaku bisnis dalam

persaiangan. Karakterisitik yang unik dari pemasaran modern

bertumpu pada penciptaan merek yang bersifat membedakan. Riset

pemasaran diadakan untuk membantu mengidentifikasi dan

mengembangkan dasar-dasar untuk pembeda merek. Penafsiran

merek yang unik telah memperkuat penggunaan berbagai atribut

produk, nama, kemasan, strategi distribusi, dan periklanan.

Gagasan telah bergeser dari komoditas menuju produk-produk

bermerek, sehingga mengurangi pentingnya harga dalam

keputusan pembelian, dengan menonjolkan dasar pembedanya.8

Bersamaan dengan berkembangnya Industri, perkembangan

pula pada penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk.

Sejalan dengan meningkatnya penggunaan iklan maka meningkat

pula pengguanaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu

sebagai tanda pengenal aka nasal atau sumber produsen dari

barang-barang bersangkutan. Pada masa itu telah dikenal merek

7 A. B. Susanto dkk, Poer Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi

Pendukungnya, Quantum Bisnis dan Manajemen (PT Mizan Publika, 2004) h. 6 8 A. B. Susanto dkk, Poer Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi

Pendukungnya,… h. 8

17

perniagaan (marques de commerce, trademark, mark) dalam

pengertian sendiri sebagai tandingan terhadap merek perusahaan

(marques de fabrique, manufacturer’s mark, fabrieksmereken).9

Merek dalam konteks masa kini bukanlah sekedar nama

merek (brand name) tetapi sudah berkembang lebih jauh. Knapp

membedakan antara nama merek, merek, dan merek sejati. Knapp

menyatakan bahwa dalam pemikiran konsumen terdapat tiga sifat

fundamental yang membedakan suatu merek sejati yaitu:

intenalisasi kesan-kesan, posisi khusus dalam benak konsumen,

dan manfaat emosional serta fungsional yang dirasakan. Pada

akhirnya merek bukanlah apa yang dibuat di pabrik, tercetak dalam

kemasan atau apa yang diiklankan oleh pemasar. Merek adalah apa

yang ada di dalam pikiran konsumen.10

Dalam dunia usaha merek mempunyai dua fungsi paling

utama yaitu :

a. Merek merupakan identifikasi terhadap suatu produk sehingga

konsumen mengenali merek dagang yang berbeda dengan

pihak lain.

b. Merek membantu untuk menarik calon pembeli. Dalam

undang-undang digunakan istilah merek dagang dan merek

jasa, sebenarnya yang dimaksud dengan merek dagang adalah

merek yang digunakan pada barang sedangkan merek jasa

adalah merek yang digunakan untuk memberikan pelayanan

kepada konsumen.

b. Pengertian Merek Menurut Undang-Undang

Sampai saat ini definisi Tentang merek yang mengacu pada

perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam undang-undang

9 Rahmi Jened, HUKUM MEREK (TRADEMARK LAW) Dalam Era Globalisasi dan

Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 2 10 A. B. Susanto dkk, Poer Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi

Pendukungnya,… h. 10

18

merek. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor

15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan merek adalah sebagai

berikut :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, katam

huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau

jasa”

Lalu dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis

berupa gambar, logo, nama kata, huruf, angka, susunan warna,

dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang

dan/atau jasa.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis memperluas pengertian merek, bukan hanya

merek dua dimensi seperti yang dikenal dalam Undang-Undang

Merek Tahun 2001, tapi juga termasuk merek 3 (tiga) dimensi,

suara, hologram, juga kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

tersebut. Secara universal, hal tersebut bukanlah sebuah terobosan

baru dalam dunia merek, saat ini terjadi perkembangan yang pesat

dalam bidang merek menyangkut tanda yang digunakan yang saat

ini mencakup: merek berupa aroma (scenf), merek berupa suara

(sound), merek berupa warna (colour), merek berupa tanda tanga

(signature), merek berupa bentuk (shape).11


Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 85

19

c. Jenis Merek

Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Jenis Merek dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 jenis merek yaitu :

1) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang

perdagangan oleh pelaku usaha untuk membedakan dengan

yang lainnya.

2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh pelaku usaha untuk membedakan dengan

usaha jasa sejenis lainnya.

3) Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang

dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat,

ciir umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya

yang kan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan

hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan

barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Jenis merek sebagaimanaa disebutkan di atas terdapat

pengelompokan lain. Bentuk atau wujud merek itu Suryatin

dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang

lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa

jenis merek yaitu :

a. Merek lukisan (beel mark)

b. Merek kata (word mark)

c. Merek bentuk (form mark)

d. Merek suara (sound mark)

e. Merek Judul (title mark)12

d. Fungsi Merek

12 Suryatin, Hukum Dagang I dan II, (Jakarta: Pradnya Paramitham, 1980) h. 87

20

Pada hakikatnya merek digunakan oleh para pelaku usaha

untuk melindungi produknya, baik jasa maupun barang dari para

pesaing. Karena itu merek memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Fugsi Pembeda, yaitu untuk membedakan produk suatu

perusahaan dengan perusahaan pesaing lainnya

b. Fungsi Jaminan, untuk menjamin reputasi kualitas dari produk

kepada konsumen

c. Fungsi Promosi untuk sarana periklanan memperkanalkan

produk yang diperdagangkan kepada konsumen.

d. Fungsi Investasi yaitu untuk menarik para investor atau

pemodal untuk memberikan modal bagi perkembangan dan

pertumbuhan perusahaan.

2. Aspek Hukum Pendaftaran Merek

a. Merek yang dapat dan tidak dapat didaftarkan

Tidak semua tanda atau simbol yang memenuhi semua

kriteria sebuah merek bisa didaftarkan sebagai sebuah merek.

Permohonan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik tidak

dapat didaftar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

menyatkan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan atas

permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak

baik, pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang

mendaftarkan mereknya secara layak tanpa ada niat untuk

membonceng atau meniru ketenaran merek pihak lain yang sudah

ada. Selanjutnya dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 lebih rinci menyatakan merek tidak dapat didaftarkan bila

merek tersebut mengandung salah satu unsur :

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. Tidak memiliki daya pembeda;

c. Telah menjadi milik umum; atau

21

d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa

yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis unsur-unsur yang menyebabkan tidak

bisa didaftarkannya merek lebih diperluas. Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan :

Merek tidak dapat didaftar jika :

1) Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban

umum;

2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang

dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan Tentang asal, kualitas,

jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa

yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan varietas

tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis;

4) Memuat keterangan yang tidak sesuai kualitas, manfaat, atau

khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak jika :

1) Mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhan

dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan

digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang sama

2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan

dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau

jasa sejenis

3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan

dengan indikasi geografis yang sudah dikenal

4) Nama dan foto dari orang terkenal tanpa izin darinya

22

5) Lambang-lambang negara, bendera, tanpa izin dari

pemerintahan

6) Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis

dari pihak berwenang.13

b. Pembatalan merek

Pembatalan merek adalah proses yang ditempuh oleh pihak

yang merasa dirugikan dari merek terdaftar untuk membatalkan

keberadaan merek tersebut. Menurut ketentuan Pasal 68 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan

pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan

pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang selanjutnya

akan dilimpahkan kepada Pengadilan Niaga untuk memutuskan

gugatan tersebut. Untuk pemilik merek yang berada di luar wilayah

Repubik Indonesia gugatan di ajukan melalui Pengadilan Negeri

Jakarta.

Adapaun mengenai pembatalan merek dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 dimana

diterangkan bahwa gugatan pembatalan merek oleh pihak yang

berkepentinangan, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat

mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan

kepada Menteri.

Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam

jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan

pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat

unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan

bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

13 Tim Lindsey dkk, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar, (Bandung: PT

Alumni, 2011) h. 135

23

Untuk putusan Pengadilan Niaga gugatan pembatalan hanya dapat

diajukan kasasi.

c. Tanda Pembeda

Isu hukum terbesar dalam dunia mereka adalah “mengapa

dalam merek ada persyaratan hukum tanda dengan daya

pembeda?”. Persyaratan tanda pembeda muncul dalam merek

mengingat merek adalah definisi hukum untuk membedakan

barang dan/atau jasa dari perusahaan satu terhadap barang dan/atau

jasa dari perusahaan lainnnya. Jadi tujuan merek adalah untuk

membedakan barang dan/atau jasa dari perusahaan satu terhadap

barang dan/atau jasa dari perusahana lainnya, untuk membedakan

sumber (distinguish source) yang memungkinkan konsumen untuk

membedakan sumber suatu produk.14

Pendaftaran merek berkaitan dengan monopoli atas nama

atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di

seluruh dunia enggan memberikan hak ekslusif atas suatu merek

kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena

pemberian hak ekslusif tadi akan menghalangi orang lain untuk

memekai merek tersebut, oleh karena itu sebuah merek harus

mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang

dan/atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang dan/atau

jasa dari usaha lain yang sejenis.15

Tanda pembeda sangat penting kaitannya degan keberadaan

sebuah merek, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa sebuah merek tidak dapat

didaftarkan dan ditolak apabila tidak memilki daya Pembeda.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001


Integrasi Ekonomi,… h. 62

15 Tim Lindsey dkk, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar, … h. 137

24

juga disebutkan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar,

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda

dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.

Tanda sebagai elemen dasar merek terdapat dalam Article

15. Berdasarkan Article 15 TRIPs menetapkan merek adalah setiap

tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk

membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan

perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek. Tanda-

tanda seperti itu dalam kata khusus termasuk nama orang, huruf-

huruf, angka-angka, elemen figurative, dan kombinasi warna-

warna sebagaimanaa kombinasi dari tanda-tanda tersebut dapat

didapatkan sebagai merek. Manakala tanda tersebut mampu

membedakan barang atau jasa yang relevan, negara anggota boleh

menetapkan persyaratan pendaftaran berdasarkan daya pembeda

yang diperoleh melalui penggunaan. Negara anggota boleh

mensyaratkan pendaftaran bahwa tanda harus secara kasat mata

dapat dirasakan atau dilihat.16

Berdasarkan ketetntuan tersebut dapat diketahui bahwa

merek tanda pembeda tidak hanya untuk membedakan barang

dan/atau jasa sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya tapi

juga memberikan kemampuan perlindungan hukum terhadap

merek.

d. Iktikad Tidak Baik

Istilah itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat

ditemui di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek yang berbunyi :



25

“Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan

yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”

Adapun penjelasan dari Pasal 4 tersebut mengatakan bahwa

permohonan yang beritikad baik adalah permohonan yang

mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat

apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran

merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat

kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan

curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Pengertian itikad tidak baik disini adalah pemohon yang

patut di duga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk

meniru, menjiplak, atau mengikuti merek piak lain demi

kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha

tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen.

Contohnya permohonan merek berupa tulisan, lukisan, logo,

atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau

merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak

bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebu sudah terjadi

iktikad tidak baik dalam permohonan karena setidak-tidaknya patut

diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang

sudah dikenal tersebut.

3. Merek Terkenal

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi,

memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah

dikenal secara luas melampauai batas-batas negara, melampauai batas-

batas regional, bahkan sudah dikenal di seluruh dunia serta bernilai tinggi.

Suatu merek menjadi terkenal melalui kerja keras penelitian dan

pengembangan di bidang kreasi, rekayasa dan modifikasi produk barang

dan jasa, di bidang keuangan dan penetapan harga, di bidang promosi dan

26

minat konsumen, dan bidang penempatan dan distribusi. Pembangunan

dan pengembangan merek dagang dan atau merek jasa menjadi terkenal

merupakan usaha yang tidak murah dan memakan waktu lama. Reputasi

suatu merek terkenal perlu dilindungi secara hukum. Kepemilikan atas

suatu produk dengan merek terkenal yang mahal harganya sering menjadi

identitas masyarakat kalangan tertentu.

Terkait dengan definisi merek terkenal, T. Mulya Lubis dan Insan

Budi Maulana menyatakan bahwa : “Suatu merek dinyatakan terkenal

adalah apabila telah didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di

negara yang bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah

meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu menjadi dan

dinyatakan sebagai merek terkenal”.

Adapun dalam Pasal 16 Ayat (2) Trade Related Aspect of Intelectual

Property Rights (TRIP’s) hanya berhasil membuat kriteria sifat

keterkenalan suatu merek dengan memperhatikan faktor pengetahuan

Tentang merek di kalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk

pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan,

yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.17

Ukuran merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (well-known

mark) dapat dilihat dari Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yaitu :

a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek

tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;

b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang

diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;

c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya

dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;

d. Jangkauan daerah penggunaan merek;

17 Christina Ardiadne Sekar Sari, Teknik Mengelola Produk dan Merek (Konsep dan

Aplikasi), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017) h. 25

27

e. Jangka waktu penggunaan merek;

f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang

digunakan untuk promosi tersebut;

g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara

lain;

h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya

mengenai pengkuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh

lembaga yang berwenang; atau

i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan

jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek

tersebut.

World Intelectual Property Organization (WIPO) memberikan

batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint

Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known

Marks bahwa faktor-faktor ni dapat digunakan untuk menentukan apakah

merek tersebut masuk dalam kategori terkenal, yaitu :

a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan

dengan masyarakat;

b. Durasi, tingkat, dan wilayah geografis dari pemakaian merek;

c. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;

d. Catatan keberhasilan pemenuhan ha katas merek tersebut.

e. Nilai merek.18

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat sebagai HKI)

timbul dari kemampuan intelektual manusia. Permasalahan HKI adalah

permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya maslah HKI

18 Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termahsyur,

m.hukumonlone.com/klinik/2019/02/18/https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5563c92

1eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termahsyur diakses pada tanggal 14

April 2019

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termahsyur


28

adalah masalah yang sangat sederhana, namun seiring perjalanan waktu

dari tahun ketahun permasalahan HKI semakin bertambah kompleks.

Hak atas kekayaan intelektual menjadi issue yang semakin

menarik untuk dikaji karena perannya yang semakin menentukan

terhadp laju percepatan pembangunan ekonomi terutama di era

globalisasi. Dalam hubungan ini, era lobalisasi dapat dianalisi dari dua

karakteristik dominan. Pertama, era globalisasi ditandai dengan

terbukanya secar luas hubungan antar bangsa dan antar negara yang

didukung dengan transparansi dalam infrmasi. Dalam kondisi

transparanis informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan

akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu tempat di belahan

dunia akan mudah diketahui dan segera tersebar ke belahan dunia

lainnya. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk

upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan

tempat dan tergusur dari fenomena kehodupan antar bangsa.

Kedua, era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan

negara untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan

masing-masing. Kendati pun tendensi yang mungkin terjadi dalam

hubungan antarnegara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan

secara timbal balik namun justru negara yang akan memiliki

kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan lebih besar.

Mengacu pada dua hal tersebut, upaya perlindungan terhadap

hak atas kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian,

kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif

yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan

penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi.19

19 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Medpress,

2013) h. 2

29

Merek merupakan bagian dari HKI, oleh karena itu merek harus

mempunyai instrument perlindungan hukum sebagai bentuk kewajiban

negara melindungi hak-hak perorangan atau badan hukum yang

terkandung didalamnya. Apalagi mengingat pentingnya peranan merek

dalam menjaga kondisi pasar yang bersih dan terjadinya persaingan

usaha yang sehat.

Sistem HKI merupakan Hak Privat (privat right), dimana

seorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya

intelektualnya atau tidak. Seseorang dapat dengan leluasa menikmati

kegunaan suatu kebendaan dengan bebas yang tidak berentangan

dengan kesusilaan, tidak merugikan kepentingan umum, dan tidak

melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal untuk mencegah

dihasilkannya karya atau ciptaan teknologi yang sama maka dilakukan

pendaftaran ke instansi yang ditunjuk untuk itu, di Indonesia adalah

Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan banyaknya kepentingan-kepentingan yang ada dalam

kehidupan, perlu adanya penyeimbangan terhadap kepentingan-

kepentingan tersebut. Untuk itu maka menurut Muhammad Djumhana

dan R. Djubaedillah, sistem HKI harus berdasarkan kepada prinsip :20

a. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice). Penciptaan

sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari

kemampuan intelektual, wajar memperoleh imbalan baik berupa

materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena

dilindungi dan diakui atas hasil kerjanya, hukum memberikan

perlindungan demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan

untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan

ini tidak terbatas hanya dalam negeri saja, melainkan di laut batas-

batas negara. Hal ini karena hak yang ada [ada seseorang ini

20 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek,… h. 7

30

mewajibkan pihak lain utnuk melakukan (commission) atau tidak

melakukan (omission) suatu perbuatan;

b. Prinsip Ekonomi (the principle of economic). HKI merupakan hak

yang berasal dari kegiatan kreatif daya pikir manusia yang

diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk dan

manfaat dalam menunjang kehidupan manusia, karena ini akan

memberikan keuntungan bagi pemiliknya, misalnya dalam bentuk

pembayaran royalty atau technical fee;

c. Prinsip Kebudayaan (the principle of culture). Dengan tumbuh

berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar

artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat

manusia. Pengakuan atas kreasi, karsa, dan karya cipta manusia

yang dibakukan dalam sisetem hak milik intelektual adalah suatu

yang tidak bisa dilepaskan, sebagai perwujudan untuk

membangkitkan semangat dan melahirkan ciptaan baru;

d. Prinsip Sosial (the principle of social)

Hukum tidak mengatur kehidupan manusia sebagai perseorangan

yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain. Hukum mengatur

kepentingan manusia sebagai warga masyarakat, maka dengan

demikian terjadi ikatan kemasyarakatn. Hukum juga memberikan

hak untuk perseorangan ataupun persekutuan yang nantinya juga

berguna untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Hak kekayaan Intelektual penting untuk dilindungi karana

beberapa faktor, karena haki merupakan :

a. Hak-hak alami

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Deklarasi Hak Asasi

Manusia sedunia dijelaskan “setiap orang memiliki hak untuk

mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi)

yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistic dalam

hal dia sebagai pencipta”. Argumen moral ini direfleksikan oleh

31

tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para pencipta

di banyak negara, misalnya Prancis dan Jerman;

b. Perlindungan Reputasi

Banyak perusahaan yang mengabiskan banyak waktu dan uang

untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka.

Contohnya Coca-cola dan McDonald mengabiskan jutaan bahkan

miliaran untuk kampanye periklanan yang berkesinambungan dan

menyeluruh, kegiatan sponsor dan promosi-promosi lainnya.

Perusahaan ini ingin mencegah pihak lain untuk menggunakan

reputasi mereka untuk menjual produk yang mereka miliki.

Perusahaan lain mungkin bisa menggunakan nama atau logo yang

hamper sama oleh perusahaan terkenal untuk menarik konsumen.

Hukum merek mencegah hal seperti ini, perlindungan adalah suatu

yang penting karena reputasi perusahaan, yang diwujudkan di

dalam merek, nama dan desain bagian luar dari produk tertentu

mungkin bernilai bahkan lebih dari kekeayaan berwujudu yang

dimilki perusahaan;

c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan.

Banyak ahli setuju bahwa hukum HKI adalah sebuah bentuk

kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat

menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui

pembatasan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan taraf

informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.21

2. Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Undang-

Undang No. 15 tahun 2001 aalah berupa penghapusan pendaftaran

merek. Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HKI.

selanjutnya perlindungan terhadap merek terkenal berupa permohonan

pembatalan merek. Dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun

21 Tim Lindsey dkk, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar, … h. 13

32

2001 Permohonan dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada

pengadilan niaga oleh pihak yang meras dirugikan oleh merek terdaftar

tersebut karena adanya unsur persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek terkenal miliknya. Pemohon gugatan

juga dapat mengajukan ganti rugi atau pengentian semua aktifitas yang

berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Pasal 84 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga memberikan

perlindungan hukum terhadap merek terkenal dengan diberikannya

berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau

alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Indonesia memberi perhatian lebih terhadap perlindungan

merek terkenal dengan bergabung menjadi anggota organiasai

internasional, salah satunya yaitu Paris Convention yang kemudian

diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun

1997 Tentang Perubahan Keputusan Preseiden Nomor 24 Tahun 1979

Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property

dan Convention for The Protection of Industrial Property, tanggal 20

Maret 1883 sebagaimanaa telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal

14 Juli 1967 di Stickholm, Swedia dengan Keputusan Presiden Nomor

24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the

Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the

World Intellectual Property Organization dengan disertai pensyaratan

terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 Ayat (1) Paris

Convention for the Protection of Industrial Property. Ketentuan Pasal

1 sampai dengan Pasal 12 Paris onvention tersebut mengatur ketentuan

yang bersifat substantif yang menjadi dasar pengaturan dalam

peraturan-perundang-undangan di bidang Hak Asasi Kekayaan Industri

(Industrial Property). Untuk itu dipandang perlu untuk mencabut

33

persyaratan terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 tersebut dengan

Keputusan Presiden.22

Dengan diratifikasinya Paris Concvention maka Indonesia

wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketetntuan

yang diatur dalam perjanjian Internasional tersebut. Perlindungan

terhadap merek terkenal terdapat dalam artikel 6 bis Konvensi Paris.

Pasal tersebut menyatakan bahwa merek terkenal yang dipakai oleh

pemakai merek yang beritikad tidak baik, maka selalu dapat dimintakan

pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh Pejabat Pendaftaran.

Dalam Pasal 6 bis Ayat (3) dinyatakan bahwa tidak ada jangka waktu

yang ditentukan untuk meminta pembatalan daripada merek tersebut

atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jika dipakainya

dengan itikad buruk (in bad faith), sedengkan define dan kriteria

Tentang merek terkenal diserahkan pada masing-masing negara

anggota Paris Convention.

3. Teori-teori Hukum

a. Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsive ini digagas Nonet dan Selznick.

Teori Hukum responsive yang menghendaki agar hukum senantiasa

peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang

menonjol, yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedur justice,

berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan

lebih daripada itu mengedepankan pada substancial justice.

Hukum responsif adalah model atau teori yang dirancang di

tengah pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Seperti

diketahui, legalisme liberal mengendalikan hukum sebagai institusi

mandiri dengan sistem peratuan dan prosedur yang objektif, tidak

memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah

22 Christina Ardiadne Sekar Sari, Teknik Mengelola Produk dan Merek (Konsep dan

Aplikasi), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) h. 15

34

otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi ini adalah rezim

rule of law. Dengan karakteristik otonom ini, diyakini bahwa

hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya

sendiri.

Sebenarnya dibalik doktrin otonomi hukum, tersembunyi

ideologi status quo yang meruapakan canopy tempat berlindung

orang-orang mapan. Ini poin pertama kritik Neo-Marxis. Poin

kedua adalah legalisme liberal, khususnya mengenai gagasan

bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan

prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom. Menurut teori

ini, faktanya rule of law tidak mampu mengatasi isu-isu mendasar

mengenai keadilan sosial bahkan lebih buruk lagi dianggap sebagai

musuh dari keadilan sosial itu sendiri.

Nonet dan Selznick lewat hukum responsive, menempatkan

hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial

dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe

hukum mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan

sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Kepedulian

pada akomodasi aspirasi sosial menyebabkan teori termasuk dalam

golongan sociological jurisprudence.

b. Teori Realisme Hukum

Teori ini terkenal dengan kredonya bahwa, “the life of the

law has not been logic; it has been experience”. Dengan konsep

bahwa hukum bukan sebatas logika tapi juga pengalaman, maka

hukum tidak hanya dilihat dari kacamata hukum itu sendiri,

melainkan dilihat dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-

akibat yang akan timbul dari bekerjanya hukum.

Menurut Bernad L. Tanya teori-teori yang berada dalam

payung realism hukum sesungguhnya berinduk pada empirisme

yang oleh David Hume dipatrikan sebagai pengetahuan yang

bertumpu pada kenyataan empiris. Empirisme menolak

35

pengetahuan spekulatid yang hanya mengandalkan penalaran logis

ala rasionalisme abag ke-18, ide-ide rasional, menurut empirisme,

bukanlah segala-galanya. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya

dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati bisa diraih.23

c. Teori Keadilan

Dalam Teori keadilan yang telah berkembang dari sejak para

ahli fikir romawi awal seperti Aristotels dan Plato menyebutkan

bahwa keadilan selalu menjadi pusat dari perhatian pemikiran

hukum. Keadilan sebagai tujuan umum dapat diberikan arah yang

berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum.

Oleh karenanya fungsi hukum adalah untuk memelihara

kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia,

dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan

tersebut tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian

suatu konsep dasar, yaitu manusia harus hidup dalam suatu

masyarakat dan masyarakat itu harus diatur oleh pemerintah dengan

baik berdasarkan hukum.24

Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menciptakan

keadilan agar tercipta ketentraman di tengah kehidupan

bermasyarakat, hukum lahir untuk memberikan perlindungan

kepada hak setiap orang sebagaimanaa menurut Sutjipto Raharjo,

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak

asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum25. Begitupun dengan perlindungan

hukum dalam hal kekayaan intelektual.

23 Jonaedi Efendi dkk, Metode Peneltian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok:

Prenadamedia Group, 2018) h. 57 24 Inge Dwisvimiar, KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM, (Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011), h. 526

25 Sutjipto raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

36

Justifikasi yang paling mendasar untuk HaKI adalah bahwa

seseorang yang telah mengeluarkan usaha dalam penciptaan

memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa

yang teleh mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada

kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur

dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan

terlebih dahulu persetujuannya. Hal ini sama dengan seseorang

menanam padi dan selanjutanya orang lain ikut panen dan

mengambil semua keuntungan tanpa izin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi

Manusia Sedunia “Setiap orang memilki hak untuk mendapatkan

perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh

dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai

pencipta”.26 Karena itu perlindungan hukum terhadap hak kekayaan

intelektual sangat penting kaitannya untuk melindungi hak yang

melekat pada pencipta, termasuk hak atas merek yang merupakan

hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek

yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan

sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain

untuk menggunakannya. Pendaftaran merek harus dilakukan

dengan itikad baik. Jika seseorang mencoba mendaftarakan sebuah

merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa

dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan

untuk melindungi hak kekayaan intelektual.

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, peneliti

telah melakukan penelusuran studi terdahulu yang berkaitan dengan

penelitian ini di beberapa perpustakaan. Penelitian tersebut adalah sebagai

berikut :


37

1. Judul Skripsi : “SENGKETA ATAS HAK MEREK ALLADIN

DENGAN ALADIN (Analisis Putusan MA RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-

HKI/2013)”. Skripsi ini dibuat oleh Feby Adelia Paramita Sari

mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta 2017 membahas mengenai perlindungan hukum terhadap merek

terkenal dalam kasus sengketa merek ALLADIN dan ALADIN

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada

perlindungan merek asing oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001, yang memiliki persamaan pada pokoknya diantara kedua merek

sedangkan perbedaannya peneliti lebih spesifik pada perlindungan

merek asing yang memilki persamaan pada pokoknya namun jenis

barang yang berbeda yang terjadi dalam kasus sengketa merek antara

BWM dari Jerman dengan BMW Body Man Wear dari Indonesia.

2. Judul Skripsi : “ITIKAD TIDAK BAIK DALAM DALAM

PEMBATALAN MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR DI

INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor

462K/Pdt.Sus-HKI/2015)”. Skripsi ini dibuat oleh Angga Ariana

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016,

membahas mengenai aspek itikad tidak baik dalam gugatan merek

dagang yang sudah terdaftar. Persamaan dengan penelitian yang

dilakukan peneliti adalah adanya adanya aspek itikad tidak baik oleh

tergugat dengan mendaftarkan merek sehingga ada persamaan pada

pokonya antara merek, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang

peneliti lakukan adalah lebh fokus membahas pada perlidungan hukum

merek yang terdapat persamaan pada pokoknya akibat adanya itikad

tidak baik namun untuk barang yang tidak sejenis.

3. Judul Buku : “PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BARANG

DAN JASA TIDAK SEJENIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA

TIDAK SEHAT”. Buku ini ditulis oleh Anne Gunawati membahas

Tentang perlindungan merek untuk barang yang tidak sejenis dan

dampaknya terhadap persaingan usaha tidak sehat. Persamaan dengan

38

penelitian yang peneliti lakukan adalah pada aspek perlindungan merek

untuk barang dan jasa tidak sejenis dan perbedaan buku ini dengan

penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti fokus pada

perlindungan merek tekenal terhadap barang tidak sejenis dalam

sengketa merek yang terjadi antara BMW dari Jerman dengan Body

Man Wear dari Indonesia.

4. Judul Jurnal : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK

TERKENAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15

TAHUN 2001 TENTANG MEREK”. Jurnal ini dibuat oleh Gusti Ayu

Putu Intan Permatasari Cokodra Dalem Dahana untuk Jurnal Hukum

Universitas Udayana Denpasar (UNUD). Persamaan yang dilakukan

oleh peneliti adalah sama-sama membahas perlindungan merek

terkenal asing dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 sedengkan

pebedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti fokus

pada perlindungan merek terkenal terhadap barang tidak sejenis yang

terjadi dalam kasus sengketa BMW melawan Body Man Wear

Indonesia.

39

BAB III

KASUS SENGKETA

A. Duduk Perkara

Kasus sengketa merek antara merek Baerische Motoreen Werke

Aktiengesellschafft yang lebih dikenal dengan BMW dari Jerman dan

merek Body Man Wear milik Hendrywo Yuwijoyo dari Penjaringan,

Jakarta Utara bermula sejak tahun 2013 dimana BMW tidak terima dengan

merek pengusaha Hendrywo Yuwijoyo yang memproduksi pakaian dengan

merek BMW Body Man Wear di bawah nomor pendaftaran merek NO.

IDM 000016513.

BMW kemudian menggugat Hendrywo Yuwijoyo di Pengadilan

Negeri Jakarta. Gugatan Pembatalan merek ini sesuai dengan ketetentuan

Pasal 68 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa :

“Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimanaa dimaksud dalam

Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”.

Adapun isi dari Pasal-pasal tersebut berbunyi :

1. Pasal 4 bahwa tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek

dengan iktikad tidak baik;

2. Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa

merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya

dan/atau pada keseluruhan dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO

BMW” yang dimilki oleh penggugat untuk barang yang sejenis;

3. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa merek-

merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau

pada keseluruhan dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO BMW”

yang dimilki oleh penggugat untuk barang yang tidak sejenis;

Gayung bersambut, pada tanggal 10 Desember 2013 Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan BMW untuk membatalkan

merek BMW Body Man Wear milik Hendrywo Yuwijoyo. Berdasarkan

40

bukti-bukti dan alasan-aslasan dari Pengugat. Majelis hakim memutuskan

bahwa BMW milik penggugat terbukti sebagai merek terkenal dunia

sedangkan BMW milik tergugat dianggap memiliki iktikad tidak baik saat

mendaftarkan merek Body Man Wear, karena dipandang bertujuan

mendompleng ketenaran merek BMW Jerman dan memerintahkan kepada

turut tergugat yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intlektual untuk

melaksanakan pembatalan merek BMW milik tergugat yang termuat dalam

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst. Tampilan merek BMW Body

Man Wear milik Hendrywo Yuwijoyo meski di lain kelas memilki

persamaan pada pokoknya, persamaan ini meliputi cara penyebutan dan

tampilan visual.1

Atas putusan tersebut Hendrywo Yuwijoyo tidak terima dan

mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa

pembatalan merek yang telah dilakukan oleh penggugat telah kadaluwarsa

karena sudah melewati batas waktu 5 tahun sejak berlakunya perlindungan

merek BMW milik tergugat, sesuai degan ketentuan Pasal 69 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berunyi :

“Gugatan Pembatalan Pembatalan Merek hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran

merek”

Permohonan tersebut diterima dan dikabulkan, pada 27 Oktober 2014 dalam

putusan Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Mahkamah Agung Menolak

gugatan BMW dari Jerman pada tanggal 27 Oktober 2014.

Putusan ini tidak membuat BMW menyerah dan mengajukan

permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung sebagai

bentuk upaya hukum terkahir sesuai dengan akta permohonan Peninjauan

Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor

1 BMW batalkan merek pakaian Body Man Wear, Kontan.co.id/berita/2013/12/10



41

79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 jo.Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt.

Pst., tanggal 13 November 2015.

Dalam alasan-alasan Peninjauan Kembali BMW beralasan bahwa

pada tingkat kasasi Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata

karena telah secara total mengabaikan itikad tidak baik dari termohon

Peninjauan Kembali, juga telah mengabaikan adanya fakata bahwa terdapat

persamaan pada pokoknya antara kedua merek lalu memutus hanya

berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek.

Padahal Judex Juris mengakui dan menyatakan secara tegas

persamaan pada pokoknya antara merek BMW milik Pemohon Peninjauan

Kembali dengan merek BMW Body Man Wear milik termohon. Penggugat

mengatakan bahwa dasar hukum pembatalan merek jika yang diajukan telah

didaftarkan dengan itikad tidak baik ini tidak membutuhkan suatu peraturan

pelaksana apapun sebagaimanaa diputuskan oleh Judex Juris.

Usaha BMW di tingkat PK tidak membuahkan hasil yang di

inginkan. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan BMW

namun juga mengadili kembali bahwa gugatan penggugat tidak dapat

diterima yang artinya adalah kekalahan bagi BMW dari Jerman. Mahkamah

Agung hanya mengubah putusan dari ‘ditolak’ menjadi ‘tidak diterima’

yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-

HKI/2016 pada tanggal 11 Mei 2016.

Majelis beralasan bahwa dari berdasarkan rapat Pleno Kamar

Perdata yang dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA/6/H.S/SP/XII/2015

telah disepakati bahwa gugatan pembatalan merek yang memiliki

persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, gugatan harus dinyatakan

tidak diterima. Rapat ini berargumen hukum bahwa hingga hari ini belum

ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 Ayat 2

Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

B. Identitas Para Pihak

1. Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali

42

Baerische Motoreen Werke Aktiengesellschafft (BMW) yang

selanjutnya akan disebut sebagai BMW dalam hal ini sebagai pihak

Penggugat adalah perusahaan produsen mobil terkemuka di dunia.

Berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada di 100 besar dari daftar

perusahaan Fortune Globe 500. Merek BMW diberi peringkat 12 teratas

dari perangkat 100 besar Merek Global Terbaik oleh salah satu agensi

pemberi peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand.

Merek BMW telah dimuat di berbagai majalah dan terkenal

sering dipakai dalam berbagai produksi film-film Holywood. Produksi

kendaraan milik BMW dapat ditelusuri sampai ke masa lalu sejak tahun

1917 atas produksi sepeda motor dan setelahnya pada tahun 1928 mulai

memperoduksi kendaraan mobil.

Pendaftaran pertama merek BMW pertama terdaftar di Jerman

pada tahun 1929 dan memiliki pendaftaran merek di lebih dari 150

negara termasuk salah satunya Indonesia yang tidak hanya mencakup

kendaraan-kendaraan dan barang-barang terkait namun juga pakaian-

pakaian, produk-produk olahraga dan barang-barang fashion.

Kendaraan hasil produksi BMW adalah salah satu mobil mewah

paling laris di Indonesia. Selama bertahun-tahun ungul di bidang

teknik, kinerja dan desian menjadikan BMW menjadi salah satu

produsen kendaraan paing diinginkan di dunia yang memimpin suatu

keunggulan dalam harga di atas kendaraan merek lain.

BMW didirikan oleh Franz Josef Popp pada tahun 1916. Pada

mulanya Rapp-Motorenenwerke dan Bayerische Flugzeug-Werke

dikenal sebagai perintis BMW sekarang ini. Setelah keduanya

bergabung bersama untuk membentuk Bayerische Flugzeug-Werke di

Munich, Jerman. Bayerische Motoreen Werke G.m.b.H berdiri pada

1917 dan dikembangkan untuk memproduksi mesin-mesin pesawat.

Mengawali bisnis dengan membuat mesin pesawat terbang, pada akhir

dari Perang Dunia I tahun 1918, BMW dipaksa berhenti untuk

memproduksi mesin pesawat terbang karena adanya Perjanjian

43

Versailles, perusahaan ini kemudian beralih untuk memproduksi sepeda

motor pada tahun 1923 setelah perjanjian itu mulai longgar dan mulai

memproduksi mobil pada tahun 1929.

Tahun 1992, BMW mengakuisisi perusahaan studio desain

industry di Caifornia yaitu DesaignworksUSA. Tahun 1994 BMW juga

membeli perusahaan otomotif Inggris Grup Rover yang kita kenal

umum hari ini dengan kendaraan-kendaran Land Rover danMG, namun

hanya memilikinya selama 6 tahun sampai tahun 2000 setelah Grup

Rover mangalami kerugian besar. Rover diambil alih oleh Ford dan MG

dijual ke Phoenix Consortium. Tahun 2001 BMW membuat anak

perusahaannya sendiri yaitu MINI yang hari ini kita kenal dengan

desainnya yang ikonik kecil sering kita lihat di serial komedi terkenal

Mr. Bean. Sampai saat ini BMW menjadi Perusahaan Induk dari MINI

dan Rolls-Roysce.2

BMW kini adalah bagian dari tiga raksasa otomotif jerman

bersanding dengan Audi dan Mercedes-benz yang menjadi tiga

perusahaan mobil mewah terbesar di dunia. Pada tahun 2006, BMW

Group termasuk MINI dan Rolls-Royce telah memproduksi 1.366.838

kendaraan roda empat di lima negara. Pada 2010 memproduksi

1.481.253 kendaraan roda empat dan 112.271 kendaraan roda dua.3

Dalam kasus sengketa ini diwakili oleh Head of Trademark

Dept. Dr. Ursula Lennerz dan Dr Jocher Volmer, berkedudukan di

Petuelring 130, 80809 Munich, Jerman, dalam hal ini memberikan

kuasa substansi kepada Felix Macel Tambunan, S.H., M.ComLaw.,

Advokat, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Kasasi/Penggugat.

2 BMW, Wikipedia.org, 24/11/2017, http://id.m.wikipedia.org/wiki/BMW, diakses pada

15 April 2019

3 Profil – BMW – merdeka.com, 21/09/2013, http://m.merdeka.cm/bmw/profil/, diakses

pada 15 April 2019

http://id.m.wikipedia.org/wiki/BMW

http://m.merdeka.cm/bmw/profil/

44

2. Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali

Body Man Wear adalah merek dari sebuah perusahaan milik

Hendrywo Yuwijoyo yang telah terdaftar sejak 17 September 2004.

Body Man Wear terdaftar di merek kelas 25 yaitu jenis barang berupa

pakaian. Dalam kasus sengketa Hendrywo Yuwijoyo (Hendrywo

Yuwijoyo atau Yuwijoyo Wong), beralamat di Jl. Muara Karang Blok

H.8.s/8 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Andri Krisna HidAyat, S.H., M.Kn., dan kawa pada

advokat, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jl.

Kuningan Mulia Kavling 9 C, Jakarta Selatan.

3. Turut Tergugat

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departeman Hukum dan Gak Asasi

Manusia Cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intlektual Cq. Direktorat

Merek, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119,

sebagai turut tergugat.

4. Majelis Hakim

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

diputuskan di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Majelis

Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili serta memutuskan

perkara ini adalah :

1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM., sebagai Hakim Ketua

2. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I

3. H. Hadi, S.H., M. Hum., Sebagai Hakim Anggota II

C. Amar Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 :

MENGADLI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Permohonan

Peninjauan Kembali BAYERISCHE MOTOREEN WERKE

AKTIENGESELILSCHAFFT tersebut;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-

HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 juncto Putusan Pengadilan Niaga

45

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor

50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 10 Desember 2013

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

2. Menghukum Termohon Peninjuan Kembali untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjuan

kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 10.

000.000.00 (sepuluh juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumantha, S.H.,

M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung, masing-masing

sebagai anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh para pihak.4

4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

46

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam Perlindungan Merek

Terkanal untuk Barang Tidak Sejenis

Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang

memainkan peranan penting dalam dunia bisnis. Merek memiliki unsur

penting yaitu memiliki daya pembeda. Unsur daya pembeda ini

menyebabkan permohoanan pedaftaran merek harus ditolak apabila

memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya. Pelanggaran

yang terjadi dalam sengketa merek antara merek BMW dari Jerman dengan

merek BMW Body Man Wear dari Jakarta juga terkait dengan unsur

persamaan. Dalam proses persidangan merek milik tergugat BMW Body

Man Wear terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek

terkenal milik BMW Jerman, namun merek milik BMW Jerman tetap tidak

dapat dilindungi dikarenakan tidak adanya Peraturan Pemerintah yang

diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 Tentang Merek yang harusnya mengatur mengenai perlindungan

merek terkenal terhadap barang tidak sejenis.

Perlindungan terhadap merek telah diatur secara jelas peraturan

perundang-undangan di Indonesia bahwa permohonan merek harus ditolak

apabila merek tersebut memiliki persamaan ada pokoknya dan/atau

keseluruhannya dengan merek terkenal. Dalam kasus sengketa BMW

Jerman melawan BMW Body Man Wear ini merek milik penggugat BMW

dari Jerman merupakan merek terkenal.

Sebuah merek dapat dikatakan terkenal apabila telah memiliki

reputasi tinggi, memiliki daya tarik yang besar pada masyarakat dan sugestif

karena sudah dikenal secara luas melampaui batas-batas negara,

melampauai batas-batas regional, bahkan sudah dikenal di seluruh dunia

serta bernilai tinggi. Dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dijelaskan bahwa status

47

merek terkanal dicari dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat

umum dalam bidang usaha yang bersangkutan, reputasi yang diperoleh dari

promosi yang gencar, investasi di beberapa negara di dunia, dan pendaftaran

merek di beberapa negara.

Kriteria merek tekenal kini diatur dan dijelaskan secara lebih

khusus. ukuran merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (well-known

mark) dapat dilihat dari Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yaitu :

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek


2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh

dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;

3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya


4. Jangkauan daerah penggunaan merek;

5. Jangka waktu penggunaan merek;

6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang digunakan

untuk promosi tersebut;

7. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;

8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya



9. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan


tersebut.

Status merek terkenal yang dimiliki BMW Jerman harusnya dapat

mencegah pelaku usaha lain yang memiliki persamaan pada pokoknya dan

keseluruhannya untuk melakukan pendomplengan atau dalam hal sengketa

sudah terjadi maka jika terbukti terdapat persamaan pada pokoknya dengan

merek terkenal lain merek tersebut dapat dibatalakan.

48

Merek tergugat BMW Body Man Wear memiliki banyak persamaan

pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan milik merek penggugat

BMW dari Jerman. Berikut adalah gambar logo dari merek penggugat dan

tergugat :

Merek milik Penggugat Merek milik Tergugat

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang

No. 15 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada

pokoknya adalah kemiripan yang disebebkan oleh adanya unsur-unsur

49

menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat

menimbulkan kesan adanya persaaan baik mengenai bentuk, cara

penetapan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun

persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Dalam hal ini Merek milik tergugat memiliki persamaan baik pada

pokoknya maupun secara keseluruhan, yaitu :

1. Cara penyebutan huruf BMW, yang merupakan unsur dominan

pada merek milik tergugat sangat identik dengan merek merek

milik BMW milik penggugat

2. Tampilan secara visual memiliki persamaan pada pokoknya

dengan tampilan logo milik BMW Jerman

Untuk menilai persamaan pada merek, unsur pembentuk merek

harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang

utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagianya dari merek

tersebut. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan unsur fonetik,

visual dan konseptual dari suatu merek.1

1. Persamaan Secara Fonetik

Adanya kesamaan bunyi antara dua atau lebih suara dan kerap kali

ditemui sebagai varian dari suatu kata. Kesan fonetik secara

keseluruhan dipengaruhi oleh jumlah dan ururtan suku kata. Ritme dan

intonasi berperan penting dalam penentuan persamaan bunyi. Oleh

sebab itu, elemen-elemen kunci untuk menentukan kesan fonetik

keseluruhan pada suatu merek adalah suku kata, susunan kata dan

penekanan. Bunyi suku kata sangat penting ketika membandingkan

fonetik suatu merek, dan pada umumnya persamaan fonetik dapat

ditentukan dari bunyi suku kata dan kombinasi yang identik atau mirip.

Persamaan secara fonetik umumnya ditemukan pada merek kata, nama

1 Agung Indriyanto dkk, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2017) h. 112

50

atau slogan yang dalam pengucapannya dimungkinkan timbulnya

kesamaan bunyi.

2. Persamaan Secara Visual

Persamaan secara visual pada merek dinilai berdasarkan kesan atau

pengaruh unsur grafis khususnya dalam suatu bentuk, struktur, waran,

cara penulisan dan cara penempetan unsur-unsur merek. Persamaan

dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak

memenggalnya manjadi beberapa bagian. Penilaian persamaan secara

visual dapat dilakukan pada merek yang mengandung unsur grafis

dengan visualisasi yang jelas seperti unsur nama, huruf, angka, kata,

logo atau lukisan dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, susunan

warna, serta kombinasi unsur-unsur tersebut. Merek yang

menggunakan logo, lukisan, susunan warana dikenal dengan merek

figurtatif.

3. Persamaan Secara Konseptual

Dalam doktrin yang telah diterima secara universal, persamaan

konseptual dievaluasi berdasarkan persamaan antara merek dalam

konteks makna, psikologis atau keterkaitan diantaranya. Konseptual

berhubungan erat dengan ide atau makna yang terkandung dalam merek

berdasarkan presepsi akal, karenanya diperlukan pengetahuan semantik

dalam ilmu lingusitik. Semantik adalah cabang lingusitik yang

mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode,

atau jenis representasi lain. dalam mencari persamaan konseptual,

makna dari suatu merek tidak dapat diabaikan karena ada kalanya

digunakan bentuk bahasa yang berbeda namun mengandung makna

yang sama. Meskipun perbandingan konseptual tidak dipengaruhi oleh

produk yang diwakili namun pengunaan suatu kata mempunyai

hubungan signifikan dengan produk tertentu, maka perbandingan

konseptual dapat difokuskan pada makna tersebut.

Merek sebagai tanda muncul dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Undang No. 15 tahun 2001. Disebutkan bahwa merek adalah tanda berupa

51

gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilki daya pembeda dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui elemen

merek yang memberikan kemampuan perlindungan merek yaitu :

1. Tanda

2. Memiliki daya pembeda

3. Penggunaan untuk perdagangan barang atau jasa.2

Adanya eleman tanda yang menjadi pembeda dengan merek lain ini

menyebabkan dalam pendaftaran merek harus ditolak apabila memiliki

persamaan pada pokoknya. Adapun yang dimaksud dengan persamaan pada

pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang

dominan antara merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan

kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara

penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, maupun persamaan bunyi

ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Jadi persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya merupakan

unsur penting dan mendasar dalam perlindungan hukum merek. Karena

unsur ini yang dipakai oleh pemeriksa Ditjen HKI atau lembaga terkait

penelenggaraan merek dalam menilai suatu merek bisa didaftarkan atau

tidak guna memenuhi elemen inti dari merek yaitu adanya tanda yang

menjadi pembeda dengan merek milik pihak lain yang telah lebih dahulu

terdaftar ataupun merek terkenal.

Dalam sengketa merek BMW Jerman dan BMW Body Man Wear

kedua merek berada di jenis barang yang berbeda. BMW merupakan merek

yang berada di kelas/kategori otomotif sedangkan BMW Body Man Wear

milik Hendrywo Yuwijoyo beradad di kelas/kategori fashion. Perlindungan

hukum untuk kategori jenis barang yang berbeda merujuk pada Pasal 2 Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan



52

bahwa permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila

terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

terkenal milik pihak lain untuk barang yang tidak sejenis sepanjang

memenuhi persyaratan dan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah. Hambatan muncul kemudian saat persyaratan tertentu yang

diamanatkan undang-undang tidak segera diikuti oleh peraturan lain yang

lebih menjelaskan secara detil. Sehingga muncul ketidakpastian dalam

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis.

Padahal dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 secara

jelas menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak jika mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun

tidak tidak sejenis.

Menurut peneliti BMW Jerman sebagai merek terkenal yang sudah

mendunia berhak atas kepastian hukum perlindugan merek. Hak

perlindungan harusnya dapat dijamin melihat bagaimana perjuangan yang

dilakukan oleh BMW Jerman dalam melakukan kegiatan usaha dalam

menjaga reputasi mereknya sangatlah luar biasa. karena memang hal itulah

yang harusnya dihargai oleh penyelenggara negara dalam

menyelenggarakan keadilan.

Jadi sebenarnya tanpa harus melihat perbedaan jenis barang atau jasa

yang diproduksi, unsur persamaan pada pokoknya tetap berlaku karena

meruapakan unsur penting dan kunci dalam penegakan hukum merek dan

seharusnya tetap menjadi sumber hukum yang kuat bagi hakim untuk

memberikan perlindungan kepada BMW dari Jeraman.

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi negara dalam

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi empat peradilan

dibawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,

dan Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengatur bahwa hakim dalam

memutuskan perkara harus mempertimbangkan segala aspek baik yuridis,

53

filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat

terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan yang berorientasi pada keadilan

hukum, kadilan moral, dan keadilan masyarakat.

Putusan hakim merupakan puncak dari dari sebuah perkara yang

sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Dalam hal menjalankan

tugas pokok seorang hakim dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam

penjelasan dari pasal 5 tersebut disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksud

agar putusan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan

masyarakat.

Dalam pengajuan kasasi pada perkara sengketa Mahkamah Agung

berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dikarenakan dalam Pasal

20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman berbunyi :

Mahkamah Agung berwenang :

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada

tingkat terakhir oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan

3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 yang memutus sengketa

merek antara BMW Jerman dan BMW Body Man Wear adalah gambaran

dalam memutuskan perkara merek, khusunya merek terkenal untuk jenis

barang yang berbeda jenis. Pada sengketa ini merek BMW Jerman atau

Bayerische Motoreen Werke sebuah perusahaan otomotif dari Jerman

sebagai penggugat atau pemohon peninjauan kembali dan merek BMW

Body Man Wear sebuah perusahaan produksi pakaian dari Jakarta sebagai

tergugata atau termohon peninjauan kembali.

54

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penggugat BMW dari

Jerman merasa dirugikan dengan kehadiran merek tergugat yaitu BMW

Body Man Waer dari Penjaringan, Jakarta Utara, karena merek milik

tergugat memliki kesamaan baik secara visual, maupun bunyi. Padahal

dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

menyatakan Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila

merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk

barang dan/atau jasa yang sejenis.

Dalam gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh BMW di

tingkat Pengadilan Niaga mengacu kepada dasar-dasar hukum merek

sebagai berikut :

1. Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, bahwa

merek harus dibatalkan karena memiliki persamaan pada pokoknya

dengan merek milik penggugat

2. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur penolakan

pendaftaran merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya

dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang

dan/atau jasa yang tidak sejenis;

3. Pasal 6 Konvensi Paris, bahwa negara-negara anggota harus menolak

atau membatalkan pendaftaran merek yang merupakan reproduksi atau

imitasi dari suatu merek terkenal untuk penggunaan barang yang

sejenis;

4. Pasal 16.3 Perjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris

berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang yang tidak sejenis.

Ketetntuan pasal 16.3 tersebut telah berlaku di Indonesia sejak tanggal

1 Januari 2000, untuk melarang pendaftaran merek yang sama dengan

merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, dimana

kepentingan dari pemilik merek tersebut dapat terganggu dengan

adanya penggunaan tersebut;

55

5. Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu

apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas

agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam penjelasan Pasal 69

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diuraikan bahwa

“pengertian beretntangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau

ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimanaa

dterdapat dalam Pasal 5 huruf a. termasuk pula dalam pengertian yang

bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”.

Hal ini dipandang selaras dengan ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi

Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak adanya batas waktu

untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang

diajukan dengan itikad tidak baik.

6. Pasal 70 Ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001,

bahwa turut tergugat diikutsertakan untuk membatalkan merek-merek

tersebut dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita

resmi.

Adapun Petitum yang diajukan oleh pihak penggugat pada tingkat

Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama

dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek-merek

BMW dan Logo BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;

3. Menyatakan bahwa merek BMW dan Logo BMW milik penggugat

sebagai merek terkenal;

4. Menyatakan bahwa merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor

IDM000016513 dan merek logo daftar nomor IDM000181631 milik

Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada

keseluruhannya dengan merek-merek terkenal BMW dan Logo BWM

milik Pengugat untuk kelas barang tidak sejenis;

56

5. Menyatakan bahwa merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor

IDM000016513 dan merek logo daftar nomor IDM000181631 milik

tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada

keseluruhannya dengan merek-merek terkenal BMW dan Logo BWM

di kantor turut tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek

terkenal BMW dan Logo BMW milik Pengugat;

6. Menyatakan bahwa tergugat beritikad tidak baik pada waktu

mengajukan permintaan pendaftaran merek BMW Body Man Wear

daftar nomor IDM000016513 dan merek Logo daftar nomor

IDM000181631 milik tergugat, yang memiliki persamaan pada

pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek-merek BMW

dan Logo BMW di kantor turut tergugat karena dilandasi niat untuk

meniru merek terkenal BMW dan Logo BMW milik Pengugat;

7. Membatalkan merek Body Man Wear daftar nomor IDM000016513

dan merek Logo daftar nomor IDM0181631 milik tergugat dari Daftar

Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk dan taat pada

Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan

pembatalan merak BMW Body Man Wear daftar nomor

IDM000016513 dan merek Logo daftar nomor IDM000181631 milik

tergugat dengan cara mencoret penaftaran merek tersebut dari dalam

Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek

sesuai dengan ketetntuan Undang-Undang yang berlaku;

9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya

timbul dalam perkara ini;

Pada pengadilan Niaga, gugatan BMW seluruhnya dikabulkan

sebagaimanaa dituangkan dalam Putusan Nomor

50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 10 Desember 2013 ,

namun tergugat membawa perkara ke tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung

mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Hendrywo Yuwijoyo

selaku pemilik merek BMW Body Man Wear dan membatalkan Putusan

57

Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst yang tertuang dalam

Putusan MA 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Namun di tingkat upaya hukum terakhir ini Mahkamah Agung

merubah amar putusan dari ditolak menjadi tidak diterima berpedoman pada

SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 dimana dinyatakan bahwa

“Gugatan pembatalan merek terhadap merek yang memiliki persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang

dan/atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah GUGATAN

TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

belum berlaku efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam pasal tersebut belum diundangkan.”

Peneliti berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Judex Facti di

tingkat Pengadilan Niaga telah tepat dan tergugat dalam perkara ini telah

melanggar pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 4 mengenai pendaftaran merek oleh tergugat atas dasar itikad

tidak baik karena tergugat telah terbukti membonceng, meniru, dan

menjiplak ketenaran pihak penggugat.

2. Pasal 5 huruf (b), mengenai daya pembeda bahwa merek milik tergugat

tidak ada daya pembeda dengan merek milik tergugat

3. Pasal 6 Ayat (3) huruf a, mengenai adanya persamaan pada pokoknya

dalam hal ini berupa kemiripan baik secara visual maupun pengucapan

Jika dilihat dari kasus ini jelas terlihat ada iktikad tidak baik atau

bad faith dalam pendaftaran merek yang dilakukan oleh BMW milik

tergugat yang memproduksi barang fashion untuk melakukan persaingan

tidak sehat dalam bisnis, walaupun jenis produk yang dipasarkan berbeda

kelas atau beda jenis. Dalam hal ini seharusnya Dirjen HKI menolak

pendaftaran yang dilakukan oleh tergugat untuk merek BMW miliknya.

Karena untuk merek BMW sudah didaftarakan terlebih dahulu oleh

BAYERISCHE MOTOREEN WERKE (BMW) perusahaan otomotif dan

juga memiliki produk fashion yang berasal dari Jerman, bahkan merek

58

BMW ini termasuk merek terkenal global terbaik yang menduduki

peringkat ke 12 teratas dari 100 peringkat.

Dalam hal ini Judex Facti bahkan telah secara jelas menyatakan

bahwa pengugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merek BMW

Body Man Wear milik tergugat memiliki unsur persamaan pada pokoknya

dengan merek terkenal milik Penggugat dan menyatakan bahwa tergugat

beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek

yang dilandasi niat untuk meniru merek terkenal BMW dan Logo BMW

milik tergugat.

Padahal itikad baik harusnya menjadi landasan awal dalam memulai

berbagai kegiatan usaha, apalagi dibidang perkonomian yang erat dengan

hak dan kewajiban banyak pihak. Harusnya kita tidak melanggar hak orang

lain dengan melakukan khianat atau itikad tidak baik hanya demi

kepentingan usaha, sebagaimanaa Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-

Quran Surah al-Anfal Ayat 8 :

ا أ يه ت خونواذين لٱي نوال ام أ نتمت علرسول ٱو لل ٱء تكمو ن اأ م ت خونو و ل مون

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu”

Bukti-bukti yang telah disajikan di tingkat pertama maupun bukti

tambahan di tingkat peninjuan kembali menunjukan merek milik penggugat

memenuhi kriteria sebagai merek terkenal (well-known mark). Untuk

mengatur suatu kualifikasi merek terkenal pemerintah Indonesia dapat

dilihat dari Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yaitu :

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek


2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh

dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;

3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya


59

4. Jangkauan daerah penggunaan merek;

5. Jangka waktu penggunaan merek;

6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang digunakan

untuk promosi tersebut;

7. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;

8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya



9. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan


tersebut

Peneliti berpendapat bahwa putusan Hakim di tingkat peninjuan

kembali yang memutuskan berdasarkan SEMA Nomor

3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 dengan mengabaikan segala bukti yang ada dan

berbagai aspek hukum perlindungan merek merupakan putusan yang tidak

hanya merugikan pihak penggugat sebagai merek terkenal yang telah

sekian lama bekerja keras mebangun reputasi mereknya, namun juga

memberikan kesan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam

memberikan perlindungan merek di Indonesia.

Padahal seorang hakim harusnya jangan bersembunyi dibalik alasan

kekosongan hukum. Seorang hakim harusnya mampu menemukan solusi

yang tepat, jika terdapat kekosongan hukum, seorang hakim harus dapat

melakukan pencarian hukum (recht finding) demi tercapainya rasa keadilan

dan kepastian hukum. Peneliti berpendapat hal ini memang menjadi

dilematis ketika Mahkamah Agung justru mengeluarkan SEMA Nomor

3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 untuk menutupi kekosongan hukum dalam

undang-undang merek yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan

pembatalan merek yang berbeda jenis maka putusan harus berisi amar tidak

diterima karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 6 Ayat (2)

undang-undang merek tidak keluar. Selain itu juga SEMA Nomor

3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 menyatakan bahwa putusan-putusan yang sama

60

sebelumnya tidak lagi dipedomani. Hal ini tentunya jauh dari rasa keadilan

dan kepastian hukum, seolah-olah Mahkamah Agung lepas tangan begitu

saja dari adanya kekosongan hukum dalam perlindungan merek di

Indonesia.

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung harusnya menjadi

perpanjangan dari setiap jenis peraturan perundang-undangan yang

didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Jenis peraturan lain seperti Surat Edaran Mahkamah

Agung harusnya tunduk pada prinsip hirearki. Ukuran yang dipakai adalah

jangan sampai produk hukum itu mengurangi kebebasan hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara.3

Nilai keadilan mampu memberikan keadilan secara substansif bukan

hanya keadilan prosedural. Baik keadilan prosedural maupun keadilan

substasif harusnya berjalan beriringan bukan malah terdapat kekosongan

atau bahkan bertentangan. Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian

hukum di tengah masyarakat. Peneliti menilai bahwa Mahkamah Agung

telah gagal dalam memberikan perlindungan hakum terhadap hak-hak

merek BMW Jerman.

1. Pertimbangan Hakim

Adapaun pertimbangan hakim dalam proses Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung menyatakan bahwa terlepas dari alasan-

alasan peninjauan kembali sebagaimana yang telah dijelaskan

penggugat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa memang benar

terdapat kekeliruan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex

Juris di tingkat Kasasi dan mengabulkan permohonan peninjauan

kembali dan membatalkan Putusan 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Namum

meskipun demikian pada akhirnya mahkamah Agung kemudian

3 Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK MMA),

hukumonline.com,M.Yasin,03/05/2013,http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kek

uatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma-sema-fatwa-sk-kma/, diakses pada 23 April 2019

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma-sema-fatwa-sk-kma/


61

mengadili kembali bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima,

artinya Mahkamah Agung hanya merubah putusan dari “gugatan

ditolak” menjadi “gugatan tidak dapat diterima” dengan pertimbangan

sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai

dengan tanggal 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan

dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati

bahwa “gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki

persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang

atau jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak

dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda

jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena

Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah,

maka dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek;

b. Dengan demikian dengan adanya Keputusan Rapat Pleno Kamar

Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tersebut

yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor

03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, maka putusan-putusan Mahkamah

Agung terdahulu Tentang merek yang sama untuk barang tidak

sejenis tidak lagi dipedomani;

Menimbang :

a. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali BAYERISCHE MOTOREEN WERKE

AKTIENGESELLSCHAFFT tersebut dan membatalkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27

Oktober 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili

62

kembali perkara ini dengan amar sebagaimanaa yang akan

disebutkan di bawah ini;

b. Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari

Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon

Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

c. Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung sebagaimanaa yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan;

2. Konsekuensi Yuridis


kini sudah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan bahwa

gugatan pembatalan tidak dapat diterima. Hal ini menurut peneliti

dipandang kurang tepat karena putusan hanya menimbulkan rasa

ketidakadilan bagi penggugat karena kerugian yang harus ditanggung

kedepan apabila terjadi kekeliruan ditegah konsumen akan persamaan

logo dengan merek pihak lain. Putusan hakim juga seolah menjadi

keuntungan bagi tergugat karena dengan ini tergugat diuntungkan

dengan adanya persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan

merek terkenal milik BMW Jerman. Tentu saja hal ini bertentangan

dengan prisnif perlindungan hukum. Berkaitan dengan tidak

diterimanya gugatan pembatalan pendaftaran merek tergugat, kini kedua

merek masih berstatus sebagai merek terdaftar dan dilindungi hak-

haknya. Semua kembali seperti saat sebelum terjadi sengketa.

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam menganalisis

Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Kasus

Sengketa Merek antara produsen mobil BMW dari Jerman dan BMW Body

Man Wear dari Indonesia, peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur persamaan pada pokoknya untuk barang tidak sejenis

Unsur persaman pada pokoknya atau keseluruhannya berlaku

dalam perlindungan merek terkanal untuk barang yang tidak sejenis.

Secara fundamental adanya tanda pembeda dalam sebuah merek adalah

keharusan karena itulah yang akan membedakan dengan merek milik

pihak lain. Jadi unsur persamaan pada pokoknya dalam rangka

perlindungan merek tidak memandang adanya perbedaan jenis barang.

Padahal dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 secara jelas

menyebutkan bahwa permohonan harus ditolak jika mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang

sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis

maupun tidak tidak sejenis.

2. Putusan MA dalam Perlindungan Hukum terhadap hak-hak merek

Putusan yang mengadili perkara sengketa BMW Jerman dengan

BMW Body Man Wear di tingkat upaya hukum terakhir PK ini telah

incrach. Dengan pertimbangan bahwa masih belum adanya Peraturan

Pemerintah yang diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 Tentang Merek maka Majelis Hakim berpedoman pada SEMA

Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan

merek untuk barang tidak sejenis harus diputusa dengan tidak diterima,

maka Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan

pembatalan merek dari penggugat. Dengan tidak diterimanya gugatan

pembatalan merek penggugat maka tidak ada konsekuensi yuridis untuk

64

kedua belah pihak. Semua keadaan kembali seperti sedia kala

sebagaimana sebelum terjadinya sengketa seolah belum ada

pelanggaran yang terjadi. Walaupun terdapat unsur persamaan pada

pokoknya dan/atau keseluruhannya dan adanya itikad tidak baik

penggugat tidak dapat membatalkan merek tergugat. Padahal dalam hal

ini pihak penggugat menjadi pihak yang dirugikan karena adanya merek

tergugat yang beredar mendompleng merek terkenal milik penggugat

yang mana menurut peneliti keadaan ini bertentangan dengan prinsip

dari hukum merek itu sendiri. MA telah gagal memberikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak merek dalam sengketa merek

BMW Jerman dengan BMW Body Man Wear.

B. Rekomendasi

Menurut Peneliti apa yang terjadi dalam sengketa merek antara

BMW Jerman dan BMW Body Man Wear ini menunjukan bahwa

perlindungan merek di Indonesia masih belum mampu mengakomodir

perkembangan kebutuhan hukum merek. Putusan hakim yang mengabaikan

bukti-bukti pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum untuk para

pemilik merek khsusnya merek terkenal. Karena itu peneliti mengajukan

beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut :

1. Seorang hakim harus menjamin adanya keadilan substansif meskipun

terjadi kekosongan hukum, tidak hanya berpegang pada keadilan

prosedural saja. Karena keadilan substansif yang justru menjadi inti dari

perlindungan hukum.

2. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan juga

harusnya dijelaskan secara lebih spesifik sehingga mencagah adanya

celah terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

3. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intlektual khususnya Merek harusnya

bisa lebih berhati-hati dalam menerima pendaftaran merek baru guna

melakukan pencegahan terhadap terjadinya sengketa merek di masa

yang akan datang.

65

4. Perbaikan dan peningkatan kualitas SDM di Institusi berwenang dan

aparat penegakan hukum di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung

agar terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum

demi menjamin rasa keadilan di tengah masyarakat khusunya para

pemilik merek.

5. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat lebih memberikan

kepastian hukum terhadap perlindungan merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur’an Al-Karim

Ahmadi, dkk, Metode Penelitian Hukum, Ciputat, Lembaga Penelitian UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2010.

A B. Susanto dkk, Poer Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi

Pendukungnya, Quantum Bisnis dan Manajemen (PT Mizan Publika) 2004

Ardiadne Sekar Sari, Christina, Teknik Mengelola Produk dan Merek (Konsep dan

Aplikasi), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Dwisvimiar, Inge, KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM,

(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No.

3 September 2011).

Firmansyah, Hery, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Yogyakarta: Medpress,

Gunawati, Anne, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis

Terhadap Persaiangan Usaha Tidak Sehat, Bandung; PT. Alumni, 2015

Hertyanti, Oktiana Indi. Arti Penting Pendaftran Merek untuk Barang koleksi Jasa

(study Pendaftran Merek di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham

Jawa Tengah, Universitas Diponegoro, 2012.

Indriyanto, Agung dkk, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2017

Ibraihim, Johnny. Teori dan Metodologi Peneltiian Hukum Normatif Malang,

Bayumedia Publishing, Cet-II 2006.

Efendi, Jonaedi dkk, Metode Peneltian Hukum Normatif dan Empiris, Depok:

Prenadamedia Group

Ichsan, Taufikur, Hukum Dagang, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987

Jaya Putra dkk, Syopiansyah, Etika Bisnis & Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009

Jened, Rahmi, HUKUM MEREK (TRADEMARK LAW) Dalam Era Globalisasi dan

Integrasi Ekonomi, Jakarta: Kencana, 2017, h. 2 Suryatin, Hukum Dagang

I dan II, Jakarta: Pradnya Paramitham, 1980

Efendi, Jonaedi dkk, Metode Peneltian Hukum Normatif dan Empiris, Depok:

Prenadamedia Group, 2018

Lindsey, Tim. dkk, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengatntar, Bandung:

PT. Alumni, 2011.

Maulana, Insan Budi. Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Bandung:

Cita Aditya Bakti, 1997.

Muhammad Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Cet-IV 2010

Rahardjo, Sutjipto, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Simamora, Bilson, Aura Merek, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Cet-III 1986

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

SEMA No. 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015


TRIPs Agreement

Paris Convention

MEDIA BERITA

Wuwun Nafsiah, BMW batalkan merek pakaian Body Man Wear, Kontan.co.id

http://nasional.kontan.co.id/news/bmw-batalkan-merek-pakaian-body-

man-wear

Andi Saputra, Sengketa Merek, Mobli BMW Kalah Lawan Baju BMW dari

Penjaringan,detiknews.com,https://news.detik.com/berita/3274107/sengke

ta-merek-mobil-bmw-kalah-lawan-baju-bmw-dari-penjaringan

Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termahsyur,

m.hukumonlone.com/klinik/2019/02/18/,https://m.hukumonline.com/klini

k/detail/ulasan/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-

terkenal-dan-merek-termahsyur pada tanggal 14 April 2019

BMW, Wikipedia.org, 24/11/2017, http://id.m.wikipedia.org/wiki/BMW,

Profil – BMW – merdeka.com, 21/09/2013, http://m.merdeka.cm/bmw/profil/

M. Yasin , Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa,

SKMMA),hukumonline.com,03/05/2013,http://m.hukumonline.com/klinik

/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma-

sema-fatwa-sk-kma/

Ali, Persamaan pada pokoknya’ dalam UU Merek masih konstitusional,

05/03/2010,http://m.hukumonline.com/berita/bacalt4b9122bf0862e/persa

maan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-masih-konstitusional








http://id.m.wikipedia.org/wiki/BMW

http://m.merdeka.cm/bmw/profil/




http://m.hukumonline.com/berita/bacalt4b9122bf0862e/persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-masih-konstitusional

http://m.hukumonline.com/berita/bacalt4b9122bf0862e/persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-masih-konstitusional

LAMPIRAN

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 56 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

P U T U S A NNomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada

pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara

antara:

BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT,yang diwakili oleh Head of Legal Services Group and Corporate

Affairs dan Head of Trademark Dept. Dr. Ursula Lennerz dan

Dr. Jochen Volkmer, berkedudukan di Petuelring 130, 80809

Munich, Jerman, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada

Felix Marcel Tambunan, S.H., M.ComLaw., Advokat, beralamat di

Wisma Pondok Indah 2, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda

Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan surat

kuasa khusus substitusi tanggal 6 November 2015, sebagai

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Penggugat;

L a w a n

HENDRYWO YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong), bertempat

tinggal di Jalan Muara Karang Blok H.8.S/8 Pluit, Penjaringan,

Jakarta Utara (Green Garden Blok G.III/1 RT. 009/09 Kedoya

Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat), dalam hal ini memberi kuasa

kepada Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., dan kawan, para

Advokat, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jalan

Kuningan Mulia Kavling 9 C, Jakarta Selatan, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 7 Desember 2015, sebagai Termohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMENHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORATJENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq.DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.

24 Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Peninjauan

Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor

79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dalam perkaranya melawan

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat,

pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Pembatalan ini diajukan terhadap pendaftaran merek sebagai berikut:

1 BMWBody Man Wear

Merek : BMW BODY MAN WEAR

Nama Pemilik Merek : Henrywo Yuwijono

Nomor Permohonan Merek : D00-2004-08806-08901

Tanggal Pengajuan Permohonan : 3 Mei 2002

Pendaftaran Nomor : IDM000016513

Tanggal Pendaftaran Merek : 17 September 2004

Kelas : 25

Jenis Barang : Pakaian jadi (konveksi), yaitu (sicyaitu); pakaian pria/wanita, pakaian muslim,pakaian olah raga, pakaian anak-anak,pakaian bayi, celana panjang/pendek,celana dalam pria/wanita, baju-baju kaos,kaos oblong, kaos singlet, kemeja, T-shirt,kutang wanita (BH), kaos kaki, stocking,jilbab, kerudung, mukena, korset, bretel,syal, daster, piyama, jas, jas hujan, jasmandi, jaket, mantel, celana/baju renang,celana/baju senam, rok dalam, ikatpinggang, segala macam sepatu, sandal,sepatu sandal, sol sepatu.

2

Merek : LOGO

Nama Pemilik Merek : Henrywo Yuwijono

Nomor Permohonan Merek : D002005010573

Tanggal Pengajuan Permohonan : 5 Juli 2005

Pendaftaran Nomor : IDM000181631

Tanggal Pendaftaran Merek : 20 Oktober 2008


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Kelas : 25

Jenis Barang : Konveksi (pakaian jadi), yaitu pakaianpria/wanita, anak-anak dan bayi, pakaianpengantin, gaun pesta, pakaian olah raga,pakaian muslim, baju koko, tunik, gamis,baju/celana renang, pakaian dalampria/wanita, anak-anak dan bayi, celanadalam pria/wanita, anak-anak dan bayi,celana panjang/pendek, celana/baju senam,baju-baju kaos, kaos singlet, kaos oblong,T-shirt, bretel, syal, kerudung, mukena,kimono tidur, kimono mandi, jas, rompi,jacket, sweater, jas hujan, rok dalam,underok, kutang wanita (BH), cadar, korset,sarung-sarung tangan, sarung tangan bayi,popok bayi dari bahan tekstil, gurita-gurita,gurita bayi, dasi, topi, ikat pinggang, kaoskaki, kaos kaki bayi, ikat kepala, ikatpergelangan tangan, pelindung lutut,sepatu, sepatu olahraga, sepatu bayi,sandal, sepatu sandal, sepatu bot, solsepatu.

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada ketentuan Pasal 68

Undang-Undang Merek menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Pasal 5, atau Pasal 6”;

Bahwa gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada pasal-pasal yang

disebutkan pada Pasal 68, sebagai berikut:

- Pasal 4 Undang-Undang Merek:

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek

dengan itikad tidak baik;

- Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek:Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya

dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO

BMW” yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang sejenis;

- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek:

Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya

dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal “BMW” dan “LOGO

BMW” yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang tidak sejenis;

Ringkasan:

Bahwa Penggugat adalah salah satu produsen mobil terkemuka di dunia;

Penggugat, berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada dalam peringkat 100-

besar dari daftar perusahaan FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW diberi


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



peringkat 12 teratas dari peringkat 100-besar Merek Global Terbaik oleh salah

satu agensi pemberi peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand;

Tidak dapat dihitung karena banyaknya majalah-majalah otomotif yang telah

menulis tentang dan memberikan ulasan mengenai mobil BMW milik

Penggugat. Lebih lanjut, mobil-mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film

Hollywood yang popular dan yang terkini adalah film action Mission Impossible

Four yang dibintangi oleh actor Tom Cruise yang sangat terkenal. Mobil-mobil

BMW juga telah digunakan dalam banyak film-film blockbuster Hollywood

seperti film-film James Bond (Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World is

Not Enough) dan Bourne Supremacy;

Produksi kendaraan milik Penggugat dapat ditelusuri ke masa yang lalu yaitu

sejak tahun 1917 atas produksi sepeda motor dan setelahnya pada tahun 1928

memproduksi mobil;

Pendaftaran pertama merek kata BMW terdaftar di Jerman pada tahun 1929

(dan/atau jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran

mereknya) dan berlaku hingga 28 Februari 2019 untuk barang-barang di Kelas

07 dan 12. Saat ini. Penggugat memiliki pendaftaran merek untuk huruf BMW di

lebih dari 150 negara termasuk Indonesia-dan di beberapa negara pendaftaran-

pendaftaran tersebut tidak mencakup hanya kendaraan-kendaraan dan barang-

barang terkait namun juga pakaian-pakaian, produk-produk olahraga dan

barang-barang fashion. Penggugat juga memiliki banyak pendaftaran untuk logo

LOGO BMW yang terdiri dari desain lingkaran dengan bentuk dua bagian dari

seperempat lingkaran berwarna biru dan dua bagian dari seperempat lingkaran

berwarna putih yang dinyatakan menyerupai suatu baling-baling yang berputar

dengan latar belakang langit;

Selanjutnya disebut sebagai “LOGO BMW”;

Mobil-mobil BMW adalah salah satu mobil mewah terlaris di Indonesia. Selama

bertahun-tahun, tujuan Penggugat untuk mencapai keunggulan dalam bidang

teknik, kinerja dan desain telah sebagaimana seharusnya membuat mobil-mobil

Penggugat berhak menjadi salah satu mobil yang paling diinginkan di dunia

yang memimpin suatu keunggulan dalam harga di atas mobil merek lain. Secara

alami, posisi ini memberikan suatu prestise atau gengsi tersendiri terhadap

nama BMW untuk mobil-mobil Penggugat termasuk juga barang-barang lain


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



seperti pakaian dan produk-produk gaya hidup di bawah nama BMW dan LOGO

LOGO BMW. Produk-produk dengan merek BMW semuanya berkaitan secara

erat dengan citra gaya hidup mewah dan aktif;

Tergugat memiliki pendaftaran BMW BODY MAN WEAR. Tergugat

memproduksi pakaian-pakaian seperti misalnya celana jins dengan

menggunakan merek tersebut. Merek BMW BODY MAN WEAR tercetak pada

label yang juga berisi gambar dari mobil BMW terkenal milik Penggugat. Hal ini

jelas merupakan suatu usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat atas

mobil mewahnya. Tergugat menggunakan huruf BMW secara jelas untuk

mengidentifikasikan mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat;

Label Gantung yang digunakan oleh Tergugat

Gambar mobil pada label yang digunakan oleh Tergugat tersebut dapat

langsung dikenali sebagai mobil yang didesain dan diproduksi oleh Penggugat.

Hal ini dikarenakan, gambar mobil ini merupakan foto-foto dari model

sebenarnya yang diproduksi dan dipromosikan secara luas oleh Penggugat;

Foto dari BMW seri 6 yang diproduksi oleh Penggugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pendaftaran untuk logo milik Tergugat di bawah Pendaftaran Nomor

IDM000181631 memperkuat dalil gugatan kami atas itikad tidak baik karena

logo tersebut walaupun didaftarkan dengan warna hitam dan putih sebagaimana

di bawah ini, namun Tergugat menggunakannya dalam warna biru dan putih

bersamaan dengan huruf BMW;

Alasan-alasan hukum gugatan di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut didalam

gugatan, yaitu:

- Status Keterkenalan (yang telah didapatkan melalui upaya terus-menerus

oleh Penggugat untuk BMW dan LOGO BMW) telah dibonceng oleh

Tergugat;

- Itikad tidak baik Tergugat pada saat pengajuan permohonan pendaftaran

merek milik Tergugat tampak sangat jelas dan terbukti dalam perkara ini;

Alasan-alasan hukum diajukannya gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek-

Merek Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Merek-Merek BMW dan Logo BMW milik Penggugat Merek terkenal secara

Internasional maupun di Indonesia;

Sejarah BMW dan Logo BMW milik Penggugat;

1. Rapp-Motorenwerke dan Bayerische Flugzeug-Werke dikenal sebagai

perintis dari BMW, AG sekarang ini. Setelah bergabung bersama untuk

membentuk Bayerische Flugzeug-Werke di Munich, Jerman, Bayerische

Motoren Werke G.m.b.H. berdiri pada 1917 dan dikembangkan sebagai

produsen mesin pesawat pada saat itu. Tahun 1918, Bayerische Motoren

Werke G.m.b.H. berubah menjadi perusahaan saham yang dikenal

sebagai BMW, AG. (atau Penggugat);

2. Bermula dengan mesin pesawat. Penggugat memproduksi beragam

produk-produk pada tahun-tahun awalnya, dan pada akhirnya berubah

memproduksi sepeda motor pada tahun 1923 dan mobil pada tahun

1928. Pada saat ini. Penggugat adalah salah satu dari sepuluh produsen

mobil terbesar di dunia dan memiliki, (atas merek BMW, MINI dan Roll-

Royce miliknya) tiga merek terkemuka paling kuat dalam industri mobil.

Penggugat juga memiliki posisi pasar yang kuat di bidang sepeda motor

dan secara sukses beroperasi di bidang pelayanan keuangan;

3. Merek-merek BMW (huruf) dan LOGO BMW (selanjutnya secara kolektif

disebut sebagai Merek-merek BMW) telah digunakan di Jerman sejak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



tahun 1917. Merek-merek BMW diambil dari huruf awal dari nama

perusahaan Bayerische Motoren Werke, yang berarti Bavarian Motor

Works dalam Bahasa Inggris. LOGO BMW mempunyai fitur desain

lingkaran dari logo Rapp-Motorenwerke, perintis BMW, AG namun

dengan huruf-huruf BMW pada bagian atas dari lingkaran luar. LOGO

BMW dipercaya berkaitan erat dengan produksi mesin-mesin pesawat.

Logo tersebut terdiri dari empat bagian seperempat lingkaran berwarna

putih dan biru secara bergantian. Hal tersebut merupakan representasi

bergaya/artistik dari suatu baling-baling pesawat yang berputar pada

langit biru yang cerah. Warna putih dan biru juga merupakan warna

tradisional dari Bavaria, yang secara geografis merupakan negara bagian

terbesar Jerman di mana kantor pusat dari Penggugat berada. Beberapa

tampilan dari merek BMW dapat dilihat di bawah ini:

BMWUsaha Penggugat di Indonesia;

4. Di Indonesia sendiri, Penggugat dan Merek BMW telah memiliki sejarah

yang panjang dalam produksi lokal di Indonesia, jauh kembali ke tahun

1976 dengan seri 5201 (kode model E12). PT. BMW Indonesia adalah

suatu anak perusahaan yang seutuhnya dimiliki oleh Penggugat.

Berdirinya anak perusahaan ini pada April 2001 menunjukkan komitmen

dari Grup BMW terhadap masa depan jangka panjangnya di Indonesia;

5. Pada tahun 2011, Penggugat mengumumkan bahwa mereka akan

membuat investasi baru yang signifikan dalam memperluas aktivitas

produksi BMW-nya di Indonesia. Grup BMW dan mitranya akan

berinvestasi dengan total lebih dari 100 miliar rupiah selama dua tahun

ke depan dalam memproduksi model-model baru, termasuk penjualan

dan jaringan distribusi di Indonesia seperti yang diumumkan dalam

https://www.press.bmwgrop.comp/pressclub/p/ea/pressDetail.html.jsessionid=5

xJZRkjBW21CjsBFqkdthrBRBfPyrx7psoLSRbhCtCLhQYXwFLfh9505224

37?title=bmw-group-toexpand-business-in-Idonesa&outputChannelld=

16&id=T0111653EN&left menu item=no de 2221#


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



6. Nama BMW yang dimiliki oleh BMW langsung dikenali sebagai produsen

mobil-mobil mewah di hampir setiap sudut di dunia. Penjelasan lebih

lanjut dalam bagian berikutnya akan memastikan bahwa tidak ada

perusahaan lain dengan nama BMW yang dapat menikmati keterkenalan

di tingkat yang sama seperti Penggugat;

Promosi Merek BMW;

7. Bahwa Penggugat, berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada pada

peringkat perusahaa 100-besar dari daftar FORTUNE GLOBAL 500.

Merek BMW tersebut berada di peringkat 12 dalam daftar peringkat 100

teratas dari Merek Global Terbaik oleh Interbrand. Untuk memenuhi

syarat berada dalam peringkat ini, berikut adalah kriteria miminum yang

harus dipenuhi: untuk memenuhi syarat, suatu merek harus berada pada

setidaknya di tiga benua utama, dan harus memiliki lingkup geografis

yang luas dalam pasar-pasar berkembang dan baru. Tiga puluh persen

dari pendapatan harus berasal dari luar negeri, dan tidak lebih dari lima

puluh persen dari pendapatan harus berasal dari salah satu benua

manapun. Dengan demikian, posisi yang dimiliki BMW di peringkat Merek

Global Terbaik/Global Best Brand memastikan keterkenalannya di

seluruh dunia. Hal ini berarti bahwa huruf BMW dapat langsung dikenali

oleh hampir semua orang berkaitan dengan usaha yang dimiliki

Penggugat;

8. Bahwa Merek BMW telah digunakan dan dikenal secara luas di lebih dari

150 negara. Kendaraan bermotor yang dipasarkan dengan Merek BMW

telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi dalam kompetisi-

kompetisi internasional yang memastikan tempatnya BMW di antara

mobil-mobil terbaik di dunia. Rincian dari beberapa penghargaan yang

telah dimenangkan untuk sepeda motor dan mobil dengan Merek BMW

adalah sebagai berikut:

a. Formula One-BMW telah memenangkan 19 Grand Prix sebagai

pemasok mesin. BMW memenangkan perlombaan pertamanya

sebagai konstruktor/pembuat mobil balap tanggal 8 Juni 2008 pada

Grand Prix di Canada;

b. Le Mans 24 Hours-BMW menang di Le Mans tahun 1999 dengan

BMW VI2 LMR yang didesain oleh Williams Grand Prix Engineering.

Tim Kokusai Kaihatsu Racing juga memenangkan 24 Hours Le Man

tahun 1995 dengan mobil balap McLaren FI GTR;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



c. Nurburgring-BMW menang di 24 Hours Nurburgring sebanyak 13 kali

dan 1000 km Nurburgring sebanyak 2 kali (1976 dan 1981);

d. 24 Hours of Daytona-BMW menang 1 kali (1976);

e. Spa 24 Hours-BMW menang 21 kali;

f. McLaren P1-Mobil balap GT pertengahan-1990an yang sukses

dengan mesin rancangan BMW. Mobil balap ini memenangkan BPR

Global GT Series pada tahun 1995 and 1996 dan 24 Hours of Le

Mans di tahun 1995;

g. European Touring Car Championship (ETCC)-sejak tahun 1968,

BMW memenangkan 24 drivers’ Championship bersama dengan

beberapa gelar untuk produsen dan tim;

h. World Touring Car Championship (WTCC)-saat ini BMW

memenangkan all drivers’ Championship dan tiga gelar juara untuk

produsen (1987, 2005, 2006 dan 2007);

i. British Touring Car Championship (BTCC)-BMW memenangkan

drivers’ Championship pada tahun 1988, 1991, 1992 dan 1993 dan

kejuaraan untuk produsen pada tahun 1991 dan 1993;

j. Japanese Touring Car Championship (JTCC)-BMW (Schnitzer)

terbang dari Eropa ke Jepang untuk bertanding dalam JTCC dan

memenangkan kejuaraan di tahun 1995;

k. Mille Miglia-BMW memenangkan Mille Miglia pada tahun 1940

dengan mobil 328 Touring Coupe. Sebelumnya di tahun 1938, mobil

sport 328 juga mendapatkan kemenangan di kelasnya;

l. RAC Rally-Mobil sport 328 memenangkan kejuaraan ini di tahun

1939;

m. Paris Dakar Rally-Sepeda motor BMW telah memenangkan kejuaraan

ini sebanyak 6 kali;

9. Lebih lanjut, mobil-mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film

populer Hollywood dan yang terbaru adalah dalam film action Mission

Impossibe Four yang dibintangi oleh aktor Tom Cruise yang sangat

terkenal. Mobil-mobil BMW juga telah digunakan dalam banyak film-film

blockbuster Hollywood seperti film-film James Bond (Golden Eye,

Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough) dan Bourne

Supremacy;

10.Bahwa Penggugat telah menjadi sponsor utama dari banyak acara

tingkat tinggi di Indonesia, diantaranya Bimmerfest, BMW Students Brand

Talk, BMW Golf Cup International;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



11.Selain dari itu. Penggugat dan dealer-dealer BMW di Jakarta

mengadakan program BMW Active Drive untuk memungkinkan

masyarakat untuk menghargai pencapaian terbaru dari inovasi dan

desain otomotif dalam rangkaian lengkap model terbaru BMW pada BMW

Active Drive Pavilion di Parkir Timur Senayan Jakarta;

12.Hal-hal di atas jelas menunjukkan:

- Bahwa barang-barang dengan merek milik Penggugat telah dikenal

oleh masyarakat Indonesia sebelum Tergugat mengajukan

pendaftaran BMW dan LOGO BMW pertamanya;

- Bahwa Tergugat jelas telah mengetahui tentang produk-produk milik

Penggugat sebelum Tergugat mengajukan pendaftarannya.

Penggunaan huruf BMW secara alami menciptakan hubungan

dengan Penggugat dan tentu dapat dipahami bermaksud untuk

membonceng keterkenalan BMW milik Penggugat;

13.Bahwa keterkenalan Penggugat juga ditunjukkan oleh hasil penjualan

dan informasi keuangan lain yang diberikan di bawah ini;

14.Penghasilan tahunan sebelum tahun 2002 di seluruh dunia termasuk

Indonesia, tahun dimana permohonan pendaftaran pertama milik

Tergugat diajukan untuk merek BMW BODY MAN WEAR milik Tergugat,

adalah sebagai berikut:

2002 €42,282 juta;

2001 €38,463 juta;

2000 €35,356 juta;

1999 €34,402 juta;

15.Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk penjualan dan

pemasaran di seluruh dunia termasuk Indonesia (dimana iklan

memberikan peranan yang sangat penting) dalam tahun-tahun berikut:

2002 €4,331 juta;

2001 €4,104 juta;

2000 €4,121 juta;

16.Bahwa merek-merek tersebut telah digunakan secara terus menerus dan

hasil penjualan selama lima tahun terakhir di seluruh dunia termasuk

Indonesia adalah:

2012 - €76,848 juta;

2011 - €68,821 juta;

2010 - €60,477 juta;

2009 - €50,681 juta;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2008 - €53,197 juta;

Penjualan BMW Indonesia: Penghasilan tahunan BMW Indonesia adalah

sebagai berikut:

2012 - €136,000,000;

2011 - €93,800,000;

2010 - €77,900,000;

2009 - €46,200,000;

2008 - €38,300,000;

2007 - €42,900,000;

2006 - €34,100,000;

2005 - €54,100,000;

2004 - €98,700,000;

2003 - €89,300,000;

2002 - €96,700,000;

2001 - €75,100,000;

17.Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk penjualan dan pemasaran

di seluruh dunia termasuk Indonesia (dimana iklan memberikan peranan

yang penting) selama beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

2012 - €5,147 juta;

2011 - €4,554 juta;

2010 - €4,020 juta;

2009 - €3,647 juta;

2008 - €4,047 juta;

Biaya pemasaran BMW Indonesia; Biaya pemasaran tahunan dari BMW

Indonesia adalah sebagai berikut:

2012 - €5,400,000;

2011 - €3,600,000;

2010 - €3,000,000;

2009 - €1,000,000;

2008 - €1,000,000;

2007 - €1,000,000;

2006 - €2,800,000;

2005 - €3,800,000;

2004 - €13,500,000;

2003 - €9,400,000;

2002 - €7,200,000;

2001 - €6,800,000;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pendaftaran Merek BMW dan LOGO BMW di berbagai negara;

18. Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran-pendaftaran untuk huruf BMW di

lebih dari 150 negara termasuk Indonesia-dan di beberapa negara

pendaftaran tersebut meliputi tidak hanya kendaraan dan barang-barang

terkait namun juga pakaian, produk-produk olah raga dan barang-barang

fashion. Penggugat juga memiliki banyak pendaftaran untuk LOGO BMW

yang terdiri dari desain lingkaran dengan dua seperempat lingkaran

berwarna biru dan dua seperempat lingkaran benvarna putih yang

dinyatakan menyerupai baling-baling yang berputar dengan langit

sebagai latar belakangnya;

19.Bahwa BMW dan LOGO BMW telah terdaftar sebagai merek di banyak

negara dalam beragam kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41 dan 42 termasuk dan tidak terkecuali di Jerman,

Jepang, Hong Kong, India, Philippines, Thailand, Turki, Komunitas Eropa

(OHIM), dan negara-negara lainnya. Pendaftaran pertama merek BMW di

Jerman terdaftar di bawah Pendaftaran Nomor 410579 pada 15

November 1929 dan berlaku hingga 28 Februari 2019 untuk barang-

barang di Kelas 07 dan 12. Pendaftaran pertama untuk BMW LOGO di

Jerman setidaknya sejak tahun 1917 dan/atau jauh sebelum Tergugat

mengajukan permohonan pendaftaran mereknya;

20.Bahwa Penggugat memiliki pendaftaran-pendaftaran di Indonesia untuk

merek-merek sebagai berikut:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Putusan-putusan yang menegaskan bahwa BMW dan LOGO BMW adalah

merek terkenal;

21.Bahwa Penggugat telah mendapatkan putusan Pengadilan dan

pengakuan resmi (dari negara-negara seperti Thailand, Turki dan Cina)

yang menyatakan bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW adalah

merek terkenal yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan demikian, BMW

dan LOGO BMW berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai

merek terkenal walaupun merek-merek tersebut tidak didaftarkan sesuai


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS

(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights);

22.Bahwa berdasarkan bukti-bukti, jelas terlihat bahwa Merek-merek BMW

dan LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek terkenal

untuk alasan-alasan sebagai berikut:

- Penggugat telah menggunakan Merek-merek BMW dan LOGO BMW

untuk waktu yang sangat lama setidaknya dari yang paling awal di

tahun 1917;

- Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sangat khas

dan unik dan dikenal oleh masyarakat sekitar tahun 2002 dan masih

terus berlangsung;

- Merek-merek BMW dan LOGO BMW telah terdaftar di banyak negara;

- BMW dan LOGO BMW telah dipromosikan secara luas dan terus

menerus melalui iklan, publikasi, sponsor dari acara yang sangat

terkenal, dan sebagainya;

- Barang-barang yang menggunakan merek-merek BMW dan LOGO

BMW adalah barang-barang dengan kualitas tinggi, reputasi yang

baik dan mempunyai nilai komersial yang tinggi;

- Produk-produk BMW dan LOGO BMW telah dikenal di seluruh dunia

termasuk Indonesia;

Penjelasan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Merek

menjelaskan mengenai persyaratan dari merek terkenal sebagai berikut:

- Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di

bidang usaha yang bersangkutan;

- Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar

dan besar-besaran;

- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;

- Adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;

23.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Merek-merek BMW dan

LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek terkenal karena

merek-merek tersebut memenuhi kriteria-kriteria dari merek terkenal

berdasarkan dari Penjelasan Undang-undang Merek;

24.Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan Undang-undang

Merek, WIPO juga mempunyai pedomannya sendiri mengenai kriteria

merek terkenal sebagai berikut:

- Pemakaian merek yang lama;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat

pada ingatan masyarakat luas;

- Pendaftaran merek di beberapa negara;

- Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran terus-menerus;

- Reputasi, citra, kualitas tinggi yang berhubungan dengan produk-

produk di bawah merek yang mana pemasaran dan distribusi produk

dibawah merek tersebut dilakukan di hampir seluruh negara;

25.Bahwa merek-merek milik Penggugat memenuhi kriteria untuk diakui

sebagai merek terkenal dan tidak ada bukti sebaliknya yang

menunjukkan bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik

Penggugat tidak terkenal secara internasional;

26.Bahwa fakta-fakta yang disebutkan di atas dan bukti-bukti pendukung

yang akan diserahkan dengan pengesahan, akan membuktikan bahwa

Merek-merek BMW dan LOGO BMW adalah merek yang dikenal secara

internasional. Persamaan antara merek-merek Tergugat dan merek-

merek BMW dan LOGO BMW atas nama Penggugat;

27.Berdasarkan pada tabel perbandingan di bawah ini, dapat dilihat bahwa

merek-merek Tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau

keseluruhannya dengan merek-merek milik Penggugat;

Merek-Merek Tergugat Merek-Merek Terkenal

Penggugat

28.Bahwa persamaan antara merek-merek milik Tergugat dan merek

terkenal milik Penggugat adalah sebagai berikut:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



- Cara penyebutan dari huruf BMW, yang merupakan unsur dominan

pada merek milik Tergugat adalah identik dengan merek-merek BMW

dan LOGO BMW milik Penggugat;

- Tampilan secara visual dari merek-merek milik Tergugat adalah sama

pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari BMW dan LOGO

BMW milik Penggugat;

- Kesan keseluruhan dari merek-merek Tergugat adalah sangat mirip

dengan Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;

29.Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 68 dan

Undang-Undang Merek, merek-merek Tergugat harus dibatalkan karena

merek- merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan

merek-merek milik Penggugat untuk barang-barang yang sama;

Berdasarkan Ketentuan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs;

30.Bahwa Merek-merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat telah

terbukti merupakan merek terkenal setidaknya sebelum tahun 2002 dan

akan terus menjadi merek terkenal selama merek-merek tersebut

memenuhi kriteria dari Undang-Undang Merek seperti yang disebutkan

dalam Penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mengenai merek

terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;

31.Bahwa Pasal 6 dari Konvensi Paris menyatakan bahwa negara-negara

anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang

merupakan reproduksi atau imitasi dari suatu merek terkenal (yang dapat

menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan barang yang sejenis;

32.Bahwa Pasal 16.3 Penjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis

Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang

yang tidak sejenis. Ketentuan dari Pasal 16.3 tersebut telah berlaku di

Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000, untuk melarang pendaftaran

merek yang sama dengan merek terkenal untuk barang-barang yang

tidak sejenis, dimana kepentingan dari pemilik merek tersebut dapat

terganggu dengan adanya penggunaan tersebut;

33.Bahwa dalam Pasal (6) ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur

penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada

pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal untuk

barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;

34.Bahwa meskipun dalam Pasal 6 ayat (2) dari Undang-Undang Merek

menyebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



dengan merek terkenal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah yang sampai saat ini belum diterapkan. Namun, masih

menjadi tujuan dari Undang-Undang Merek untuk perlindungan terhadap

imitasi dan merek terkenal bahkan jika barang/jasanya tidak sejenis;

35.Bahwa beberapa putusan Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk

membatalkan pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang

mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak

sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs yang diperkuat

oleh putusan Mahkamah Agung;

36.Bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan didukung dengan bukti-bukti

yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian;

B. Merek-merek Tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik;

37.Bahwa Tergugat telah memproduksi pakaian-pakaian seperti celana jins

dengan menggunakan pendaftaran mereknya. Merek BMW BODY MAN

WEAR tercetak pada label yang juga mencakup gambar dari mobil BMW

terkenal milik Penggugat. Hal ini jelas merupakan usaha untuk

membonceng keterkenalan Penggugat dalam mobil-mobil mewah

miliknya. Penggunaan huruf BMW oleh Tergugat jelas bermaksud

mengacu pada mobil-mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat;

Gambar-gambar mobil tersebut dapat langsung dikenali sebagai mobil

yang didesain dan diproduksi oleh Penggugat. Hal ini karena, gambar-

gambar tersebut adalah merupakan foto-foto dari model asli dari BMW

seri 6 yang diproduksi dan dipromosikan secara luas oleh Penggugat.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Seperti terlihat pada perbandingan berikut:

Label Gantung yang dipakai oleh

Tergugat

Model BMW seri 6 yang

diproduksi oleh Penggugat

38.Bahwa jelas terlihat bahwa Tergugat mengajukan permohonan

pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal

berikut ini:

a. Huruf BMW merupakan singkatan unik dari nama perusahaan

Penggugat yang bukan merupakan kata-kata yang umum dalam

Bahasa Indonesia;

b. Logo milik Tergugat di bawah Pendaftaran Nomor IDM000181631,

menyerupai LOGO BMW yang terkenal. Pendaftaran merek ditujukan

untuk digunakan bersamaan dengan merek terdaftar BMW lainnya

milik Tergugat. Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik

Tergugat telah didaftarkan dengan warna hitam dan putih

sebagaimana tertera di atas, namun Tergugat menggunakannya

dalam warna biru dan putih bersamaan dengan huruf BMW;

c. Penggunaan LOGO BMW bersamaan dengan huruf BMW oleh

Tergugat tidak dapat dikatakan tidak disengaja dengan BMW dan

LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat;

d. Dengan demikian, tidak terdapat ruang untuk berargumen bahwa

Tergugat telah menciptakan Merek-merek BMW BODY MEN WEAR

dan LOGO BMW secara independen;

Penggunaan huruf BMW oleh Tergugat adalah jelas untuk merujuk

pada mobil mewah yang diproduksi oleh Penggugat sebagaimana

pada label produk Tergugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



e. Bahwa berdasarkan dari keterkenalan yang didapatkan oleh

Penggugat di seluruh dunia dan di Indonesia, adopsi yang dilakukan

oleh Tergugat terhadap Merek-merek BMW dan LOGO BMW jelas

berdasarkan itikad tidak baik dengan bermaksud untuk membonceng

keterkenalan merek-merek milik Penggugat;

39. Bahwa adalah menjadi asas hukum umum “Perlindungan hukum hanya

diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada

orang yang beritikad tidak baik”. Azas ini tercantum dalam Pasal 4

Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut: “Merek tidak

dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon

yang beritikad tidak baik”. Berdasarkan pada pasal tersebut, maka

pendaftaran-pendaftaran merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat

didaftarkan dan dibatalkan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang

Undang Merek jo. Pasal 68 Undang-Undang Merek, merek-merek atas

nama Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad

tidak baik;

Tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran

merek yang diajukan dengan itikad tidak baik;

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “Undang-Undang

Merek”) gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa

batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan

moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek diuraikan bahwa “Pengertian

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum

adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam

penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang

bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”;

41.Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek beserta

penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6

bis (3) Konvensi Paris yang secara eksplisit menentukan bahwa tidak ada

batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek

yang diajukan dengan itikad tidak baik. Konvensi Paris ini telah diratifikasi

dengan Keputusan Presiden R.l. Nomor 15 Tahun 1992 tentang

Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek Tergugat telah

terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untuk


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk untuk

mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;

42.Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk

memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-Undang

Merek, dan untuk membatalkan merek-merek tersebut dalam Daftar

Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek,

sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap netral dalam hal ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan

putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan

merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek-merek BMW dan

LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;

3. Menyatakan bahwa Merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sebagai

merek terkenal;

4. Menyatakan bahwa Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor

IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik


keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk barang

sejenis;


IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik


keseluruhannya dengan merek-merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik

Penggugat untuk kelas barang tidak sejenis;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan

permintaan pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor


Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada

keseluruhannya dengan Merek-merek BMW dan LOGO BMW di kantor Turut

Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal BMW dan

LOGO BMW milik Penggugat;

7. Membatalkan Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513

dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dari Daftar



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan

Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan

pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513

dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dengan cara

mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Merek yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;

1. Merek BMW Body Man Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo

Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat masing-masing terdaftar sejak

tanggal 3 Mei 2002 dan tanggal 5 Juli 2005 untuk melindungi jenis-jenis

barang yang termasuk dalam kelas 25;

2. Sementara itu gugatan pembatalan pendaftaran merek-merek milik Tergugat

seperti tersebut di atas baru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2013;

3. Dengan demikian gugatan pembatalan pendaftaran Merek BMW Body Man

Wear Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor

IDM000181631 milik Tergugat diajukan setelah 5 tahun sejak tanggal mulai

berlakunya perlindungan Merek BMW Body Man Wear dan merek Logo milik

Tergugat tersebut, sehingga gugatan pembatalan merek ini telah

kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”;

5. Jika Penggugat mendalilkan dapat mengajukan gugatan pembatalan

pendaftaran merek ini tanpa batas waktu (sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek), dengan alasan

Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permintaan

pendaftaran Merek BMW Body Man Wear dan merek Logo tersebut, hal

tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

6. Adapun argumen dan dalil-dalil hukum yang menunjukkan tidak adanya

itikad buruk dari Tergugat dalam mengajukan pendaftaran Merek BMW dan

merek Logo akan Tergugat uraikan dalam jawaban bagian pokok perkara;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



7. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

karena telah kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/

PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:


2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan

merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan Merek-merek BMW dan

LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;

3. Menyatakan bahwa Merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat sebagai

merek terkenal;


IDM000016513 dan Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik

Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal

milik Penggugat untuk barang sejenis;



Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek

terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat untuk kelas barang tidak

sejenis;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan

permintaan pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor


Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek

BMW dan LOGO BMW di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk

meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;

7. Membatalkan Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513

dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dari Daftar


8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan


pendaftaran Merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor IDM000016513

dan Merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Tergugat dengan cara

mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Merek yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp8.116.000,00 (delapan juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/

Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRYWO

YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong) tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal

10 Desember 2013;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung tersebut

diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 20 Mei

2015, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat

dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

6 November 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13

November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan

Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 79 K/

Pdt.Sus-HKI/2014 jo. Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal

13 November 2015, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada

tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada

Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali

masing-masing pada tanggal 20 November 2015 dan tanggal 23 November

2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan

peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga

Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan

alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kekhilafan Judex Juris dan atau kekeliruan yang nyata dalam mengabaikan

secara total itikad tidak baik Termohon Peninjauan Kembali/semula

Tergugat dan tidak memberikan pertimbangan apapun atas dasar hukum

pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek

yang mana hal ini merupakan pelanggaran atas hukum pembuktian dan

hukum acara;

1. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang

nyata dengan mendasarkan putusannya semata-mata pada ketentuan

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek dan secara khilaf mengabaikan

dasar hukum pengajuan gugatan perkara a quo yang didasarkan atas

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek mengenai itikad tidak baik

yang mana dasar pengajuan gugatan tersebut terpisah dari dasar

gugatan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal (berdasarkan

ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek juncto

ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek) dan dasar gugatan

mengenai itikad tidak baik tidak tergantung atau diterapkan oleh

keberadaan peraturan pelaksana adalah khilaf dan/atau keliru serta tidak

berdasar dimana pengadilan dibawahnya atau Judex Facti tidak

menemukan hal tersebut;

2. Dalam mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/sebelumnya Tergugat,

Judex Juris menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa terlepas dari alasan kasasi, keberatan-keberatan tersebut dapat

dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi

tanggal 30 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari

2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah keliru/

salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sekalipun dapat dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya antara merek Penggugat "BMW" dengan merek

Tergugat BMW Body Man Wear, akan tetapi kedua merek diproduksi

dalam dua "jenis barang yang berbeda" Penggugat memproduksi mobil

dan Tergugat produk pakaian dan sejenisnya, sehingga termasuk


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



pengaturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Bahwa mengenai hal ini hingga sekarang belum ada "Peraturan

Pemerintah" yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan tersebut;

Bahwa oleh karena belum diatur maka harus dianggap tidak ada

larangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hendrywo

Yuwijoyo (Henrywo);

3. Bahwa terdapat indikasi yang nyata atas kekhilafan dan/atau kekeliruan

yang nyata dari Judex Juris dalam penerapan hukum dengan

mengabaikan dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang merek dimana Judex Juris telah secara khilaf dan/atau keliru

mengacu pada keberadaan peraturan pelaksana yang tidak disyaratkan

oleh Undang-Undang Merek apalagi mengingat bahwa Judex Juris

sendiri mengakui dan menyatakan secara tegas bahwa "dapat dibuktikan

adanya persamaan pada pokoknya atau keseiuruhannya antara merek

Penggugat "BMW" dengan merek Tergugat BMW Body Man Wear " yang

menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 seharusnya dipertimbangkan dan

diterapkan dalam perkara a quo;

4. Bahwa Judex Juris mengakui dan menyatakan secara tegas persamaan

pada pokoknya antara Merek BMW milik Pemohon Peninjauan Kembali

dengan Merek BMW BODY MAN WEAR milik Termohon Peninjauan

Kembali dan oleh karenanya secara tegas mengakui dan menyatakan

bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali telah diajukan dengan

itikad tidak baik yaitu dengan cara meniru Merek BMW dan LOGO BMW

milik Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Merek BMW BODY MAN

WEAR milik Termohon Peninjauan Kembali memiliki persamaan pada

pokoknya dengan Merek BMW dan LOGO BMW milik Pemohon

Peninjauan Kembali;

5. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Penjelasannya

mengatur bahwa:

“Merek tidak didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh

Pemohon yang beritikad tidak baik”;

Penjelasan:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



“Pemohon beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya

secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng,

meniru, atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepetingan usahanya

yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi

persaingan curang mengecoh atau menyesatkan konsumen”;

6. Bahwa terdapat bukti-bukti kuat dengan jumlah yang cukup banyak untuk

menunjukkan bahwa tujuan Termohon Peninjauan Kembali dalam

mengajukan permohonan pendaftaran mereknya adalah untuk

membonceng keterkenalan merek Pemohon Peninjauan Kembali;

7.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Produk-produk Celana Jeans dan Label milik Termohon Peninjauan

Kembali/Semula Tergugat yang menggunakan merek BMW dan gambar

mobil mewah Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Dalam mempertimbangkan dan memutuskan Permohonan Kasasi yang

diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Judex Juris mengabaikan

secara total penemuan akan itikad tidak baik dari Judex Facti berdasarkan

bukti-bukti yang diajukan, fakta hukum dan penerapan hukum yang benar;

8. Bahwa hukum mengatur bahwa Judex Juris seharusnya tidak secara

mudah untuk membatalkan dan berlaku sebagai Judex Facti didalam

sertiap pengajukan kasasi dan membatalkan apa yang telah

dipertimbangkan secara faktual berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di

persidangan oleh Judex Facti. Namun adalah hal yang sangat

bertentangan dengan hukum jika Judex Juris secara lalai dan khilaf

mengabaikan penerapan hukum yang telah tepat oleh Judex Facti yang

diambil dan dijalankan oleh Judex Facti berdasarkan hasil penilaian dan

pemeriksaan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan yang membawa

Judex Facti memutuskan dan menerapkan ketentuan hukum secara

benar;

9. Lebih jauh lagi, dasar hukum itikad tidak baik diatur dalam ketentuan

Undang-Undang Merek, bahkan ketika Merek yang dijadikan objek

gugatan perkara a quo telah terdaftar lebih dari 5 tahun, sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek;

10.Dalam perkara a quo, secara jelas penemuan dan penerapan hukum

yang telah tepat oleh Judex Facti telah secara total diabaikan secara lalai

dan khilaf oleh Judex Juris. Dasar hukum pembatalan merek jika merek

yang diajukan telah didaftarkan dengan itikad tidak baik ini tidak

membutuhkan suatu peraturan pelaksana apapun sebagaimana

diputuskan oleh Judex Juris;

Bahwa dasar hukum kedua atas Pengajuan Permohonan Peninjauan

Kembali adalah bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

mengambil langkah lebih lanjut untuk menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat

(2) Undang-Undang Merek dalam berbagai perkara gugatan pembatalan

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya

dengan merek terkenal yang melindungi barang/jasa tidak sejenis,

diantaranya sebagai berikut:

1. Gugatan Pembatalan Merek INTERCONTINENTAL di kelas 36

berdasarkan merek terkenal INTERCONTINENTAL di kelas 43 dibawah

Nomor Perkara 400 K/Pdt.Sus/2011 jo. Nomor 09/Merek/2011/PN NIAGA

JKT.PST. antara Inter-Continental Hotels Corporation (Penggugat)

melawan PT. Lippo Karawaci, Tbk. (Tergugat);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Dalam pertimbangannya:

Bahwa terbukti berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon Kasasi

merupakan pemilik Nama Dagang dan Merek dagang yang telah terdaftar

di banyak negara (Internasional) di dunia sebagai nama terbukti dari bukti

P.5 yaitu 29 Negara termasuk di Indonesia pada Direktorat Jenderal

Merek Departemen Hukum Kehakiman Nomor 313.011 tanggal 16 Juli

1993 diperbaharui Nomor IDM000101132 untuk melindungi jasa-jasa

yang termasuk dalam kelas 43;

Bahwa dengan terdaftarnya, Merek Pemohon Kasasi yaitu Inter-

Continental di banyak negara di dunia, maka merek Pemohon Kasasi

adalah Merek Terkenal (well-known) dan sudah dapat dikriteriakan

termasyur (famous) terutama nama hotel, dan Pemohon Kasasi sudah

investasi besar-besaran;

Bahwa dengan terkenalnya merek Pemohon Kasasi, maka tidak

diperlukan lagi promosi besar-besaran di dunia maupun di Indonesia

karena masyarakat sudah mengenal merek tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemakai pertama (azas deklaratif) dan

pendaftar pertama (azas konstitutif) di Indonesia, karenanya Pemohon

Kasasi adalah pemakai merek yang dilindungi di Indonesia;

Bahwa Termohon Kasasi mendaftarkan mereknya yang dari segi ucapan,

jumlah huruf, dari bacaan adalah sama dengan merek Pemohon Kasasi,

sehingga berdasarkan persamaan tersebut, jelas Termohon Kasasi ingin

membonceng ketenaran merek Pemohon Kasasi, lagi pula Termohon

Kasasi adalah Pengusaha Nasional seharusnya Termohon Kasasi dapat

memilih merek dagang kata "Indonesia". Karenanya pemakaian dan

pendaftaran merek Inter-Continental dengan membuat variasi warna dan

letak yang sedikit berbeda adalah suatu perbuatan tidak baik untuk

meniru merek Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 16.3 Perjanjian Trips, yang sudah diratifikasi

Januari 2000 melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang

sama dengan suatu pendaftaraan merek terkenal untuk barang-barang

tidak sejenis, dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan

hukum;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

INTERCONTINENTAL HOTELS CORPORATION tersebut;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




Jakarta Pusat Nomor 09/Merek/2011/PN NIAGA JKT. PST., tanggal

20 April 2011;

2. Gugatan Pembatalan Merek LEXUS di kelas 2 berdasarkan merek

terkenal LEXUS di kelas 12 dibawah Nomor Perkara 80/MEREK/2010/

PN NIAGA JKT. PST. antara Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha

(Penggugat) melawan Nio Teddy Siswanto (Tergugat);


1. Bahwa terdapat persamaan pada unsur-unsur dan persamaan bunyi

pengucapan antara merek LEXUS & Logo L milik Penggugat dan

merek LEXUS milik Tergugat. Penggunaan unsur-unsur yang sama

oleh Tergugat akan merugikan konsumen karena merek akan

menganggap bahwa produk dengan merek itu berasal dari Penggugat

meskipun jenis barangnya berbeda;

2. Bahwa merek LEXUS milik Penggugat merupakan merek terkenal

yang didukung dengan bukti-bukti berupa brosur-brosur dan iklan,

berita-berita, serta investasi berupa pendaftaran merek LEXUS di

berbagai negara yang menjadikan pengetahuan masyarakat akan

produk dengan merek LEXUS otomatis mengacu pada merek LEXUS

milik Penggugat;

Putusan:

1. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di

Indonesia dari Merek Dagang LEXUS& Logo dan karenanya

mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai merek Dagang tersebut di

Indonesia;

2. Menyatakan, bahwa Merek Tergugat I Nomor IDM000248851 dalam

ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan Merek

Dagang Penggugat;

3. Menyatakan, batal, setidak-tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek

Nomor IDM000248851, dalam daftar umum atas nama Tergugat l,

dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan, Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan

membatalkan Pendaftaran Nomor IDM000248851 dalam Daftar

Umum Merek;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar

Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



3. Gugatan Pembatalan Merek BENETTON di kelas 34 di kelas 36

berdasarkan merek terkenal BENETTON di kelas 25 di bawah Nomor

Perkara Nomor 02 PK/N/HaKI/2005 jo. Nomor 02 K/N/HaKI/2004 jo.

Nomor 68/Merek/2003/PN Niaga Jkt.Pst., antara N.V Sumatra Tobacco

Trading Company (Tergugat) melawan Benetton Group S.P.A

(Penggugat);


Alasan pengajuan PK yang menyangkut "Bahwa suatu merek baru dapat

menjadi terkenal apabila produk yang dilindungi oleh merek tersebut

diproduksi dan diperdagangkan. Bahwa oleh karena tidak pernah

diproduksi dan diperdagangkan, dapat disimpulkan bahwa rokok

BENETTON baik di Indonesia dan di luar Indonesia bukan merupakan

merek terkenal" tidak dapat diterima karena tidak termasuk dalam salah

satu alasan pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Putusan:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara sebesar IDR10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Gugatan Pembatalan Merek MCCULLOCH di bawah Nomor Perkara

20/Pdt.Sus-Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst., antara Husqvarna Aktiebolag

(Penggugat) melawan Emil Gunawan (Tergugat);

Pertimbangan:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat jelas

diketahui jika merek "McCULLOCH" milik Penggugat telah lama ada

sebelum Tergugat mendaftarkan merek "McCULLOCH" pada Turut

Tergugat dan telah didaftarkan di banyak Negara meliputi 5 (lima) benua

yang ada di dunia;

Bahwa dari pendaftaran merek "McCULLOCH" milik Tergugat adalah

untuk barang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis dengan

barang merek "McCULLOCH" milik Penggugat, namun oleh karena

dianggap merek "McCULLOCH" milik Penggugat sebagai merek terkenal,

maka untuk kategori barang yang tidak sejenis milik Tergugat yang telah

didaftar dengan merek "McCULLOCH" adalah juga dilandasi itikad tidak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



baik karena meniru merek Penggugat yang terkenal yang dipandang

dapat merugikan Penggugat;

Putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak

untuk menggunakan merek "MCCULLOCH" dan variasinya di

Indonesia;

3. Menyatakan bahwa merek dagang "MCCULLOCH" milik Penggugat

sebagai merek dagang terkenal;

4. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor

IDM000157276; merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan

merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat

mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya

dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk barang

sejenis;

5. Menyatakan bahwa merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor


merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat


dengan merek terkenal "MCCULLOCH" milik Penggugat untuk jenis

barang yang tidak sejenis;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu

mengajukan permintaan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor


merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat yang


dengan merek terkenal "MCCULLOCH" di kantor Turut Tergugat

karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal "MCCULLOCH"

milik Penggugat;

7. Membatalkan pendaftaran "MCCULLOCH" Daftar Nomor


merek MCCULLOCH Nomor IDM000329110 milik Tergugat pada

Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan

kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan


pendaftaran merek "MCCULLOCH" Daftar Nomor IDM000157276;

merek MCCULLOCH Nomor IDM000182245 dan merek


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



MCCULLOCH Nomor IDM000329110 atas nama Tergugat dengan

cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum

Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

5. Gugatan Pembatalan Merek GAMESPOT di bawah Nomor Perkara 696

K/Pdt.Sus/2011 jo. 46/Merek/2011/PN Niaga Jkt. Pst., antara CBS

Interactive (Penggugat) melawan Lio Jong Wei (Jong Wei Rusli)

(Tergugat);

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan

sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti tidak memaknai/interpretasikan Pasal 6 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Merek dengan menghubungkan pada fakta-

fakta produk Termohon Kasasi dan produk Pemohon Kasasi secara

tepat dan benar;

- Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Meek melarang

pendaftaran merek yang mempunyai "persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan merek pihak lain";

- Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek

menyebutkan antara lain, cara penulisan ataupun persamaan bunyi

merupakan kemiripan yang dapat menjadi ukuran adanya

"persamaan pada pokoknya";

- Bahwa dari paparan sebagaimana dapat diiihat dalam halaman 21

putusan Judex Facti tampak jelas bahwa produk Termohon Kasasi

dan produk Pemohon Kasasi terdapat persamaan, susunan huruf

yang membuat kedua produk identik dan pengucapannya juga sama;

- Bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal karena telah

terdaftar di berbagai Negara, semestinya harus dilindungi;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CBS

INTERACTIVE INC. tersebut;


Jakarta Pusat Nomor 46/Merek/2011/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal

28 Juli 2011;

6. Gugatan Pembatalan Merek TEFLON di bawah Nomor Perkara 445 K/

Pdt.Sus/2012 jo. 100/MEREK/2011/PN NIAGA JKT. PST., antara E.I. Du


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Pont De Numours And Company (Du Pont) (Penggugat) melawan Tomas

Halim BDN Star Light Chemical Industries (Tergugat);


"Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan bahwa salah

satu merek PT. FE yang telah dikenal luas oleh publik adalah "Teflon"

yang diproduksi oleh Penggugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat

mempergunakan merek Teflon untuk produk PT. FE seal tape

merupakan usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat selaku

produsen PT. FE;

Bahwa hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan asumsi bahwa

produk-produk PT. FE hasil produksi Tergugat (merek Teflon) adalah

terkait dengan Penggugat;

Bahwa walaupun Tergugat/Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama

Merek Teflon untuk kelas 1,17 (tahun 1993), namun Merek Penggugat/

Pemohon Kasasi yaitu Teflon dan produk yang mengandung PT. FE

sejak tahun 1944 dan terdaftar di AS (tahun 1958) dan telah dikenal di

Indonesia sejak tahun 1975 serta terdaftar di beberapa Negara (± 85);

Jadi sesuai dengan ketentuan/Perjanjian Trip's Konvensi Paris, Merek

Teflon Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal dan dengan demikian

mengacu pada Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor

15/2001 maka permohonan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menuntut

pembatalan merek Tergugat/Termohon Kasasi dapat dibenarkan”;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi E.l. DU

PONT DE NEMOURS AND COMPANY ("DU PONT") tersebut;


Jakarta Pusat Nomor 100/MEREK/2011/PN NIAGA JKT.PST. tanggal

19 Maret 2012;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka

Mahkamah Agung dapat memeriksa sendiri perkara ini. Pasal 74 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.l,

menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.l. pada tingkat Peninjauan

Kembali dapat membatalkan putusan Judex Juris/Judex Facti dalam hal:

"Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali,

Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri

perkaranya";

B. Kekhilafan Judex Juris dan atau kekeliruan yang nyata dalam menerima dan

mengabulkan permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu

Tergugat yang hanya berupa keberatan terhadap putusan Judex Facti yang

berpendapat dalil gugatan terbukti, dimana hal ini melanggar ketentuan

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung;

8. Bahwa kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dari Judex Juris juga

secara lebih jauh terlihat dapat terlihat secara mengejutkan dalam

pertimbangan Judex Juris mengenai persamaan merek sebagaimana di

bawah ini:

"Bahwa mengenai hal ini hingga sekarang belum ada "Peraturan

Pemerintah" yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan tersebut;

Bahwa oleh karena belum diatur maka harus dianggap tidak ada

larangan untuk itu";

9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pemohon Kasasi tidak

pernah menyebutkan dan/atau memohon permohonan kasasi

berdasarkan kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti dalam

menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam Memori Kasasinya,

namun berupa keberatan terhadap putusan Judex Facti yang

berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi

keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian sebagai berikut:

Keberatan Pemohon Kasasi Fakta Hukum

a. Judex Facti melanggar hukumyang berlaku mengenai jangkawaktu pengajuan gugatanpembatalan merek sebagaimanadimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek;

Keberatan Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali ini hanya berupakeberatan terhadap putusan JudexFacti yang berpendapat dalil gugatanterbukti atau hanya semata-mata berisikeberatan terhadap penilaian hasilpembuktian; yaitu terdapat itikad tidakbaik dari Termohon PeninjauanKembali/semula Tergugat sehinggaJudex Facti telah secara tepatmenerapkan ketentuan Pasal 69 ayat(2) Undang-Undang Merek;

b. Judex Facti salah menerapkan danmelanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek;

Dasar Pengajuan Kasasi oleh PemohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)huruf (a) Undang-Undang Merek adalahtidak yang mana Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali kurangcermat dalam membaca gugatan yangdiajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/semula Penggugat dimanaPemohon Peninjauan Kembali/semula


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Penggugat tidak mengajukan gugatanpembatalan merek berdasarkan Pasal 6ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor15 Tahun 2001 tentang Merek dan JudexFacti tidak memutus perkara a quoberdasarkan ketentuan pasal tersebutsehingga pertimbangan dari Judex Factisudah tepat dan benar;

c. Judex Facti telah melanggarhukum yang berlaku persamaanpada pokoknya merek-merekPemohon Kasasi/semula Tergugatdengan merek-merek PemohonKasasi/semula Tergugat;

Judex Juris dalam putusannya mengakuidan menyatakan dengan tegas bahwaMerek BMW BODY MAN WEAR milikTermohon Peninjauan Kembali memilikipersamaan pada pokoknya atau padakeseluruhannya dengan Merek BMW milikPemohon Peninjauan Kembali;

d. Judex Facti telah lalai dengan tidakmemberikan pertimbangan yangcukup karena Turut TermohonKasasi/semula Turut Tergugat tidakmengajukan eksepsi apapun;

Keberatan dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalahtidak tepat. Turut Termohon Kasasi/semula Turut Tergugat dalam jawabannyatertanggal 2 Oktober 2013 tidakmengajukan keberatan atau eksepsiapapun yang harus dipertimbangkan olehJudex Facti dan bahkan menyerahkanpenyelesaian sengketa ini kepada JudexFacti;

e. Putusan Nomor 50 cacat hukum; Bahwa Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali walaupun telahdipanggill secara patut sampai prosessidang Replik Termohon Kasasi/semulaPenggugat, Termohon PeninjauanKembali/semula Tergugat tidak pernahataupun menunjuk kuasanya untuk hadirwalaupun Tergugat telah dipanggil secarapatut oleh Pengadilan baik ke alamat-alamat tempat tinggal Tergugat sesuaidengan alamat-alamat yang tercantumpada Sertifikat Pendaftaran Merek,maupun melalui media massa, yaituharian Rakyat Merdeka pada tanggal10 September 2013 dan harian RakyatMerdeka pada tanggal 19 September2013, dan baru muncul pada persidanganDuplik pada tanggal 22 Otober 2013.Hal ini membuktikan bahwa prosespersidangan telah dijalankan sesuaidengan hukum yang berlaku, bahwaPemohon Kasasi/semula Tergugatmemilih untuk tidak mematuhi panggilantersebut dan tiba-tiba muncul pada sidangDuplik dan dalam Memori Kasasinyamenyatakan bahwa proses persidanganadalah cacat hukum adalah tidak sangatpantas;

10.Bahwa Judex Juris telah melampaui kewenangannya dengan

menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum padahal

Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah

menyatakan bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek dan hanya

mengajukan permohonan kasasi atas hal-hal yang diajukan tersebut di

atas, yang mana Judex Facti telah tidak salah menerapkan hukum dalan

keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali

dan hanya mengajukan keberatan terhadap putusan Judex Facti yang

berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-mata berisi

Keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian;

11.Bahwa Judex Juris telah salah menerapkan hukum dengan menerima

dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Termohon

Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat yang hanya berupa keberatan

terhadap putusan Judex Facti yang berpendapat dalii gugatan terbukti

atau hanya semata-mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil

pembuktian;

12.Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan

bahwa:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau

penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan

karena:

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan";

13.Bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung secara tegas mengatur

bahwa kasasi hanya dapat diterima jika Judex Facti telah salah

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau failed in meeting

the conditions required by ruies of law dimana hal tersebut tidak terjadi

dalam perkara a quo;

14.Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan

Kembali/dahulu Tergugat I hanya berupa keberatan terhadap putusan

Judex Facti yang berpendapat dalil gugatan terbukti atau hanya semata-

mata berisi keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian yang telah

secara tepat dipertimbangkan dan diputuskan oleh Judex Facti sebagai

berikut:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama

dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek-merek

BMW dan LOGO BMW dan variasi-variasinya di Indonesia;

3. Menyatakan bahwa merek BMW dan LOGO BMW milik Penggugat

sebagai Merek Terkenal;

4. Menyatakan bahwa merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor

IDM00016513 dan merek Logo daftar Nomor IDM000181631 milik

Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

terkenal milik Penggugat untuk barang sejenis;

5. Menyatakan bahwa merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor

IDM00016513 dan merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 milik

Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-

merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Penggugat untuk kelas

barang tidak sejenis;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu

mengajukan permintaan pendaftaran merek BMW BODY MEN WEAR

Daftar Nomor IDM00016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor

IDM000181631 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada

pokoknya dengan merek-merek BMW dan LOGO BMW di kantor

Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal

BMW dan LOGO BMW milik Penggugat;

7. Membatalkan merek BMW BODY MEN WEAR Daftar Nomor

IDM000016513 dan merek LOGO Daftar Nomor IDM000181631

milikTergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat

hukumnya;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada

putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan

pembatalan pendaftaran merek BMW BODY MEN WEAR Daftar

Nomor IDM000016513 dan merek LOGO Daftar Nomor

IDM000181631 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran

merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp8.116.000,00 (delapan juta seratus enam belas ribu rupiah);

15.Sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah terbukti secara Jelas bahwa

permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



secara jelas hanya semata-mata merupakan keberatan atas penilaian

hasil pembuktian Judex Facti yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

tingkat kasasi,

16.Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung secara jelas

mengatur bahwa permohonan kasasi hanya akan diterima oleh

Mahkamah Agung jika Judex Facti telah salah menerapkan atau

melanggar hukum yang berlaku. Hal ini tentunya mensyaratkan agar

Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat harus secara jelas

menunjukkan penerapan hukum yang salah atau persyaratan yang tidak

dipenuhi oleh Judex Facti agar permohonan kasasi Termohon

Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat dapat diterima;

17.Bahwa dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat dalam

memori kasasinya secara keseluruhan hanya semata-mata merupakan

keberatan atas penilaian terhadap hasil pembuktian Judex Facti yang

telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana keberatan atas hasil

penilaian pembuktian tersebut bukanlah alasan hukum dari kasasi;

18.Bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang

Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia berulang kali

menolak permohonan kasasi yang hanya merupakan keberatan terhadap

hasil nilai pembuktian Judex Facti didalam Putusan-Putusan Mahkamah

Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-

HaKI/2013 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Ijek Widya

Krisnadi sebagai pemohon kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga

Jakarta Nomor 77/Merek/2012/PN Niaga Jkt.Pst. dalam perkara

gugatan Pembatalan Merek melawan Index Interfurn Company

Limited sebagai Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi

Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa keberatan-

keberatan kasasi hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undanaan yang mengancam

pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak

berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi IJEK WIDYA KRISNADI tersebut harus ditolak'';

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610 K/Pdt.Sus-

HKI/2013 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Jamin Halim

sebagai Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta

Nomor 13/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst. dalam perkara

gugatan Pembatalan Merek melawan Wavin B.V. sebagai Termohon

Kasasi;

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi

Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa keberatan-

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2013

dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2013 dihubungkan

dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan

hukum;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum

yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam


berwenang atau melampaui batas wewenang;


ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi Jamin Halim tersebut harus ditolak";

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195 K/

Pdt.Sus/2011 atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Titin

sebagai Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta

Nomor 72/Merek/2010/PN Niaga Jkt.Pst., dalam perkara gugatan

Pembatalan Merek melawan Allergan Inc. sebagai Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi

Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa "Bahwa alasan-alasan

kasasi tidak dapat dibenarkan. Terbukti bahwa merek milik Pemohon

Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik

Termohon Kasasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex

Facti dengan tepat dan benar...

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan

yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang

berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam


berwenang atau melampaui batas wewenang...


ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi Titin tersebut harus ditolak";

Bahwa putusan Judex Juris yang mengabulkan permohonan kasasi

Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat, adalah merupakan

pelanggaran atas hukum acara yang mensyaratkan bahwa permohonan

kasasi hanya terhadap kesalahan penerapan hukum dan bukan untuk

"penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

tingkat kasasi". Pelanggaran hukum acara tersebut secara jelas

menunjukkan bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan/atau

kekeliruan yang nyata dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



pada tingkat Peninjauan kembali dapat membatalkan putusan Judex

Juris sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang

Mahkamah Agung;

C. Bukti-bukti baru yang bersifat menentukan serta membuktikan itikad tidak

baik Termohon Peninjauan Kembali yang telah berupaya mendaftarkan

merek BMW dan LOGO sebelum mendaftarkan merek milik Pemohon

Peninjauan Kembali;

19.Bahwa dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini

didasarkan atas ditemukannya bukti baru (novum), sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf (b) jo. Pasal 69 huruf (b), Undang-

Undang Mahkamah Agung R.l. Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yakni:

Pasal 67:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan

alasan-alasan sebagai berikut:

a. .................;

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang

bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat

ditemukan;

c. .................;

d. .................;

e. .................;

f. .................;

Pasal 69:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang

didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67

adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

a. .................;

b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang

hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah

dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c. .................;

d. .................;

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan alasan-alasan

hukum serta bukti-bukti baru/novum sebagai berikut:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat

menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

20.Bahwa adapun bukti baru/novum yang dimaksud tersebut yaitu bukti-

bukti di bawah ini yang belum pernah diajukan pada pengadilan tingkat

pertama maupun tingkat kasasi, yaitu sebagai berikut:No.

Bukt

i

Mengenai

PK-

01

Hasil cetak tampilan dari http://www.wipo.int/branddb/id/en/ yang berupaPermohonan Pendaftaran Merek BMW dan LOGO atas nama TermohonPeninjauan Kembali di kelas 25 yang telah ditolak oleh Direktorat JenderalKekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu:

Bukti PK-01 membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan Pendaftaran merek-merek Termohon Peninjauan Kembali denganitikad tidak baik, yaitu untuk mendompleng keterkenalan merek BMW dan LOGOBMW milik Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti PK-01 menunjukkan bahwaTermohon Peninjauan Kembali sejak awal berniat untuk mendaftarkan merek BMWyang menjiplak secara terang-terangan merek BMW dan LOGO BMW yangmemiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dan penambahankata BODY MAN WEAR hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasipemakaian huruf BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali.

21. Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas belum pernah diajukan sebagai

bukti dalam persidangan sebelumnya di tingkat pertama maupun di

tingkat kasasi, sehingga bukti-bukti dimaksud dapat diterima untuk

dipertimbangkan dalam tingkat Peninjauan Kembali, hal mana sesuai

dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.l. Nomor 422 K/Sip/

1959, tanggal 28 November 1959, yang intinya berbunyi "Hal yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



merupakan novum, ialah yang belum pernah diajukan dalam

pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding...";

22.Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru tersebut di atas yang kebenarannya

tidak akan dapat disangkal oleh Termohon Peninjauan Kembali, terbukti

bahwa:

(1) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik pada saat

mendaftarkan merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik

Termohon Peninjauan Kembali oleh karena merek tersebut meniru

merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan

Kembali;

(4) Termohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik dalam

menggunakan merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik

Termohon Peninjauan Kembali pada pemakaian sebenarnya;

Bukti baru PK-1 membuktikan bahwa Merek Terdaftar BMW BODY MAN

WEAR Daftar Nomor IDM000016513 dan Merek LOGO Daftar Nomor

IDM000181631 milik atas nama Termohon Peninjauan Kembali telah

diajukan dengan itikad tidak baik yaitu meniru Merek Terkenal BMW dan

LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan Kembali;

23.Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

tanggal 1 Agustus 2013 dengan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/

PN Niaga Jkt.Pst., didasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Merek yang menyebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran

merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan

alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6. Namun

dalam pertimbangan hukumnya, Judex Juris tidak mempertimbangkan

sama sekali dan bahkan mengabaikan adanya itikad tidak baik (bad faith)

Termohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan permintaan

pendaftaran merek BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik Termohon

Peninjauan Kembali yang mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek terkenal BMW dan LOGO milik Pemohon Peninjauan

Kembali di Direktorat Merek, yang kemudian terdaftar di Daftar Umum

Merek di bawah Daftar Nomor IDM000016513 untuk Merek BMW BODY

MAN WEAR dan Daftar Nomor IDM000181631 untuk merek LOGO untuk

kelas barang 25, padahal Judex Juris menyatakan bahwa antara merek

BMW BODY MAN WEAR Daftar Nomor IDM000016513 dan merek

LOGO Daftar Nomor IDM000181631 milik Termohon Peninjauan Kembali


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan

merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan

Kembali;

24.Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya telah salah atau tidak

menerapkan hukum karena tidak memperhatikan adanya itikad tidak baik

(bad faith) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek

tentang Merek yang menyebutkan "Merek yang tidak dapat didaftarkan

atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak

baik";

25. Itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali jelas terlihat dari

peniruan yang nyata oleh Termohon Peninjauan Kembali atas merek

terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Produk-produk Celana Jeans dan Label milik Termohon Peninjauan

Kembali/semula Tergugat yang menggunakan merek BMW dan gambar

mobil mewah Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



26.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat tidak pernah

menyangkal bahwa produk miliknya (sebagaimana diajukan sebagai

Bukti P-51 s.d. P-53 dengan label-label yang mencantumkan foto-foto

mobil mewah milik Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat

sebagai tertera di bawah ini) ditujukan untuk membonceng keterkenalan

merek BMW untuk mobil mewah dan tidak dapat memberikan bukti

apapun untuk membuktikan yang sebaliknya. Label Termohon

Peninjauan Kembali/semula Tergugat tentunya memiliki akibat yang

mengelirukan konsumen untuk mempercayai adanya hubungan tertentu

dengan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pengugat atau produk-

produk ini berasal dari Penggugat dimana hal ini telah terbukti tidak

benar;

27.Bahwa berdasarkan tampilan serta penggunaan merek BMW BODY

MAN WEAR dan LOGO milik Termohon Peninjauan Kembali terlihat jelas

itikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali yaitu melalui

pendaftaran-pendaftaran dan penggunaan mereknya, Termohon

Peninjauan Kembali telah berusaha secara terang-terangan untuk

meniru/menjiplak merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon

Peninjauan Kembali, dengan menghadirkan BMW dan LOGO BMW

sebagai unsur dominan dari mereknya dengan tujuan agar konsumen

terkelabui atau mempersamakannya dengan merek BMW dan LOGO

BMW milik Penggugat;

28.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyangkal atau

dapat memberikan penjelasan apapun mengenai menyangkal bahwa

produk miliknya (sebagaimana diajukan sebagai bukti P-51 s.d. P-53

dengan label-label yang mencantumkan foto-foto mobil mewah milik

Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat sebagai tertera di

bawah ini) ditujukan untuk membonceng keterkenalan merek BMW untuk

mobil mewah dan tidak dapat memberikan bukti apapun untuk

membuktikan yang sebaliknya. Label Termohon Peninjauan Kembali/

semula Tergugat tentunya memiliki akibat yang mengelirukan konsumen

untuk mempercayai adanya hubungan tertentu dengan Pemohon

Peninjauan Kembali/semula Pengugat atau produk-produk ini berasal

dari Penggugat dimana hal ini telah terbukti tidak benar;

29.Bahwa berdasarkan bukti baru PK-1, terbukti secara jelas bahwa merek

terdaftar BMW BODY MAN WEAR dan LOGO milik Termohon

Peninjauan Kembali telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, yaitu


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan

Kembali yang telah terkenal dan digunakan setidaknya sejak tahun 1917

atau bertahun-tahun lamanya telah digunakan dan terkenal sebelum

merek terdaftar BMW BODY MAN WEAR Daftar Nomor IDM000016513

dan merek Logo Daftar Nomor IDM000181631 atas nama Termohon

Peninjauan Kembali didaftarkan;

30.Bahwa berdasarkan bukti baru PK-1, telah terbukti secara jelas

Termohon Peninjauan Kembali sejak awal berniat untuk mendaftarkan

merek BMW dan LOGO yang menjiplak secara terang-terangan merek

BMW dan LOGO BMW yang memiliki persamaan pada pokoknya atau

pada keseluruhannya, yang mana penambahan kata BODY MAN WEAR

hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasi pemakaian huruf

BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali;

31.Bahwa lebih jauh lagi, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat

memberikan alasan ataupun penjelasan apapun mengenai alasan yang

sebenarnya atas penggunaan foto mobil mewah milik Pemohon

Peninjauan Kembali dalam hal ini tentunya menunjukkan bahwa

Termohon Peninjauan Kembali telah meniru secara terang-terangan

meniru merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik Pemohon Peninjauan

Kembali dimana hal ini telah menjadi pola Termohon Peninjauan Kembali

yang secara jelas membuktikan itikad tidak baik dari Termohon

Peninjauan Kembali;

32.Bahwa sangatlah jelas dan nyata, dimana Termohon Peninjauan

Kembali/dahulu Tergugat dalam memohonkan pendaftaran mereknya

memiliki itikad tidak baik berdasarkan hal-hal berikut ini:

a. Huruf BMW merupakan singkatan unik dari nama perusahaan

Penggugat yang bukan merupakan kata-kata yang umum dalam

Bahasa Indonesia;

b. Logo milik Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat di bawah

Pendaftaran Nomor IDM000181631, menyerupai LOGO BMW yang

terkenal. Pendaftaran merek

ditujukan untuk digunakan bersamaan dengan merek terdaftar BMW

lainnya milik Tergugat. Merek Logo Daftar Nomor IDM000181631

milik Tergugat telah didaftarkan dengan warna hitam dan putih


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sebagaimana tertera di atas, namun Tergugat menggunakannya

dalam warna biru dan putih bersamaan dengan huruf BMW;

c. Penggunaan LOGO BMW bersamaan dengan huruf BMW oleh

Tergugat tidak dapat dikatakan tidak disengaja dengan BMW dan

LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat;

d. Dengan demikian, tidak terdapat ruang untuk berargumen bahwa

Tergugat telah menciptakan merek-merek BMW BODY MEN WEAR

dan LOGO BMW secara independen;

e. Bahwa bukti PK-1 telah membuktikan secara jelas bahwa Termohon

Peninjauan Kembali/semula Tergugat sejak awal berniat untuk

mendaftarkan merek BMW yang menjiplak secara terang-terangan

merek BMW dan LOGO BMW yang memiliki persamaan pada

pokoknya atau pada keseluruhannya dan penambahan kata BODY

MAN WEAR hanyalah suatu alasan pembenaran untuk menjustifikasi

pemakaian huruf BMW dalam merek Termohon Peninjauan Kembali;

f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas membonceng

reputasi dan keterkenalan merek BMW dan LOGO BMW milik

Penggugat;

33.Bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan

tingkat pertama yang tidak dibantah, telah secara jelas dan tegas telah

menunjukkan itikad buruk Termohon Peninjauan Kembali yang meniru

secara terang-terangan merek terkenal BMW dan LOGO BMW milik

Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;

34.Namun dalam pertimbangan hukumnya. Judex Juris sama sekali tidak

mempertimbangkan bukti- bukti tersebut, namun telah mengabaikan dan

tidak memberikan pertimbangan hukum apapun mengenai hal ini;

35.Bahwa tidak adanya pertimbangan hukum dari Judex Juris yang

membahas mengenai itikad buruk merupakan indikasi dari tidak

diterapkannya atau salah penerapan dari ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang Merek tentang keharusan adanya itikad baik pada pemilik merek

sebagai syarat terdaftarnya suatu merek;

36.Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa merek terdaftar

GiSi Nomor IDM000342727 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/

dahulu Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik (itikad buruk/

tidak jujur);

37.Bahwa adalah menjadi asas hukum umum "Perlindungan hukum hanya

diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



orang yang beritikad tidak baik". Asas ini tercantum dalam Pasal 4

Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut "Merek tidak

dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon

yang beritikad tidak baik". Berdasarkan pada pasal tersebut, maka

pendaftaran-pendaftaran merek milik Termohon Peninjauan Kembali/

dahulu Tergugat I seharusnya tidak dapat didaftarkan dan dibatalkan.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Merek jo. Pasal 68

Undang-Undang Merek, merek-merek atas nama Termohon Peninjauan

Kembali/dahulu Tergugat harus dibatalkan karena didaftarkan dengan

itikad tidak baik;

38.Berdasarkan pasal tersebut, kemudian merek Termohon Peninjauan

Kembali/dahulu Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan, dan oleh

karenanya seharusnya dibatalkan. Lebih jauh lagi, sejalan dengan

Pasal 4 jo. Pasal 68 dari Undang-Undang Merek, merek Termohon

Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat tersebut wajib untuk dibatalkan

karena merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik;

Hal mana jelas-jelas merupakan manifestasi dari itikad buruk dalam

kegiatan perdagangan yang hendak dicegah oleh Undang-Undang

Merek;

39.Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali

tetap pada dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah

dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam

pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

40.Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang terhormat

untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan

dalam perkara a quo. Hendaklah Majelis Hukum mempertimbangkan

dampak yang lebih luas, dibandingkan melindungi segelintir pihak-pihak

yang berlindung dibalik formalitas hukum dan berusaha menafsirkan

hukum/perundang-undangan secara legalitas yang sempit yang alhasil

dapat merugikan kepentingan yang lebih luas;

41.Bahwa Mahkamah Agung sebagai "pembentuk hukum" kiranya akan

mempertimbangkan atas permasalahan ini dan menafsirkan hukum

sebagaimana dimaksudkan oleh para pembuatnya, yaitu:

a. Memberi perlindungan kepada pemilik sebenarnya yang telah

bersusah payah membuat dan menciptakan pasar bagi produk-produk

terkenal;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



b. Tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad

buruk dan bersaing secara curang;

c. Memberi perlindungan kepada konsumen;

d. Menjaga ketertiban umum di segala sektor termasuk sektor

perdagangan;

Usaha pemerintah Indonesia belakangan ini di bidang perlindungan hak

atas kekayaan intelektual termasuk merek dagang perlu didukung. Usaha

tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembangkan

hubungan dagang dengan luar negeri serta menjaga citra Indonesia

sebagai Negara Hukum, dan bukannya negara pelindung para pembajak

hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, usaha tersebut hanya bisa

berhasil jika Mahkamah Agung sebagai "Pembentuk Hukum" juga

bersikap sejalan dengan cara antara lain menghindari penerapan kaidah

hukum secara kaku dan sempit serta bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat kekeliruan Hakim atau

kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris dengan pertimbangan sebagai

berikut:

- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan

tanggal 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor

03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa “gugatan pembatalan

terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek

pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus

dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan

sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi

beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena

Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka

dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek;

- Dengan demikian dengan adanya Keputusan Rapat Pleno Kamar Perdata

tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tersebut yang

kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, maka

putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama

untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT tersebut dan

membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014

tanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali

perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari

Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan

pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFTtersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014

tanggal 27 Oktober 2014 juncto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.,

tanggal 10 Desember 2013;

MENGADILI KEMBALI1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang

dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Prof. Dr.

Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,

ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:1. Meterai …………….....Rp 6.000,002. Redaksi ……………....Rp 5.000,003. Administrasi PK ..........Rp 9.989.000,00

Jumlah ........................Rp10.000.000,00

Untuk SalinanMahkamah Agung RI.

a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.NIP: 19591207.1985.12.2.002


PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK BMW VS...

Documents

Transcript of PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK BMW VS...