Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus

Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa

Tugas ini disusun untuk memenuhi Tugas Akhir Hukum Perdata Internasional

Dosen Pengampu:

Dona Budi Kharisma S.H., M.H.

Nama Anggota Kelompok :

1. Akbar Kusuma W (E0014014)

2. Rintario Adhi K (E0014343)

3. Rio Cahya N (E0014344)

4. Tegar Pemudha D (E0014397)

5. Mahendra Agnur S (E0014249)

Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai isu internasional, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berkembang dengan

pesat. HKI dari masyarakat tradisional, termasuk ekspresinya, cenderung dijadikan

pembicaraan terus-menerus baik di tingkat nasional maupun internasional, namun

sayangnya pelanggaran HKI masih saja terus terjadi, dengan demikian harus disadari

oleh kita semua bahwa HKI merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi

perlindungan hukum. Hasil dari olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum

dari perspektif bisnis adalah misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek. Salah satu

wujud perlindungan hukum adalah adanya pengaturan yang memadai tentang HKI.

Wujud lain perlindungan hukum dapat diperoleh melalui proses penegakan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindung manusia. Agar kepentingan manusia

terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara

normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum sebagai

sarana melakukan Social Enginering antara lain ada dua hal yang dapat dijalankan oleh

hukum didalam masyarakat, pertama yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan kedua

sebagai sarana untuk melakukan Social Enginering. Sebagai sarana kontrol sosial

masyarakat, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat berada di dalam pola-

pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya

memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses

pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan

merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai

tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek

tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak milik intelektual khususnya

hak atas merek menjadi sangat penting bukan hanya dari segi perlindungan hukum,

karena untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan

dengan susah payah. Dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk

mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran.

Merek merupakan bagian cakupan dari HKI, oleh karena itu merek harus

dilekatkan pada suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak

perorangan atau badan hukum. Diperolehnya perlindungan hukum atas Merek yang

telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran Merek. Asumsi ini

didasarkan pada pandangan bahwa Merek merupakan salah satu hak intelektual memiliki

peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam

kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Selain itu Merek juga memiliki peranan

yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan

suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu

pengetahuan. Perkembangan ini tidak hanya bersifat insidental dan pada satu titik saja,

tetapi mengarah ke semua bidang sasaran tanpa mengenal batasan. Pada dunia usaha para

produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi

mereka yang lazim disebut merek yang digunakan untuk membedakan suatu produk

dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis.

Dengan semakin maju perkembangan teknologi yang secara tidak langsung

menggiring kemajuan teknologi tersebut pada pemanfaatan teknologi dalam sebuah

kehidupan sehari-hari. Namun tidak selamanya kemajuan teknologi tersebut mengarah

pada kemajuan yang bersifat positif namun terdapat pula sisi negatifnya. Hal tersebut

dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan salah satunya dalam sektor perdagangan

yang terjadi saat ini. Modus daripada kejahatan tersebut salah satunya adalah

pelanggaran terhadap suatu merek terkenal yang di eksploitasi menjadi suatu komiditi

untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam makalah ini mengambil kasus Prada Italy di Indonesia, pemilik merek

Prada Italy mengajukan gugatan kepada pengusaha Prada Indonesia, karena penggugat

merasa bahwa ia adalah pemilik asli dari merek Prada. Perkara ini berawal pada saat

pemilik Prada Italy mencoba mendaftarkan mereknya di Indonesia. Ternyata merek

Prada sudah didaftarkan oleh salah satu pengusaha Indonesia. Pada tahap pertama,

Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat dengan alasan Indonesia memakai sistem

first to file, sehingga pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif dari merek

bersangkutan. Pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung perkara ini tetap dimenangkan

oleh pengusaha Prada Indonesia. Tetapi dalam tingkat Peninjauan Kembali atau PK,

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Prada S.A (Prefel S.A) terhadap Fahmi Babra

dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual .

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam makalah ini

adalah

1. Titik taut primer apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada

2. Titik taut sekunder apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada S.A

3. Apa dasar dari pengadilan Indonesia memenangkan hak cipta merek dagang Prada

S.A

4. Bagaimana dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

Merek adalah suatu “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek

yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Dalam pelaksanaannya, dasar perlindungan atas merek diatur dalam Undang-undang No. 15

Tahun 2001 tentang Merek (UUM).

Pemakaian merek berfungsi sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau

beberapa  orang secara bersama-sama atau  badan hukum dengan produksi orang lain atau

badan hukum lainnya;

2. Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan 

menyebut mereknya;

3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;

4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Dalam pendafataran merek, terdapat beberapa fungsi-fungsi. Fungsi pendaftaran merek :

1. Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;

2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada

pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;

3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan  atau 

sama  pada pokoknya  dalam  peredaran  untuk barang/jasa sejenisnya.

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan

perjanjian bahwa lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis

barang atau jasa. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada DJHKI dengan

dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi wajib dimohonkan

pencatatan pada DJHKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian

lisensi berlaku pada pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga

1. Titik taut primer apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada ini

Titik taut primer adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan, dan fakta-fakta yang

memperlihatkan bahwa kita berhadapan dengan peristiwa hukum perdata Internasional.

Atau faktor-faktor, keadaan-keadaan, dan fakta-fakta yang memperlihatkan bahwa suatu

hubungan atau peristiwa adalah peristiwa hukum perdata Internasional dan bukan sebuah

persitiwa hukum biasa/intern (persitiwa hukum nasional).

Titik taut primer dapat berupa:

1. Kewarganegaraan

2. Bendera kapal laut atau pesawat udara

3. Domisili (domicile)

4. Tempat kediaman (residence)

5. Kebangsaan atau tempat kedudukan badan hokum

6. Pilihan hukum intern

7. Tempat terjadinya perbuatan hukum

8. Tempat terletaknya benda

Dalam kasus ini Titik Taut Primer yang terkait adalah:

1. Tempat Kediaman

2. Kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum

Titik taut primer yang ada dalam kasus sengketa ini yaitu tempat kediaman dan

kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum. Sesuai dengan tempat kediaman

penggugat Prada S.A dan tergugat yaitu nama PT Manggala Putra Perkasa (MPP) dan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di Indonesia. Sementara

kebangsaan atau tempat kedudukan badan hukum sesuai dengan kedudukan badan hukum

Prada S.A yang berkedudukan di Luxembourg dan kedudukan dari pihak tergugat atas

nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual yang berkedudukan di Indonesia.

2. Titik taut sekunder apa saja yang ada dalam kasus sengketa merek Prada ini

Titik taut sekunder adalah faktor-faktor, keadaan-keadaan, dan fakta-fakta yang

menentukan hukum negara mana yang harus berlaku dalam suatu peristiwa hukum

perdata internasional.

Titik taut sekunder dapat berupa:

1. Hukum tempat terletaknya suatu benda (lex situs lex rei sitae)

2. Hukum tempat dilaksanakannya perbuatan hukum (lex loci actus)

3. Hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (lex loci delicti commis)

4. Hukum tempat dilaksanakannya pernikahan (lex loci celebrationis)

5. Hukum tempat ditandatanganinya kontrak (lex loci contractus)

6. Hukum tempat timbulnya akibat perbuatan hukum/dilaksanakannya kontrak (lex loci

solutionis)

7. Pilihan hukum

8. Hukum kewarganegaraan (lex patriae)

9. Hukum bendera kapal atau pesawat udara

10. Hukum domisili (lex domicile)

11. Hukum tempat kediaman

12. Hukum kebangsaan atau kedudukan badan hokum

13. Hukum negara tempat diadilinya perkara (lex fori).

Dalam kasus ini Titik Taut Sekunder yang terkait adalah Hukum Negara tempat

diadilinya perkara (lex fori). Karena dalam kasus sengketa merek Prada ini, pihak

tergugat keduanya berada di Indonesia, sedangkan pihak penggugat yang tidak berada di

Indonesia. Sehingga dalam kasus ini peradilan yang berkompetensi untuk mengadili

sengketa ini adalah peradilan yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan

Hukum Negara tempat diadilinya perkara (lex fori).

3. Apa dasar dari pengadilan Indonesia memenangkan hak cipta merek dagang Prada

Italy

Dalam kasus ini pengadilan yang berhak menangani kasus ini adalah pengadilan

yang ada di Indonesia karena Hukum Negara tempat diadilinya perkara (lex fori). Dalam

hal kekayaan intelektual khususnya tentang merek, Indonesia mempunyai undang-undang

yang mengaturnya yaitu dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Selain itu Indonesia juga sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai

Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain, Paris Convention melalui Keppres No. 15

Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty melalui Keppres No. 17 Tahun 1997. Dalam

Paris Convention disebutkan mengenai merek terkenal, tetapi hanya sebatas pengaturan

mengenai gugatan terhadap pemberian merek yang memiliki kesamaan seluruhnya atau

sebagian dengan merek terkenal. Pada awalnya gugatan yang dilayangkan oleh Prada S.A

(Italy) ini di tolak dalam Pengadilan Niaga dengan alasan Indonesia memakai sistem first

to file yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak

yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara

tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek

yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Sehingga

pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif dari merek bersangkutan. Serta merek

Prada yang didalilkan Penggugat sebagai merek terkenal tidak menjamin keterkenalannya

pula di Indonesia, selain itu pendaftaran merek Prada juga ditolak oleh Direktorat

Jenderal HKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Prada yang

terdaftar atas nama PT Manggala Putra Perkasa (MPP). Tidak puas dengan putusan

hakim, Prada S.A mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ditingkat ini Prada S.A

kembali kalah dengan alasan cacat administratif karena salah alamat yang berakibat

panggilan tidak sah. Tidak dikabulkannya gugatan membuat Prada S.A mengambil cara

dengan mendaftarkan peninjauan kembali kasus gugatannya ke Mahkamah Agung.

Peninjauan kembali yang diajukan Prada S.A membuahkan hasil dengan dikabulkannya

gugatan tersebut. Alasan atau pertimbangan hukumnya adalah bahwa penggugat adalah

pemilik merek dan logo terkenal Prada yang telah terdaftar didalam negeri maupun luar

negeri. Bahwa tidak dapat disangkal lagi, tujuan pendaftaran merek dan logo Prada

No.328996 dan No.329217 oleh Tergugat I adalah untuk membonceng ketenaran dari

merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat Merek dan logo terkenal. Prada telah

terdaftar di Negara asal Penggugat yakni Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di

berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika Serikat, jepang, Perancis, Jerman dan

beberapa Negara lainnya di dunia. Dan hal-hal lainnya yang terdapat dalam amar putusan.

Hal ini sejalan dengan dasar hukum mengenai merek yang terdapat dalam Undang-

undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Paris Convention.

Pemilik pendaftaran merek dapat melarang ataupun melakukan tindakan hukum

baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak lain yang menggunakan,

mengedarkan, memperdagangkan atau memproduksi suatu merek yang sama untuk

produk/jasa yang sejenis tanpa ijin si pemilik pendaftaran merek;

Tanpa pendaftaran merek, pemilik tidak dapat melakukan peneguran ataupun

tindakan hukum seperti tersebut pada poin 1. Hal yang menyebabkan suatu permohonan

merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik

pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada pokoknya atau

keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis;

3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang

sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis

sepanjang   memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan

Pemerintah;

4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi

geografis yang sudah dikenal;

5. Merupakan atau menyerupai  nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum

yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau

simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas

persetujuan tertulis dari pihak yang berwewenang;

7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan

oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang

berwewenang.

Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:

1. Atas prakarsa DJHKI;

2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;

3. Atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;

4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Yang menjadi alasan penghapusan pendaftaran merek yaitu:

1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang

dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada

alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang

berkaitan dengan ijin  bagi  peredaran  barang  yang menggunakan merek yang

bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau

larangan serupa lainnya yang  ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

2. Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang

dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya,termasuk pemakaian merek yang

tidak sesuai dengan pendaftarannya.

4. Bagaimana dampak setelah adanya keputusan pengadilan atas sengketa tersebut

Pada kasus Prada, pemilik asli dari merek Prada yaitu Mario Prada. yang

berkedudukan di 23 Reu Aldringen-L-1118, Luxembourg dan telah menggunakan merek

tersebut sejak tahun 1913 sangat keberatan dengan didaftarkannya merek Prada oleh

pengusaha Indonesia yaitu PT Manggala Putra Perkasa (MPP) di Direktorat Jenderal

HKI. Prada kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, namun hakim

memberikan putusan untuk menolak gugatan tersebut karena merek Prada yang didalilkan

Penggugat sebagai merek terkenal tidak menjamin keterkenalannya pula di Indonesia,

selain itu pendaftaran merek Prada juga ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI karena

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Prada yang terdaftar atas nama PT

Manggala Putra Perkasa (MPP).

Pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan peraturan yang

berlaku, dimana merek Prada telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana yang

ditentukan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization), yaitu :

a) pemakaian merek yang begitu lama ;

b) penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan

masyarakat banyak ;

c) pendaftaran merek di beberapa Negara ;

d) reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan

mempunyai mutu yang

e) prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi

f) pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh

dunia.

Prada merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut sehingga

mengajukan upaya hukum Kasasi yang ternyata juga menolak gugatan Prada tersebut.

Prada kemudian mencari dan akhirnya menemukan bukti-bukti baru (novum) yang

membuktikan bahwa merek Prada miliknya adalah merek terkenal dan seharusnya

mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.

1272 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1986 yang menyatakan: "Secara hukum sesuai

dengan moral perdagangan yang baik para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala

usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing),

meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek

dagang tersebut asing belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia.”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim pada tahap Peninjauan

Kembali akhirnya mengabulkan gugatan Prada, putusan Peninjauan Kembali No. 274

PK/Pdt/2003 dengan membatalkan merek Prada yang telah terdaftar atas nama PT

Manggala Putra Perkasa (MPP) karena pendaftaran merek tersebut memiliki persamaan

pada pokoknya dengan merek terkenal Prada, serta menyatakan Mario Prada sebagai

pemilik yang sebenarnya dari merek Prada.

Akibat hukum dari putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada

atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) ini berarti perlindungan hukum yang

diberikan kepada merek Prada milik PT Manggala Putra Perkasa (MPP) telah berakhir,

hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001,

bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya

perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Hal ini sekaligus menyatakan bahwa hak atas merek yang dimiliki PT Manggala

Putra Perkasa (MPP) sebagai pemilik merek terdaftar juga telah dibatalkan yaitu hak

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar

Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Kepemilikan merek Prada ini setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274

PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada sebagaimana yang terdapat pada salah

satu amar Putusan Peninjauan Kembali, yaitu “Menyatakan Penggugat (Prada) sebagai

pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia.”

Putusan Peninjauan Kembali ini sekaligus menegaskan bahwa PT Manggala Putra

Perkasa (MPP) bukan lagi merupakan pemilik dari merek Prada baik di Indonesia bahkan

di luar negeri, artinya bahwa PT Manggala Putra Perkasa (MPP) tidak lagi berhak

menggunakan merek Prada untuk produk-produk fashion yang diproduksinya, mengenai

merek Prada yang sudah terlanjur melekat pada produk-produk fashion miliknya haruslah

diganti setelah adanya putusan Peninjauan Kembali ini.

Kepemilikan merek Prada kembali pada pemilik aslinya yang telah sejak tahun

1913 menggunakan merek ini, yaitu Prada S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL

S.A., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Luxembourg, berkedudukan di 3

Avenue Pasteur, 2311 Luxembourg dan berkedudukan di C.so Porta Romana 93, 20122

Milano, Italy.

Kepemilikan merek Prada setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274

PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada S.A. sebagaimana yang terdapat pada

salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali No.274 PK/Pdt/2003.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sesuai dengan tempat kediaman penggugat Prada S.A dan tergugat yaitu PT

Manggala Putra Perkasa (MPP) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

yang berada di Indonesia. Sementara kebangsaan atau tempat kedudukan badan

hukum sesuai dengan kedudukan badan hukum Prada S.A yang berkedudukan di

Luxembourg dan kedudukan dari pihak tergugat atas nama PT Manggala Putra

Perkasa (MPP) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang

berkedudukan di Indonesia.

2. Karena dalam kasus sengketa merek Prada ini, pihak tergugat keduanya berada di

Indonesia, sedangkan pihak penggugat yang tidak berada di Indonesia. Sehingga

dalam kasus ini peradilan yang berkompetensi untuk mengadili sengketa ini

adalah peradilan yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Hukum

Negara tempat diadilinya perkara (lex fori).

3. Alasan atau pertimbangan hukumnya adalah bahwa penggugat adalah pemilik

merek dan logo terkenal Prada yang telah terdaftar didalam negeri maupun luar

negeri. Bahwa tidak dapat disangkal lagi, tujuan pendaftaran merek dan logo

Prada No.328996 dan No.329217 oleh Tergugat I adalah untuk membonceng

ketenaran dari merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat Merek dan logo

terkenal. Prada telah terdaftar di Negara asal Penggugat yakni Italy sejak tahun

1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika

Serikat, jepang, Perancis, Jerman dan beberapa Negara lainnya di dunia. Dan hal-

hal lainnya yang terdapat dalam amar putusan. Hal ini sejalan dengan dasar

hukum mengenai merek yang terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001

Tentang Merek dan Paris Convention.

4. Akibat hukum dari putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan merek Prada

atas nama PT. Manggala Putra Perkasa (MPP) ini berarti perlindungan hukum

yang diberikan kepada merek Prada milik PT Manggala Putra Perkasa (MPP)

telah berakhir, hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001, bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek

mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Kepemilikan merek Prada ini setelah adanya putusan Peninjauan Kembali No.274

PK/Pdt/2003 dinyatakan adalah sah milik Prada sebagaimana yang terdapat pada

salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali, yaitu “Menyatakan Penggugat

(Prada) sebagai pemilik merek dan logo terkenal Prada di Indonesia.”

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM)

PUTUSAN Nomor 274 PK/Pdt/2003

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjowahyono Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum perdata Internasional, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2013

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997