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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE DEREITO DE PATENTES EGAP. XUÑO 2015
AS LICENZAS E CESIÓN DE PATENTES
Francisco José Torres Pérez Área de Derecho Mercantil Despacho 138 Fac. CC.EE. Lagoas Marcosende s/n 36310 Universidade de Vigo Email: ftorres@uvigo.es Tlfno. 986 812023 Skype: ftorres986
INDICE
1.- ASPECTOS GENERALES
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
3.- OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
1.- ASPECTOS GENERALES
• 1.1.- Solicitud de patente y patente como objetos del derecho de propiedad
– Bienes susceptibles de valoración económica: efectos
– Encuadre en la LP y remisión a otras normas: TABLA 1
• 1.2.- Régimen de la cotitularidad
– Especialidades del art. 72.2 LP
– Nota específica para concesión de licencias: art. 72.3
• 1.3.- Régimen de la expropiación
– Finalidad de la expropiación: art. 73.2
– Remisión legal: art. 73.3
• 1.4.- Usufructo
– Mención: art. 74.1 LP. Remisión: arts. 467 y ss CC
• 1.5.- Solicitud de patente y patente como objeto de gravamen
– Hipoteca mobiliaria: art. 74.1 LP
– Regulación: Ley de 16/12/1954, HM y PSD
– Formalización en escritura pública: art. 3 LHM y PSD
– Inscripción: sección 4 RBM Madrid. Iter registral
• Notificación constitución a OEPM: 74.1 LP
– Régimen de la hipoteca: arts. 45-51 LHM
1.- ASPECTOS GENERALES
1.- ASPECTOS GENERALES TABLA 1
IMPERATIVA REMISIÓN REGISTRO ANTITRUST
COTITULARIDAD EN PARTE 392 y ss. CC 53-55.1 RLP
EXPROPIACIÓN SÍ LEF 55.1 RLP
USUFRUCTO NO 467 y ss. CC 55.1 RLP
HIPOTECA MOBILIARIA
NO LHMPSD 55.1 RLP RBM Madrid
CESIÓN/ TRANSMISIÓN
EN PARTE CC 53 RLP Ley 15/2007 DC Reg. 316/2014 transferencia Reg. 330/2010 Acuerdos verticales Reg. 1217/2010 I+D Reg. 1218/2010 especialización
LICENCIAS CONTRACTUALES
EN PARTE CC 54 RLP
LICENCIAS PLENO DERECHO
SÍ LP. LICENCIAS CONTRACTUALES
Procedimiento específico
LICENCIAS OBLIGATORIAS
SÍ LP. LICENCIAS CONTRACTUALES
Procedimiento específico
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
• 2.1.- Conceptos – Cesión
– Licencias contractuales. Tipología TABLA 2
• 2.2.- Normativa aplicable y notas características – Arts. 74-80 LP
– Carácter mercantil
– CC: Contrato CV. Contrato de Arrendamiento
– Derecho de la competencia
• 2.3.- Forma y publicidad del contrato – Forma escrita: art. 74.2 LP
– Registro: art. 79 LP. Idea de oponibilidad: art. 79.2 LP • Regla específica para licencias 79.3. Aplicación LCD.
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES TIPOLOGÍA LICENCIAS CONTRACTUALES
TOTAL O PLENA PARCIAL
EXCLUSIVA
NO EXCLUSIVA
EXCLUSIVA ORDINARIA
EXCLUSIVA REFORZADA
LA LICENCIA DE PLENO DERECHO
PRESUNCIONES: ART. 75 LP (ART. 54.4 RLP)
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES • 2.4.- Obligaciones de las partes:
CEDENTE/LICENCIANTE CESIONARIO/LICENCIATARIO
ASISTENCIA TÉCNICA
NO DIVULGACIÓN
PAGO DEL PRECIO ESPECIALIDADES DE RETRIBUCIÓN EN LICENCIA. POSIBILIDADES:
KNOW-HOW
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL LICENCIATARIO - EXPLOTAR LA PATENTE OBJETO DE
LICENCIA - MODO DE REALIZAR LA EXPLOTACIÓN
NO COMPETENCIA
• 2.5.- Responsabilidad del cedente/licenciante:
• 2.5.1.- Responsabilidad por evicción:
– Fundamento: art. 77 LP conexión con CC
– Posible exclusión de la garantía. Excepto caso 77.2 LP
– Hipótesis viables:
A) Evicción del cesionario/licenciatario de la solicitud de la patente
B) Evicción del cesionario/licenciatario de una patente ya concedida
- Alcance de la responsabilidad: 77.3 LP. 1478 CC.
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
• 2.5.2.- Responsabilidad por vicios ocultos
– Fundamento: inejecutabilidad de la invención
• Caracterización
• Conexión con la obligación del art. 76 LP
– Alcance de la responsabilidad:
• La inejecutabilidad como vicio redhibitorio del 1484 CC
• Aplicación de las acciones del 1486 CC
– La inejecutabilidad como causa de nulidad de la patente. Remisión: art. 112.1 b) LP
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
• 2.5.3.- Responsabilidad por daños y perjuicios causados
– Fundamento: art. 78 LP conexión con TRLGCU
– Hipótesis viables:
• Responsabilidad frente a terceros
• Responsabilidad inter partes
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
• 2.6. Licencias de pleno derecho
– Regulación: arts. 81 y 82 LP
– Elementos caracterizadores: invitación y reducción tasas
• Caso específico: remisión art. 80
• Resumen del Procedimiento:
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
OFRECIMIENTO POR EL TITULAR
Efectos: 81.5. 86 No procede: 81.3
NOTIFICACIÓN POR EL INTERESADO ¿Cómo? 82.1
RETIRADA DEL OFRECIMIENTO. Art. 81.2
RÉGIMEN JURÍDICO. BASE: 81.4
UTILIZACIÓN DE LA INVENCIÓN. 82.1, 2
COMPENSACIÓN. 82.3 intervención Registro: fijación y/o
modificación
• 3.1.- Obligación de explotar
– Regulación: arts. 83-85 LP
– ¿Quién, dónde, cómo y cuándo?
– Justificación de la explotación
• Art. 84 LP desarrollado por art. 37 RLP
• 3.2.- Licencias obligatorias
– Regulación “sustantiva”:
• Requisitos: arts. 86-90
• Régimen: arts. 101-107
– Regulación del procedimiento: arts. 91-100
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
• 3.2.1.- Regulación sustantiva: requisitos • Requisitos cumulativos Licencias obligatorias
– 1) Patente no ofertada como licencia pleno derecho – 2) Supuestos previstos en LP: nombrados art. 86; regulados:
a) Falta explotación de la invención patentada (87) Requisito de plazo (83). 3 opciones. Las “Excusas legítimas” (87.2)
b) Necesidad de la exportación (88) Requisitos y finalidad. Forma.
c) Dependencia entre patentes o entre patentes y derechos de obtención vegetal (89)
Primer requisito: 89.1 y 2. Patentes químicas/farmacia 89.3 Segundo requisito: 89.4 Régimen jurídico: titular patente anterior (89.5); contenido (89.6)
d) Motivos de interés público para la concesión (90) Requisito: el interés público: 90.2, I y II. Forma. Regla 90.5 LP
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
• 3.2.1.- Regulación sustantiva: régimen licencias obligatorias
– Normativa supletoria: licencias contractuales. 106 LP
– Licencias No exclusivas: art. 101
– Comprende adiciones: art. 103
– Remuneración adecuada. Regla general: 101.2 • Reducción remuneración por vulneración ppio. Buena fe (102.2)
• Posibilidad modificación remuneración (u otras condiciones) (105)
– Posibilidad cesión: art. 104.1
• No posibilidad de sublicencias: art. 104.2
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
• 3.2.2.- Procedimiento Licencias obligatorias
• a) Fase de mediación: objetivo (91.1)
SOLICITUD DE MEDIACIÓN
RESOLUCIÓN REGISTRO
PLAZO 1 MES
NO ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
COMUNICACIÓN INTERESADOS
NEGOCACIONES PLAZO 2 MESES PRÓRROGABLE
NO ACUERDO
ACUERDO
EFECTOS DEL ACUERDO:
SUSPENSIÓN DE LA ADMISIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
• b) Fase de solicitud de licencia obligatoria ¿Cuándo procede?
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
SOLICITUD DE LICENCIA
OBLIGATORIA
INICIO EXPEDIENTE
TRASLADO A TITULAR
Plazo contestación 1 mes
TRASLADO A SOLICITANTE DE LA
CONTESTACIÓN
NO CONTESTACIÓN POR TITULAR Efecto: 97.2
RESOLUCIÓN OTORGANDO
LICENCIA
RESOLUCIÓN DENEGANDO
LICENCIA
CONTENCIOSO Efectos
CONTENIDO RESOLUCIÓN FAVORABLE 97.3 y 97.4
• 3.3.- Licencias obligatorias del Reg. (CE) 816/2006
• Finalidad del Reglamento: art. 1
– Supuestos en los que procede
– Países importadores habilitados: art. 4
• Régimen específico de esta licencia obligatoria:
– No exclusiva
– Condiciones: art. 10, aptos. 2-9 del Reg. 816/2006
• Procedimiento solicitud y concesión
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
SOLICITUD (ART. 6)
NEGOC. PREVIAS (ART. 9)
DERECHOS TITULARES
(ART. 7)
COMPROBACIÓN AUTORIDAD
COMPETENTE (ART. 8 Y ART. 11)