1

TUGAS KELOMPOK

HUKUM KOMERSIAL

Oleh:

Muthia Rahma Dianti

Wilda

Wina

Case Analysis

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG MEREK

MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS ANDALAS

2016

2

1

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG MEREK

1. Background

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan langkah

maju bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas.

Salah salah satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat

Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya

orang/perusahaan luar negeri (asing), demikian pula masyarakat Indonesia

dapat menjual produk/karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Oleh

karena itu, sudah selayaknyalah produk-produk ataupun karya-karya lainnya

yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan

perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak

sesuai dengan persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi yang telah

disepakati.

Salah satu contoh HKI yang harus dilindungi ialah merek. Merek

merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik

barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar

tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainya memacu

produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya

muncul persaingan tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda

pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan

reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila

dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil

produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-

barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Selanjutnya, dari sisi

konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang

akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja

produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu,

suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan

tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan

harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan

oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang. Perlindungan merek

3

2

secara khusus diperlukan mengingat merek sebagai sarana identifikasi

individual terhadap barang dan jasa merupakan pusat “jiwa” suatu bisnis,

sangat bernilai dilihat dari berbagai aspek.

Dengan demikian, merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia

bisnis. Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa

perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan

ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan

produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan

identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Fungsi

merek tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional

dan internasional.

2. Literature Review

2.1. Pengertian dan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Secara substantif pengertian HaKI dapat dideskripsikan sebagai

hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual

manusia. Karya-karya intelektual tersebud di bidang ilmu pengetahuan,

seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga,

waktu dan bahkan biaya.a danya pengorbanan tersebut menjadikan karya

yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat

ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat

menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya

intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai assets

perusahaan. Dengan demikian, hal ini lahir karena kemampuan intelektual

manusia.

Dalam konvensi World Intellectual property Organization

(WIPO), IPR (HKI) diartikan: Intellectual property right is defined as

”intellectual property shall include the rights relating lo: leterary, artistic

and scientific works, inventions in all fields of human endeavor, scientific

discoveries, industrial designs, trademarks, service makrs, and

commercial names and designations, protection against unfair

4

3

competition and all other rights from intellectual activity in the industrial,

scientific or artistic fields” (Article 2)

Selanjutnya dalam Perjanjian TRIPS/World Trade Organization

dinyatakan: “Intellectual property is defined as “The term intellectual

property” refers to all categories of intellevtual property that are subject

of section 1 through 7 of part II” (Article 1(2)). And…r, copyright and

related rights (Section 1), trademarks (Section 2), geographical

indications (Section 3), industrial designs (Section 4), patents (Section 5),

layout designs of integrated circuits (Section 6), and protection of

undisclosed information (Section 7) are stipulated in the Agreement.

Dengan demikian, HKI adalah segala sesuatu yang diciptakan melalui

kegiatan intelektual seseorang. HKI juga dapat diartikan sebagai hak milik

yang berasal dari kemampuan intelektual yang diekspresikan dalam bentuk

ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, sastra, desain dan sebagainya .

2.2 Pembidangan HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memang sulit didefinisikan. Namun

demikian dari istilah tersebut dapat diketahui bahwa hak tersebut merupakan

hak yang berasal dari kekayaan intelektual seseorang. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa HKI ialah hak milik yang berasal dari kemampuan

intelektual yang di ekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui

berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan

sebagainya. HKI sebagai terjemahan Intellectual Property Rights (IPR),

menurut WIPO (The World Intellectual Property Organization) secara garis

besar meliputi dua cabang yaitu:

1. Hak Cipta (Copyright), dan

2. Hak Atas Kekayaan Industri (Industrial Property Right) yang

terdiri atas:

a.Paten (Patent)

b. Merek (Mark)

5

4

c.Desain Produksi Industri (Industrial Design);

d. Penanggulangan Praktek Persaingaan Curang (Repression of

Unfair Competition Practices).

Selanjutnya, berdasarkan Bab II Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods

(TRIPs), HKI meliputi:

1. Hak Cipta (Copyright) dan Hak-hak yang terkait lainnya;

2. Merek (Mark);

3. Indikasi Geografis (Geographical Indication);

4. Desain Produksi Industri (Industrial Design);

5. Paten (Patent);

6. Rangkaian Elektronika Terpadu (Lay Out Design of Integrated

Circuit);

7. Perlindungan Rahasia Dagang (Undisclosed Information/Trade

Secret);

8. Pengendalian terhadap Praktek Persaingan Curang/tidak sehat

(Repression Unfair Competition Practices).

Di Indonesia, cabang HKI yang diatur dalam perundang-undangan

nasional sampai saat ini adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri,

Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam case ini kami akan membahas secara terperinci mengenai

HaKI tentang merek

2.3 Definisi dan Jenis Merek

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 15 Tahun

2001Tentang Merek diberikan pengertian / batasan tentang

mereksebagai berikut: “Merek adalah tanda yang berupa gambar nama,

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari

6

5

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Dalam pasal 15 TRIPs dikatakan bahwa yang disebut

suatumerek:

Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing

the goods or services of one undertaking from those of

undertaking, shall be capable of constituting a trade mark. Such

signs, in particular words, including personal names, letters,

numerals, figurative elements and combinations of colours as

well any combination of such signs, shall be eligible for

registration as trademarks.

Dari beberapa rumusan pengertian mengenai merek tersebut di

atas,maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk suatu merek,

yaitu:

1. Merupakan suatu tanda.

2. Mempunyai daya pembeda.

3. Digunakan dalam perdagangan.

4. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.

Mengenai jenis-jenis mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka

2 dan angka 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu

terdiri dari:

1. Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan

barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-

jasa sejenis lainnya.

3. Merek Kolektif. BerdasarkanPasal 1 angka 4 Undang-Undang No.

15 Tahun 2001 adalah merek yang digunakan pada barang

7

6

dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan

oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk

membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Walaupun dalam UU Merek digunakan istilah merek dagang dan

merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah

merek barang, karena mereka yang digunakan pada barang dan digunakan

sebagai lawan dari merek jasa.

Semua negara yang mengatur adanya pendaftaran untuk merek

jasa, pada dasarnya akan melandaskan daripada klasifikasi jasa yang

ditetapkan dalam Konvensi Nice, terdiri sebanyak 8 kelas yang meliputi;

1. Kelas 35 : Advertising and Business

2. Kelas 36 : Insurance and Financial

3. Kelas 37 : Construction and Repair

4. Kelas 38 : Communication

5. Kelas 39 : Transportation and Storage

6. Kelas 40 : Material Treatment

7. Kelas 41 : Educational and Entertainment

8. Kelas 42 : Miscellaneous

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas, ada juga

pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk dan wujudnya. Bentuk

atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya

dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka

terdapat beberapa jenis merek, yakni :

1. Merek lukisan (bell mark)

2. Merek kata (word mark)

3. Merek bentuk (form mark) 4. Merek bunyi-bunyian (klank mark) 5. Merek judul (title mark).

2.4 Peraturan yang Mengatur Tentang Merek

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat

dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku ReglementIndustriele

Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo.Stb. 1913 No.

214.

8

7

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus

berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan

itu masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961

ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang

merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada

tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran negara RI No. 290

dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No.

2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua undang-undang ini (RIE 1912 dan UU Merek

1961)mempunyai banyak kesamaan. Perbedaarnya hanya terletak pada

antara lain masa berlakunya merek; yaitu sepuluh tahun menurut UU

Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912; yaitu 20 tahun.

Perbedaan lain, yaitu UU Merek Tahun 1961 mengenal penggolongan

barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan

dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional

tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran Merek di

Nice (Perancis) pada lahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun

1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan

di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam

RIE 1912.

Undang-Undang Merek tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan

selama kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini

dengan berbagai penimbangan harus dicabut dan digantikan oleh

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang "Merek" yang

diundangkan dalam Lembaran Negara RI. Tahun 1992 No. 81 dan

penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490,

pada tanggal 28 Agustus 1992. UU yang disebut terakhir ini berlaku

sejak 1 April 1993.

Adapun alasan dicabutnya UU Merek Tahun 1961 itu adalah

karena UU Merek No. 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan

perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Memang

jika dilihat UU Merek Tahun 1992 ini ternyata memangbanyak

mengalami perubahan-perubahan yang sangat berani jika dibanding

dengan UU Merek No. 21 Tahun 1961. Antara lain adalah mengenai

9

8

sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

Dalam konsiderans UUM 1992 itu dapat dilihat lagi berbagai

alasan tentang pencabutan UU Merek Tahun 1961, yaitu;

1. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan

penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau

jasa.

2. UU Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Alasan lain dapat juga dilihat dalam penjelasan Undang-

Undang Merek Tahun 1992, yang menyatakan :

Pertama, materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961

bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar

Perang Dunia II. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan

kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga,

menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1961 tertinggal jauh. Hal ini semakin

terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan

antarbangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara.

Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antara bangsa

baik dalam kebutuhan, kemampuan maupun kemajuan teknologi

dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai

pasar bagi produk-produk mereka. Kedua, perkembangan norma

dan tatanan niaga itu sendiritelah menimbulkan persoalan baru

yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam undang-

undang ini.

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun1961,

undang-undang ini menunjukkan perbedaan-perbedaan antaralain:

a. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk itu, judul dipilih yang

sederhana tetapi luwes. Berbeda dari undang-undang yang lama, yang

membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi

objek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan

merek jasa sama sekali tidak dijangkau. Dengan pemakaian judul merek

dalam undang-undang ini, maka lingkup merek mencakup baik untuk

10

9

merek dagang maupun jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada

dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah pula tertampung di

dalamnya. Lebih dari itu dapat pula ditampung pengertian merek lainnya

seperti merek kolektif. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang

penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain

seperti certification marks,assosiate marks dan lain-lainnya.

b. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem

konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif.

Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi

mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang

menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan

dalam dunia usaha. Dalam undang-undang ini, penggunaan sistem

konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan

ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap

aspek keadilan nampak antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor

merek di daerah, pembentukan komisi banding merek, dan memberikan

kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri

lainnya akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya

gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa

pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik

merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama

untuk mengajukan keberatan.

c. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib,

pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan

persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif.

Selain itu dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman

permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan

memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan

permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme

semacam ini bukan saja problema yang timbul dari sistem deklaratif dapat

teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya

undang-undang ini mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan

pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara

11

10

tertentu.

d. Sebagai negara yang ikut serta dalam Paris Concention for theProtection

of Industrial Property Tahun 1883, maka undang-undang ini mengatur

pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur

dalam konvensi tersebut.

e. Undang-undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan

lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961.

f. Undang-undang ini mengatur juga tentang sanksi pidana baik untuk tindak

pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Secara lebih rinci hal-hal yang baru dalam Undang-UndangMerek

1992 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tentang pengertian merek yang sudah disebut secara tegas adalah

berbeda dengan pengertian merek menurut Undang-Undang No. 21

Tahun 1961 yang dirancang tegas batasannya dirumuskannya secara

tegas.

2. Disamping itu dalam UU Merek Tahun 1992 diintrodusir tentang sistem

pendaftaran berdasarkan hak prioritas. Sistem ini sama sekali tidak

dikenal dalam Undang-Undang Merek 1961. Hak Prioritas ini diperlukan

karena_tentunya bagi pemilik merek sulit apabila diwajibkan secara

simultan mendaftarkan mereknya di seluruh dunia (Vide pasal 12 dan 13

UU Merek Tahun 1992).

3. Perbedaan lain adalah dalam UU Merek Tahun 1992 adanya sistem

oposisi (opposition proceeding), sedangkan dalam Undang-Undang No.

21 Tahun 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan merek (canselatin

proceeding).

4. Dalam UU Merek Tahun 1992 diintrodusir tentang lisensi.

5. Dalam RUU Merek Tahun 1992 kita jumpai pula tentang merek yang

dikenal (know), tidak dikenal (unknown), dan sangat dikenal (well-

known), (namun hal ini kemudian tidak disebut dalam UU Merek 1992,

dan penulis).

6. Dalam UU Merek dikenal merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif,

dll

12

11

Di samping itu ada lain-lain perubahan yang menarik misalnya cara

pemeriksaan dari permohonan pendaftaran merek yang dilakukan secara

intensif substantif, cara melakukan pengumuman terlebih dahulu sebelum

diterima suatu pendaftaran dengan maksud agar supaya khalayak ramai

(masyarakat umum) dapat mengajukan keberatan terhadap si pemohon

pendaftaran bersangkutan itu (Pasal 14, UUM 1992). Penegasan hak-hak

perdata pemilik yang terdaftar dan ketentuan bahwa tidak ada hak atas merek

selain daripada yang terdaftar (Pasal 3 UUM). Adanya sanksi pidana yang

berat di samping kemungkinan-kemungkinan menuntut ganti kerugian secara

perdata (Pasal 81 UUM 1992 dan seterusnya). Juga soal sistem lisensi yang

diakui secara tegas dan diatur pula pendaftarannya oleh kantor merek (Pasal

44 UUM 1992) dan seterusnya. Kemudian juga permintaan pendaftaran merek

dengan hak prioritas berdasarkan konvensi internasional (Pasal 12 UUM

1992).

Perubahan-perubahan yang demikian, sudah barang tentu akan

membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan hukum hakatas

kekayaan perindustrian, khususnya hukum merek yang selama bertahun-tahun

menguasai pangsa hukum merek di Indonesia.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat lebih merangsang

investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia

telah memiliki kepastian hukum dalam pendaftaran mereknya, di samping

adanya ancaman pidana yang berat dan terbukunya peluang untuk tuntutan

ganti rugi secara perdata.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diakhirilah era berlakunya

UU Merek Tahun 1961 untuk kemudian memasuki era UU Merek Tahun

1992.

Selanjutnya Tahun 1997 UU Merek Tahun 1992 tersebut juqa

diperbaharui lagi dengan UU No. 14 Tahun 1997. Dan pada saat ini tahun

2001 UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun

1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dan sebagai gantinya kini adalah

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Adapun alasan diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

dapat dilihat pada uraian penjelasan umum dari Undang-Undang ini. Begitu

juga mengenai perbedaan undang-undang ini dengan Undang-undang Merek

13

12

lama dapat dilihat dalam penjelasan umumnya sebagai berikut;

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini

dibandingkan dengan undang-undang merek lama antara lain menyangkut

proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan

substantive dilakukan setelah permohonandinyatakan memenuhi syarat secara

administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan serelah selesainya

masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini

dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut

disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk

mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk

didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 bulan,

lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang

Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara

keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam undang-undang ini diatur

bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan

yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu tiga bulan

setelah berakhirnya hak prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti

permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang

merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat

membantu pemohon untuk mengetahui lebih lanjut alasan penolakan,

permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa

permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam

undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu

tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan

geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari

kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang

dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dan kegiatan

perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan

peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa

14

13

merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu,

harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa

merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan

khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual

lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam undang-

undang inipun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu

dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya

guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan

kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam undang-

undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian

sengketa.

Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturan merek dalam

satu naskah (single text) sehingga lebih memudahkan masyarakat

menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam undang-undang

merek lama, yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali dalam

undang-undang ini.

2.5 Kriteria Merek Yang Dapat Diberi Perlindungan Sebagai Merek

Terdaftar

Suatu merek yang dapat didaftar harus memiliki daya pembeda dan

diperginakan dalam perdagangan barang/jasa, dan dapat berupa:

gambar, seperti lukisan burung garuda pada logo Garuda Indonesia

atau gambar kelinci pada logo Dua Kelinci;

kata, seperti Google, Toyota, atau Mandiri;

nama, seperti Tommy Hilfiger atau Salvatore Ferragamo; 

frasa, seperti Sinar Jaya atau Air Mancur;

kalimat, seperti Building for a Better Future atau Terus Terang Philip

Terang Terus;

huruf, seperti huruf "F" pada logo Facebook atau huruf "K" pada logo

Circle-K;

huruf-huruf, seperti IBM atau DKNY;

15

14

angka, seperti angka "7" pada logo Seven Eleven atau angka "3" pada

logo provider GSM Three;

angka-angka, seperti merek rokok 555 atau merek wewangian 4711;

susunan warna, seperti pada logo Pepsi atau Pertamina;

kombinasi dari unsur-unsur tersebut

Suatu Merek tidak dapat didaftar apabila:

pendaftarannya dilandasi dengan itikad buruk. Katakanlah seorang

pengusaha ayam goreng mendaftarkan merek CIPUTAT FRIED

CHICKEN di kelas dan jenis barang-barang hasil olahan daging ayam.

Jika ada pengusaha lain yang mencoba mendaftarkan merek yang

sama untuk kelas dan jenis jasa restoran dengan niatan untuk

menghalangi pengusaha pertama, maka pendaftaran ke dua bisa

dianggap dengan itikad tidak baik dan dengan demikian semestinya

tidak dapat didaftar;

bertentangan dengan perundang-undangan, moralitas agama,

kesusilaan atau ketertiban umum. Salah satu contohnya adalah merek

Buddha Bar yang kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan

dengan agama;

tidak memiliki daya pembeda, misalnya tanda tanya "?" atau huruf

balok tunggal "K" dalam perwujudan yang biasa/lazim. Namun tanda

tanya "?" yang diberi ornamen seperti pada logo Guess, atau huruf

tunggal "K" yang ditampilkan dalam tata artistik tertentu seperti pada

logo Circle-K, bisa didaftar;

telah menjadi milik umum, seperti tanda tengkorak bajak laut atau

palang seperti pada palang merah. Namun jika diberi ornamen

tambahan seperti tengkorak pada logo Skullcandy atau palang pada

logo Swiss Army, bisa didaftar;

menerangkan barang/jasanya itu sendiri. Apple tidak dapat didaftarkan

sebagai merek untuk buah-buahan, tapi bisa didaftar untuk merek

produk elektronik.

16

15

Selain itu pendaftaran suatu merek juga harus ditolak oleh DJHKI jika merek

yang akan didaftar mempunyai persamaan baik keseluruhan maupun pada

pokoknya dengan: 

merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa yang sejenis. Ketika

A sudah memiliki merek terdaftar GEULIS untuk jenis barang pakaian

jadi, pendaftaran GEULIS, GEULEES, atau GAULIES oleh B pada

jenis barang pakaian jadi akan ditolak;

merek terkenal milik pihak lain. Kriteria baku merek terkenal

sebenarnya belum diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah.

Biasanya penentuan apakah suatu merek dapat dianggap terkenal atau

tidak dilihat dari adanya pendaftaran di sejumlah negara; atau

Indikasi geografis yang sudah dikenal. Kintamani misalnya, tidak

dapat didaftar sebagai merek untuk kopi, karena sudah ada indikasi

geografis Kopi Kintamani. Demikian pula Parmigiana Reggiano

untuk keju dan olahan susu, atau Champagne untuk minuman

beralkohol;

Di samping itu pendaftaran juga harus ditolak jika merek:

merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama

badan hukum milik orang lain kecuali sudah ada persetujuan;

merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,

bendera, lambang, simbol, atau emblem negara, lembaga nasional,

atau lembaga internasional kecuali sudah ada persetujuan; atau

merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap atau stempel resmi yang

digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali sudah ada

persetujuan tertulis.

2.6 Orang Yang Berhak Mendaftarkan Merek

Satu konsep yang harus dipahami dalam sistem perlindungan merek -

khususnya yang berlaku di Indonesia - adalah bahwa sejatinya istilah yang

tepat bukanlah "pemilik merek", melainkan "pemilik/pemegang hak atas

merek terdaftar", karena sang pemilik hak tersebut memperoleh haknya

melalui klaimnya dalam bentuk pendaftaran ke DJHKI. Suatu merek bebas

17

16

dipergunakan - bukan dimiliki - oleh siapa saja, sampai ada orang yang

mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran.   

Prinsip first to file yang dianut dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia

membuat siapapun - baik perorangan maupun badan hukum - yang pertama

kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu,

dianggap sebagai pemilik hak  atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan

jenis barang/jasa tersebut. 

Ini didukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh si

pemohon pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan

permohonan, di mana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik

hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas

merek yang dimaksud.

Klaim ini tidak berlaku mutlak karena bisa ditentang melalui gugatan

pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut seharusnya

tidak didaftar - termasuk karena itikad tidak baik, atau pendaftarannya

semestinya ditolak. Gugatan penghapusan merek juga bisa diajukan manakala

si pemegang hak merek tidak mempergunakan merek tersebut pada

perdagangan barang/jasa sebagaimana terdaftar selama tiga tahun berturut-

turut, sehingga merek tersebut bisa kembali bebas dipakai oleh siapa saja.

2.7 Waktu Pendaftaran SUATU MEREK

Tidak seperti Paten atau Hak Cipta, dalam Merek baik "kebaruan

(novelty)" ataupun "keaslian (originality)". Dengan demikian suatu merek

yang sudah dipergunakan secara luas selama bertahun-tahun tetap masih bisa

didaftar. Dengan demikian urgensi pendaftaran merek bisa dikatakan tidak

setinggi pendaftaran paten dari sisi time sensitivity.

Namun bukan berarti pendaftaran merek tidak time-sensitive sama sekali.

Merek juga menganut prinsip first to file, sehingga kelalaian seseorang untuk

mendaftarkan suatu merek untuk barang/jasa yang ia perdagangkan bisa

berakibat ia keduluan oleh orang lain mendaftarkan merek yang sama/mirip

untuk barang/jasa sejenis, sehingga ia bisa kehilangan hak untuk

mempergunakan mereknya sendiri yang sudah ia pergunakan lebih dahulu.

18

17

2.8 DIMANAKAH PERLINDUNGAN MEREK BERLAKU

Merek menganut prinsip teritorial, yang artinya perlindungan merek hanya

berlaku di negara di mana permohonan paten diajukan dan diberi. Untuk

memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka sang

inventor harus mengajukan permohonan merek di Indonesia, dalam hal ini ke

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).  Di sisi lain merek

yang hanya didaftar di Indonesia, tidak memiliki perlindungan di negara lain.

Untuk mendaftarkan merek di luar negeri, pemohon harus mendaftarkan

merek tersebut sendiri-sendiri di masing-masing negara yang dikehendaki,

dengan menunjuk Konsultan HKI Terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi

negara tersebut, untuk menjadi Kuasa permohonan. Dalam kurun waktu 6

bulan sejak Tanggal Penerimaan pertama kali di Indonesia, pemohon bisa

mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek yang sama untuk

barang/jasa sejenis di negara lain yang sama-sama menjadi anggota Konvensi

Paris dan mendapatkan Tanggal Penerimaan yang sama dengan Tanggal

Penerimaan di Indonesia dengan menggunakan Hak Prioritas.

Beberapa wilayah sudah menerapkan sistem pendaftaran merek terpusat,

seperti Benelux (Belanda, Belgia dan Luksemburg) di mana merek yang

didaftar di sana akan terdaftar sekaligus di ketiga negara. Uni Eropa melalui

sistem OHIM juga menerapkan sistem serupa untuk sekitar 22 negara Eropa.

Hanya saja jika pada masa pemeriksaan merek yang didaftar tertolak di satu

negara, maka akan berpengaruh pada seluruh permohonan, sehingga masih

banyak pemohon yang lebih memilih untuk mendaftar sendiri-sendiri di setiap

negara.

Indonesia menurut rencana akan segera meratifikasi Protocol to the Madrid

Agreement on the International Registration of Marks, yang akan

memungkinkan pemohon asal Indonesia untuk mengajukan pendaftaran

merek tunggal secara terpusat, untuk kemudian diproses di seluruh negara

anggota Protokol Madrid yang dikehendaki oleh si Pemohon.

19

18

2.9 Tatacara Dan Prosedur Untuk Memperoleh Hak Paten

Sebelum mengajukan permohonan merek, sangat disarankan agar

calon pemohon terlebih dahulu melaksanakan penelusuran (search) pada

database merek DJHKI, untuk memperoleh gambaran apakah sudah ada

merek yang terdaftar atau lebih dahulu diproses pendaftarannya milik pihak

lain, yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada

pokoknya, dengan merek milik calon pemohon.

Jika dari hasil penelusuran diyakini bahwa resiko merek akan tertolak oleh

20

19

merek yang lebih dahulu didaftar milik pihak lain tidak terlalu

mengkhawatirkan, maka pemohon disarankan untuk segera mengajukan

pendaftaran merek yang dimaksud.

Dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan untuk

mendapatkan Tanggal Penerimaan adalah:

Formulir Pendaftaran Merek yang dibuat rangkap empat, telah diisi

lengkap dan ditanda-tangani oleh Pemohon atau Kuasanya;

Kelas dan jenis barang/jasa. Satu permohonan merek untuk satu merek

di satu kelas, namun tidak terbatas jumlah jenis barang/jasanya. Kelas

dan jenis barang tidak dapat diganti ataupun ditambah setelah

mendapat Tanggal Penerimaan, namun untuk jenis barang dapat

dikurangi.

Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk setiap 10

jenis barang;

Contoh etiket merek sebanyak 20 lembar;

Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon bahwa ia

memang memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut

dan akan menggunakan merek yang didaftarkan dalam perdagangan

barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftar;

Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;

Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika Pemohon perorangan;

Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika

Pemohon adalah Badan Hukum;

Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika Pemohon adalah Badan Hukum;

dan

Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama Pemohon

Badan Hukum untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat

Kuasa.

Paling lambat 30 hari setelah Tanggal Penerimaan, permohonan akan

memasuki tahap Pemeriksaan Substantif yang akan berlangsung dalam waktu

selama-lamanya 9 bulan. Dalam tahapan ini Pemeriksa Merek ini akan

memeriksa merek yang didaftar terkait hal-hal yang dapat mengakibatkan

21

20

merek tidak dapat didaftar ataupun pendaftaran harus ditolak. Jika Pemeriksa

menemui hal-hal yang memberatkan dalam tahapan ini, DJHKI akan

menyurati Pemohon atau Kuasanya dan memberikan kesempatan untuk

memberikan tanggapan.

Pada akhir masa Pemeriksaan Substantif, Pemeriksa akan memutuskan

apakah merek yang diajukan disetujui untuk didaftar atau ditolak. Dalam

waktu 10 hari dari sejak disetujui untuk didaftar, merek tersebut akan

diumumkan di Berita Resmi Merek. Masa Pengumuman akan berlangsung

selama 3 bulan, di mana selama masa tersebut anggota masyarakat dapat

mengajukan keberatan jika merasa merek tersebut tidak dapat didaftar atau

harus ditolak pendaftarannya. Untuk menanggapi keberatan yang masuk,

pemohon dapat mengajukan sanggahan, dan baik keberatan maupun

sanggahan akan dijadikan bahan bagi DJHKI untuk melakukan pemeriksaan

ulang, yang akan berlangsung selama 2 bulan setelah masa pengumuman

berakhir.

Jika masa pengumuman berakhir tanpa keberatan, ataupun keberatan ternyata

tidak diterima oleh DJHKI, maka merek akan segera didaftar dalam Daftar

Umum Merek dan DJHKI akan segera menerbitkan Sertifikat Hak Merek.

2.10 Waktu & Biaya

Dari uraian sebelumnya, satu permohonan dari mulai penerimaan

hingga pendaftaran merek bisa memakan waktu sekitar 12 bulan. Sebagai

ilustrasi, jika seseorang mengajukan permohonan paten dan memperoleh

Tanggal Penerimaan 1 Oktober 2014, maka permohonan tersebut baru akan

memasuki tahap pemeriksaan substantif pada 1 Nopember 2014 hingga paling

lambat 1 Agustus 2015. Jika merek disetujui untuk didaftar, pada tanggal 10

Agustus 2015 merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek hingga 10

November 2015, dan jika tidak ada keberatan maka setelah tanggal tersebut

DJHKI akan segera menerbitkan Sertifikat Merek. 

Namun pada prakteknya hingga saat ini tumpukan jumlah permohonan merek

yang masuk ke DJHKI, yang mencapai puluhan ribu permohonan per tahun,

membuat DJHKI masih kesulitan memenuhi jangka waktu tersebut. Secara

umum, biasanya satu permohonan saat ini akan memakan waktu antara 18-24

22

21

bulan sampai terbitnya Sertifikat.

Pemohon tidak dapat mengambil tindakan hukum apapun terhadap pihak lain

yang menggunakan merek tanpa ijin selama Sertifikat Merek belum terbit,

namun Merek didaftar Pemegang Hak Merek dapat menuntut ganti kerugian

atas pelanggaran merek yang dilakukan sebelum pendaftaran. Dalam ilustrasi

di atas, jika ada pihak lain yang menggunakan merek tanpa ijin sejak 1 Januari

2015 hingga setelah merek didaftar, maka Pemegang Hak Merek bisa

menuntut ganti rugi yang dihitung sejak 1 Januari 2015.

Komponen Biaya Permohonan Paten adalah :

Biaya Permohonan sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap satu merek di satu

kelas dengan 10 jenis barang/jasa;

Setiap kelipatan 10 jenis barang/jasa akan dikenai biaya Rp.

1.000.000,00 per permohonan.

Tentunya komponen biaya ini belum termasuk biaya jasa profesional apabila

permohonan diajukan melalui Konsultan HKI Terdaftar. 

2.11 Perpanjangan Merek

Masa perlindungan Hak Merek berlaku selama 10 tahun sejak Tanggal

Penerimaan. Jika Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran suatu merek

adalah 1 Oktober 2014, maka perlindungannya akan berlaku hingga 1 Oktober

2024.

Masa perlindungan Hak Merek dapat diperpanjang setiap 10 tahun secara

terus menerus. Pemegang Hak Merek sudah dapat mengajukan permohonan

perpanjangan merek dari sejak setahun sebelum berakhirnya masa

perlindungan merek. Dalam contoh di atas, pemegang hak merek sudah dapat

mengajukan permohonan perpanjangan sejal 1 Oktober 2023.

Syarat mengajukan permohonan perpanjangan merek adalah:

mengisi formulir permohonan perpanjangan merekyang dibuat

rangkap empat, diisi lengkap dan ditanda-tangani oleh pemohon atau

kuasanya;

23

22

Membayar biaya perpanjangan sebesar Rp. 2.000.000,00;

Fotokopi Sertiifikat Merek yang akan diperpanjang;

Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon bahwa ia

memang memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan merek

tersebut dan tetap akan menggunakan merek yang diperpanjang dalam

perdagangan barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftar;

Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;

Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika Pemohon perorangan;

Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika

Pemohon adalah Badan Hukum;

Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika Pemohon adalah Badan Hukum;

dan

Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama Pemohon Badan

Hukum untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.

2.13 Sistem Pendaftaran Hak Merek

Sistem pendaftaran hakmerek di Indonesia adalah sistem dalam

pengertian prosedur, yaitu prosedur untuk mendapatkan hak atas merek. Hak

Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek

yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu

menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada sesorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan

(Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa hak merek diperoleh melalui

prosedur pendaftaran. Jadi disini ditekankan bahwa hak atas merek tercipta

karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama.

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem

deklaratif dan sistem konstitutif. Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001

dalam pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-

Undang Merek sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 dan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Hal ini adalah perubahan yang

mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yang semula menganut

24

23

sistem pendaftarandeklaratif (Undang-Undang No. 21 Tahun 1961).

Dalam sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang

berhak atas merek. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas

pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang

dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan.

Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif, yang

mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang

secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak ekslusif atas

sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (required by

registration).

Penggunaan sistem konstitutif di Indonesia dimulai pada tanggal 1992

dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sistem tersebut

diambil dari Konvensi Stockholm 1967, yang diratifikasi oleh Indonesia pada

20 Desember 1979. Tujuan penggunaan sistem konstitutif ini, yaitu untuk

memperkecil timbulnya perselisihan atas merek antara pemakai merek yang

tidak terdaftar dan pemilik merek yang sudah terdaftar. Hal tersebut

disebabkan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan

sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan

hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang

menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam

dunia usaha.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Tinjauan Merek Secara Umum dan

Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-UndangNo. 19 Tahun 1992,

menguraikan lebih lanjut keunggulan sistemkonstitutif, yaitu;

Lain hal sistem konstitutif. Tidak menimbulkan kericuhan untuk

menentukan siapa pemegang hak yang paling utama apabila timbul

sengketa. Lebih mudah mencari penyelesaian. Ketentuan “wajib

daftar” yang dibarengi dengan prinsip "pendaftar pertama" (the first to

the file) dan doktrin "yang utama pendaftar pertama" (prior Infilling)

atau "prior intempore, mellor in jure", sangat potensial

mengkondisikan :

1. Kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik

merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa

yang lebih dulu memperoleh "lining date" atau terdaftar dalam

25

24

DUM.

2. Kepastisn hukum pembuktian karena hanya didasarkan pada fakta

pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama, dan alat

bukti yang seperti itu bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat

yang berwenang untuk itu diyakini KM Pembuktian terhindar dari

pemalsuan dan kelicikan.

3. Dengan demikian, untuk mewujudkan dugaan hukum siapa

pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi

antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan

hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama.

4. Oleh karena landasan menentukan siapa pemegang merek yang

paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan

pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat otentik, maka

untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding

dengan sistem deklaratif. Hal ini berdampak positif atas

penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana,

cepat, dan biaya ringan.

Hak merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah lebih banyak membawa

kepastian. Jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarakan sesuatu

merek dan mengenai hal ini dia diberikan suatu sertifikat merek yang

merupakan bukti daripada hak miliknya atas sesuatu merek (Pasal 27 Undang-

Undang Merek 2001). Dengan begitu orang lain tidak dapat

mempergunakannya dan orang lain tida berhak untuk memakai merek yang

sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini

memberikan lebih banyak kepastian.

2.14 PENYELESAIAN SENGKETA

Gugatan atas Pelanggaran Merek

(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain

yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

26

25

a. gugatan ganti rugi, dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan

dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan

Niaga.

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dapat diajukan oleh

penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama

dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang

lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku

penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan

produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang

menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

(2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan

Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan

barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Kasasi

(1) Permohonan kasasidiajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah

tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan

kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus

gugatan tersebut.

(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang

bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima

tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan

tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada

panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi

didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

27

26

(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling

lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera

paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori

kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib

menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2

(dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan

kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari

setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60

(enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh

Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90

(sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh

Mahkamah Agung.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan

tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi

kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas

permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2

(dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

28

27

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama

Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau

Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta

hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara

tentang:

a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak

Merek;

b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada

Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;

b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya

pelanggaran Merek;

c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta,

dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;

d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran

Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan

e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85

telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak

yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut

untuk didengar keterangannya.

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan

sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus

memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan

29

28

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Dalam hal penetapan sementara:

a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada

pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan

sebagaimana dimaksud Pasal 76;

b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan

kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya

penetapan sementara tersebut.

PENYIDIKAN

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Merek.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Merek;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada

huruf a;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya

yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang

bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

30

29

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti

dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang Merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat

ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama

pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama

pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau

jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama

pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang

yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana

31

30

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama

pada pokoknya dengan indikasi-geografis (3) milik pihak lain untuk barang

yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan

hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa

barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi

berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang

dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat

memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal

jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau

patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan

Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92,

Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

32

31

3. Contoh Kasus

Sengketa Sony

Di Indonesia, Sony Corporation, perusahaan elektronik raksasa asal Jepang,

pernah bersengketa dengan seorang blogger yang juga memiliki nama Sony

AK pada tahun 2010 silam. Nama situs blog buatan Sony AK, www.sony-

ak.com, dinilai mirip dengan domain milik Sony Corporation.

Sony AK bersikukuh untuk terus menggunakan nama domainnya. Alasannya,

ia telah mengembangkan domain tersebut cukup lama. Penggunaan nama

domain tersebut juga dilakukan semata-mata karena sesuai dengan singkatan

namanya sendiri.

Sony AK juga tidak mengomersialkan layanan di situsnya itu. Bahkan, di

salah satu bagian situs, Sony AK menuliskan bahwa situs ini tidak ada

hubungan sama sekali dengan Sony Corporation.

Permasalahan antara Sony Corp vs Sony AK ini akhirnya diselesaikan secara

kekeluargaan. Ditengahi oleh pihak Sony Indonesia, Sony Jepang bertemu

langsung dengan pihak Sony AK untuk penyelesaian masalah ini.

Dalam pertemuan ini, semua masalah diluruskan dan pihak Sony Jepang

akhirnya meminta maaf atas somasi yang diberikan. Dengan

ditandatanganinya sebuah kesepakatan antara Sony AK dengan Sony Corp

Jepang, layangan somasi akhirnya dicabut.

Sengketa Merek : Toyota Menangkan Perkara Merek Lexus Lawan

Pengusaha Lokal

Perusahaan otomotif asal Jepang, Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota

Motor Corporation), memenangkan perkara pembatalan merek Lexus HPS

102 milik penguasa lokal Stanley Ang. Majelis hakim menyatakan bahwa kata

Lexus adalah bagian esensial dari merek dagang milik Toyota dan telah

33

32

didaftarkan terlebih dahulu. Merek Lexus dengan logo L milik penggugat

didaftarkan pada 1992 dan diperbarui pada 2002.

Sementara itu, merek Lexus HPS 102 yang digunakan untuk melindungi kelas

barang 06 berupa pelat seng untuk percetakan maupun lembaran besi dan

kawat besi didaftarakan pada 25 Oktober 2011.

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ujar ketua majelis

hakim Sutoto Adiputro. Putusan itu juga berisi perintah kepada Direktorat

Merek agar menghapus merek Lexus HPS 102 dari daftar umum merek.

Dalam perkara No. 52/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim juga menyatakan

bahwa Toyota adalah pemegang hak ekslusif di Indonesia atas merek Lexus

dan logo L.

Merek dagang Lexus dengan logo L milik Toyota sama-sama terdaftar pada

kelas barang 06 yang digunakan untuk melindungi jenis barang gantungan

kunci, cincin untuk kunci, bandul/ hiasan pada gantungan kunci, timah;

kaleng timah.

Dasar majelis hakim adalah UU Merek No. 15 tahun 2001 Pasal 6 (1) huruf a

yang menyebut permohonan sertifikat merek tidak dapat dilakukan apabila

merek tersebut “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk

barang dan/atau jasa yang sejenis.”

Hakim menyatakan merek milik tergugat mendompleng dan mendapat

keuntungan atas merek penggugat. Akibat kesamaan itu, konsumen mengira

produk tergugat berasal dari penggugat.

Sidang pembacaan putusan ini tidak dihadiri kuasa hukum tergugat.

Pengadilan akan mengirim pemberitahuan dan tergugat memiliki waktu 14

hari untuk mengajukan kasasi. Jika dalam kurun waktu itu tidak mengambil

langkah hukum maka putusan pengadilan niaga telah inkrah.

34

33

Gugatan pembatalan merek yang diajukan Toyota di PN Jakarta Pusat ini

bukan satu-satunya. Pada April 2012, perusahaan asal Jepang tersebut berhasil

membatalkan merek Toyoko milik pengusaha lokal Tjong Lie Jun.

Toyota juga telah memenangi perkara pembatalan merek Lexus milik Budi

dan Lexus milik PT Lexus Daya Utama. Pada perkara lawan Lexus Daya

Utama, Toyota sebelumnya kalah di pengadilan niaga, tetapi menang di

Mahkamah Agung dan dinyatakan sebagai merek terkenal.

IV. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek diberikan

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 yang meliputi pemberian hak atas merek, dan kepada

pemegang merek dapat menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara

pidana maupun perdata.

Upaya pemerintah melakukan perlindungan terhadap pemilik hak

merek sudah sangat ketat dengan melalui beberapa tahap proses penyeleksian

terhadap pendaftaran merek dan itu dibuktikannya dengan beberapa undang-

undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia yang selalu di

perbaharui seiring perkembangan dan semakin maraknya persaingan di dunia

perdagangan baik nasional maupun internasional. Sehingga dengan adanya

beberapa regulasi tersebut dapat menekan berbagai macam tindak kejahatan

dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek.

Keuntungan dari merek yang terdaftar, yaitu apabila terjadi

pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain adalah dapat melakukan

gugatan pidana dan perdata. Gugatan ini ditujukan Pengadilan Niaga. Selain

itu pemegang merek dapat juga menggunakan jalur arbitrase atau alternatif

penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa disini, bisa negosiasi,

mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

35

34

DAFTAR PUSTAKA

Anonim . 1997. Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994). GENEVA : WIPO.

M. Yahya Harahap. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Bandung: Citra Aditya Bakti.